现有设计“转用”的判定

2021-11-24张琦

专利代理 2021年3期

张琦

在判断外观设计是否符合《专利法》第23条第1款和第2款的授权条件时，一般限于将涉案外观设计与相同或相近种类产品的现有设计进行单独对比或组合对比。但现有设计的“转用”可以突破产品类别的限制，其中，是否存在转用启示是问题的关键。

笔者通过检索发现，使用“转用”作为外观设计专利权无效宣告的理由的案例较少。本文将通过介绍“转用”的相关案例，厘清“转用”适用的相关规则，希望明晰外观设计专利权无效中“转用”的判定思路。

一、《专利审查指南2010》对“转用”的相关规定

现有设计的转用是《专利审查指南2010》新增的内容，规定在根据《专利法》第23条第2款“明显区别”的审查项下。“转用，是指将产品的外观设计应用于其他种类的产品。模仿自然物、自然景象以及将无产品载体的单纯形状、图案、色彩或者其结合应用到产品的外观设计中，也属于转用。”

在判断是否具有明显区别时，“转用”不仅可以在外观设计的单独对比时运用，还可以应用于组合对比的情形；且可以考虑“在相同或相近种类产品的现有设计中”存在转用手法的启示。“例如现有设计是将篮球造型转用为座椅设计，涉案专利是将键盘按键造型转用为座椅设计，不能视为现有设计给出了启示。因为篮球和键盘的按键不是相同或相近种类产品。但是，如果现有设计是将篮球造型转用为座椅设计，涉案专利是将橄榄球造型转用为座椅设计，则这情形就应视为已有现有设计的启示了。”《专利审查指南2010》列出了明显存在转用手法的启示的四种情形。

《专利审查指南2010》还新规定了“转用”的判断方法，其本意是为了明确设计手法启示（包括转用手法的启示）的重要性。该条款规定了通常可以按照的判断步骤，是先将涉案专利与现有设计／设计特征进行对比，然后再判断是否存在转用手法的启示。

二、转用启示的认定

根据《专利审查指南2010》第四部分第五章判断主体的规定，某种类外观设计产品的一般消费者应当对相同种类或相近种类产品的转用等常用设计方法有常识性的了解。《专利审查指南2010》所列出的明显存在转用手法的启示的四种情形，即表明这些情形属于一般消费者的知识水平和认知能力的范围。其中，前三种情形是非产品类设计的转用，满足前三种情形下的非产品类设计具有转用为任何类别产品的外观设计的启示；第四种情形是指，在不同种类产品设计之间进行转用时，任何种类的产品都具有转用得到玩具、装饰品、食品类产品的外观设计的启示。

若不属于上述默认的具有转用启示的情形，则需要举证证明存在转用启示。对于是否存在转用启示，法院认为“需要考虑行业的常见做法，即两类产品之间是否经常存在设计转用的情形，或者某类产品是否存在使用其他非产品类在先设计的常见做法。”①参见最高人民法院（2019）最高法知行终226号行政判决书。其中，“行业的常规做法”“经常存在设计转用情形”似乎表明，需要达到行业内经常转用的程度，成为行业的常规做法，才具有转用启示。该标准较为严格，与国家知识产权局认定转用启示所持的标准不同，下文将详述之。

（一）几何形状

明显具有转用启示的第一种情形为“单纯采用基本几何形状或者对其仅作细微变化得到的外观设计”。还有类似规定在《专利审查指南2010》第一部分第三章7.4不授予外观设计专利权的情形 “（9）仅以在其产品所属领域内司空见惯的几何形状和图案构成的外观设计”。两者相比，后者还限定了“产品所属领域”。对于“基本几何形状”，例如长方形、正方形、圆形、椭圆形、长方体、正方体、圆柱体等，鉴于明显具有转用的启示，应当是不限定产品类型及所属领域的，而对于其他的几何形状，是否属于产品所属领域内“司空见惯”，则需具体判断。

（二）自然物、自然景象

明显具有转用启示的第二种情形为“单纯模仿自然物、自然景象的原有形态得到的外观设计”。还有类似规定在《专利审查指南2010》第一部分第三章7.4不授予外观设计专利权的情形包括“（7）以自然物原有形状、图案、色彩作为主体的设计，通常指两种情形，一种是自然物本身；一种是自然物仿真设计”。其中，“自然物仿真设计”与明显具有转用启示的“单纯模仿自然物、自然景象的原有形态”相对应。

例如，在“酒瓶（石榴形）”外观设计专利无效案中，一审法院和无效审查决定均认为，涉案专利属于对自然界石榴的转用，瓶盖部分与自然界的石榴相比相对于整体而言属于局部细微变化。②参见国家知识产权局第31684号专利权无效宣告审查决定书、北京知识产权法院（2017）京73行初4360号行政判决书。如表1所示：

表1 CN201430025290.6外观设计专利与现有设计对比表

若未完全模仿自然物原有形态或者对自然物原有形态进行了局部或整体改进的设计，有别于完全模仿自然物原有形态的产品的外观设计，则不属于“自然物仿真设计”。

例如，在“套盘（苹果）”外观设计专利无效案中，“涉案专利包含了五个盘子与一个盖子，收纳时可将其上下叠置形成类似苹果状的回转体，……除第一层为盖子外，其余五层为不同大小的圆形浅盘，每层之间具有分割线，每层色彩及色彩明度各异，形成六条圈状图案”。③参见国家知识产权局第31672号专利权无效宣告审查决定书。如图1所示：

图1 CN201330309109.X外观设计专利视图

无效审查决定认为：虽然涉案专利组合后的整体形状类似自然物苹果的形状，但涉案专利规整的造型、表面的分割线和圈状图案与自然界中生长而成的苹果有明显差异；最主要的是，“涉案专利不是简单地把一容器设计为苹果的形状，而是将使用时分散摆放、彼此独立的盘子在收纳时整合为视觉上具有整体感的造型，这是涉案专利外观设计的特点，这种对分散组件进行整合的设计并不是对自然物的简单模仿”。④芮松艳. 外观设计法律制度体系化研究[M]. 知识产权出版社，2017年：258.

再如，在“猫爬架”外观设计专利无效案中，“涉案专利的产品为仙人掌造型，由位于中间的主干和两个呈L形的侧枝和位于底部的底座组成，两个侧枝呈一高一低分别呈直角设置在主干两侧，主干和两侧枝高低错落排列，主干高度最高，较大侧枝与主干连接位置较低，较小侧枝与主干连接位置较高，侧枝与主干连接处有装饰物，主干和侧枝表面为横向线绕表面，主干位于底座上，底座为三层圆台堆叠的形状”。⑤参见国家知识产权局第43990号专利权无效宣告审查决定书。如表2所示：

表2 CN201830090234.9外观设计专利与现有设计对比表

无效审查决定认为：首先虽然涉案专利的整体形状类似自然物巨人柱仙人掌的形状，但其主干和侧枝以及整体造型与巨人柱仙人掌在形状上存在一定差异，其主干和侧枝的表面设计特征（横向线绕表面）、连接处的装饰物以及主干下部的底座也是自然物巨人柱仙人掌所不具有的，综上，涉案专利的设计并不是对自然物的简单模仿。⑥尹新天. 中国专利法详解[M]. 知识产权出版社，2011:290-295.

（三）著名建筑物、著名作品

明显具有转用启示的第三种情形为“单纯模仿著名建筑物、著名作品的全部或者部分形状、图案、色彩得到的外观设计”。该种情形限定为“著名”建筑物或作品，但如何认定“著名”，还有待进一步澄清。对于非著名作品，则不属于该种情形。

例如在“烟灰缸”外观设计专利无效案中，无效审查决定认为：该专利烟灰缸整体造型与鸟巢型国家体育馆十分近似，该专利实际上是将众所周知且著名的建筑物——奥运主场馆的鸟巢的外观设计用于其烟灰缸上，其显然属于仿造行为，无实质性创新内容。⑦参见国家知识产权局第WX16730号专利权无效宣告审查决定书。如表3所示：

表3 CN200830177984.6外观设计专利与现有设计对比表

（四）不同种类产品之间的转用

明显具有转用启示的第三种情形为“由其他种类产品的外观设计转用得到的玩具、装饰品、食品类产品的外观设计”。据此，玩具、装饰品、食品类产品的外观设计可以由任何其他种类产品的外观设计转用得到，不受产品类别的限制。除这三类产品外，其他种类的产品之间的转用需要举证证明两类产品之间存在设计转用的情形。

1. 玩具、装饰品、食品类产品种类的认定

如前所述，转用的启示不仅包括在相同种类产品，还可以在相近种类产品中去寻找。据此，不受产品类别限制转用得到的玩具、装饰品、食品类产品，不仅包括玩具、装饰品、食品的产品种类，还包括与其相近的产品种类（用途相近）。

例如，在“跳绳把手（萝卜）”外观设计专利无效案中，无效审查决定认为：“涉案专利的跳绳把手属于游戏玩具和体育用品类产品，证据1的笔属于文具类产品，证据1产品与涉案专利用途不同，不属于相同或相近种类的产品。但根据《专利审查指南2010》的规定，由其他种类的产品外观设计转用得到玩具类的产品外观设计属明显存在转用手法启示的情形，因此将笔类产品形状转用于游戏玩具属于明显具有启示的情形……。”⑧参见国家知识产权局第43726号专利权无效宣告审查决定书，涉案专利的专利号为CN201730162386.0。

对于“装饰品”而言，洛迦诺分类的第11类为“装饰物件”，包括“珠宝”、“小摆设”等，此外，其他类别中具有装饰功能的产品，例如第6类“家具”中的“挂毯”，应当也属于此处的“装饰品”，在进行产品间的转用时无需考虑产品种类的限制。

有学者认为：“虽然菜刀、海豚摆件、灯泡均为人们所熟知的产品，但将该类产品使用在耳环上，除非有证据证明该两类产品中的现有设计中已存在转用情形，否则也属于设计的创意范畴。”⑨同注释④。然而，“耳环”在洛迦诺分类中属于第11类“装饰物件”下的“珠宝”，具有装饰的用途和功能。根据《专利审查指南2010》的规定，由其他种类产品的外观设计转用得到的“装饰品”类产品的外观设计属于明显存在转用手法的启示的情形。据此，将菜刀、海豚摆件、灯泡使用在耳环上，应当具有转用启示。

2. 其他种类产品之间的转用

除了《专利审查指南2010》规定的“玩具、装饰品、食品类产品”外，其他种类的产品之间的转用需要举证证明两类产品之间存在设计转用情形。如前所述，法院的标准是要求证明“经常”存在转用的情形和属于行业的常规做法；而国知局仅要求存在转用的先例，即表明该转用手法不具有创新性⑩国家知识产权局专利复审委员会. 以案说法——专利复审、无效典型案例指引[M]. 知识产权出版社，2018:408.。外观设计的判断已摒弃“混同论”而转向“创新论”，即“是否被授予外观设计专利权，应当取决于对产品的外观是否作出了创新以及创新的程度是否符合规定的要求”。[11]同注释⑥。因此，若不相同或不相近产品之间存在转用的先例，则表明这种转用手法不具有创新性，不应当予以保护，而无需证明到属于“行业的常规做法”的程度，这样更符合专利法保护创新智力成果的制度理念。

例如，在“灯饰配件（茶壶）”外观设计专利无效案中，无效宣告请求审查决定认为：“对比设计2中公开了一种茶壶状的小夜灯，即公开了将茶壶的外观形状应用于与涉案专利相同产品种类的灯饰产品的设计手法，由此可认定将茶壶的外观形状应用于涉案专利灯饰类产品属于在现有设计中存在转用手法启示的情形。[12]参见国家知识产权局第28647号专利权无效宣告审查决定书。” 如表4所示：

表4 CN201430296991.3外观设计专利与现有设计对比表

再如，在“修正带（632）”外观设计专利无效案中，无效宣告请求审查决定认为：“虽然对比设计1与涉案专利的产品种类不同，但是由于证据2和证据3均为手机形状的修正带，可以证明将手机外观设计转用为修正带产品的外观设计，在现有设计中存在转用的启示。”[13]参见国家知识产权局第31687号专利权无效宣告审查决定书。如表5所示：

表5 CN201130481638.9外观设计专利与现有设计对比表

另外，“转用”还可以用于外观设计的组合比对中。例如，在“电话机（钢琴型）”外观设计专利无效案中，无效宣告请求审查决定认为：“涉案专利是钢琴形电话机的外观设计，证据1也是钢琴形电话机的外观设计，……证据2是钢琴的外观设计，由于证据1给出了将钢琴的形状转用于电话机的设计启示，因此证据2钢琴的外观设计也可以转用于电话机，从而与涉案专利的外观设计进行对比，进而也可以将证据1和证据2中的设计特征组合与涉案专利进行对比。”[14]参见国家知识产权局第19036号专利权无效宣告审查决定书。如表6所示：

表6 CN201130019443.2外观设计专利与现有设计对比表

若不能证明存在转用启示，则不能在不相同或不相近种类产品之间进行转用或转用后进行组合。例如，在“瓶（雷尼原创笔杆胶）”外观设计专利无效案中，无效审查决定认为：“证据2的化妆刷和证据3腮红刷通常用于蘸取固体粉末施于皮肤，证据4牙刷用于清洁牙齿，他们在用途、构造和使用方式上与证据1的指甲油瓶整体或用于蘸取少量液体涂抹指甲的、带有刷子的瓶盖顶不尽相同，即使认为证据1上的指甲油瓶盖在实际使用中也客观上发挥了涂刷和手持的功能，而认为二者由于存在功能的部分重叠可以认定为相近种类的产品，但也不意味着对一般消费者而言，无需任何启示就可以想到将如证据2至证据4所示的其他化妆品或者日用清洁用品上的手持部分替换为证据1的指甲油瓶盖体。对于一般消费者而言，证据2至证据4的刷子作为相对独立的产品，并不与瓶子设计成紧密结合的组件产品。所以请求人主张用证据1的瓶身与证据2至证据4之一的手柄组合不属于审查指南规定的、存在明显转用和/或组合手法启示的任何一种情形。”[15]参见国家知识产权局第34967号专利权无效宣告审查决定书。如表7所示：

表7 CN201630589685.8外观设计专利与现有设计对比表

（五）非产品类在先设计的转用

对于非产品类在先设计的转用，如前所述，法院认为，需要考虑“某类产品是否存在使用其他非产品类在先设计的常见做法”。但“常见做法”的标准较为严格，应当采用前述国家知识产权局的标准，认定存在非产品类在先设计转用为某类产品的先例即可。

《专利审查指南2010》所列出的明显存在转用手法的启示的前三种情形属于非产品类设计的转用。不过，需要注意的是，建筑物在洛迦诺分类中可归属于第25类“建筑物单位和建筑元素”下的“房屋，车库和其他建筑”，因此，建筑物既可以作为外观设计中的“产品”，适用产品之间转用的规则，又可以作为著作权法上的“建筑作品”，适用非产品类在先设计转用的规则。

对于非著名作品的转用，因其不属于《专利审查指南2010》所规定的明显具有转用启示的情形，需要证明存在转用为某类产品的先例，但无需证明到“常见做法”的程度。实践中，因“著名”的认定标准不明确，不依据《专利审查指南2010》规定的明显存在转用启示的第三种情形，而证明存在转用的先例，能使证明的过程更加简便，结论更加具有确定性。

在“玩具（红外线遥控恐龙）”外观设计专利无效案中（如表8所示），对于转用启示的认定，最高人民法院所持的是“行业常规做法”的标准，并认为：无效请求人（行政诉讼中第三人）“在无效阶段提交的B组证据（三组证据）足以证明从卡通形象转用到玩具类产品是行业的常规做法”，专利权人“二审提交的三份新证据亦可以证明将卡通形象转用于玩具车十分常见”，“因此，对比设计对该专利存在转用启示”。[16]同注释①。对于最高人民法院的上述证明标准，笔者认为：仅用3个例子是否足以证明属于“行业的常规做法”存在疑问；或许在该案中，无效请求人提交的3个例子和专利权人提交的3个例子，可以证明属于“行业的常规做法”，但这也反映了“行业常规做法”的认定在实践中的不确定性，并且“行业常规做法”过于严格。如前所述，基于专利法保护创新的制度理念，应当采用国家知识知识产权局的判定标准，证明存在非产品类在先设计转用为某类产品的先例即可。据此，该案中，只要1个例子，便足以证明存在转用启示，而无需法院进行上述复杂的推理。

表8 CN201530186616.8外观设计专利与现有设计对比表

三、“转用”的判断方法

如前所述，《专利审查指南2010》所规定的判断步骤，是先将涉案专利与现有设计／设计特征进行对比，然后再判断是否存在转用手法的启示。若涉案专利与现有设计及其特征的组合具有明显区别，则不再评述转用启示，如国家知识产权局在“充装单元”外观设计专利无效案[17]参见国家知识产权局第33231号专利权无效宣告审查决定书。中的做法。

但在实践中，国家知识产权局还会先判断是否存在转用手法的启示，再进行比对，如在“玩具（红外线遥控恐龙）”外观设计专利无效案[18]参见国家知识产权局第37665号专利权无效宣告审查决定书。中的做法；如果不存在转用手法的启示，则不再进行比对，如在“瓶（雷尼原创笔杆胶）”外观设计专利无效案[19]同注释[15]。中的做法。在判断不存在转用手法的启示之后，则没有必要再进行对比，避免不必要的工作步骤。

“不具有明显区别”和“存在转用手法的启示”是判断“转用”时的两个必备条件，只要否定其中一个条件，便可得出不能“由现有设计现有转用得到”的否定性结论，从而无需评价或判断另一个条件。因此，从效率的角度，国家知识产权局的上述两种做法都是合适的。

但由于国家知识产权局的上述第二种做法与《专利审查指南2010》的规定有所差异，在实践中会受到当事人的质疑，例如在“玩具（红外线遥控恐龙）”外观设计专利无效行政诉讼案[20]同注释①。中。对此，最高人民法院知识产权庭在该案中确认：“谢海峰上诉主张被诉决定及原审判决在判断本专利是否属于现有设计的转用时，未按照《专利审查指南》规定的判断方法进行审查，未依据先判断是否属于明显区别再判断是否存在转用启示的判断步骤。该院认为，判断本专利是由现有设计转用得到时，必须具备两个条件：一是两设计的设计特征相同或仅存在细微差别，二是存在具体的转用启示。在判断本设计是否由现有设计转用得到时，上述条件缺一不可，缺少其中任何一个条件均不能得出该专利是由现有设计转用得到的结论。被诉决定和原审判决在评价该问题时，均对上述两个必要条件予以考虑，判断步骤的先后未对该案判断结果产生实质影响。故谢海峰的上诉主张不能成立，本院不予支持。”[21]同注释①。