浅谈“三步法”中确定发明最接近的现有技术

鄢功军

一、引言

现行的《专利审查指南》中规定，在评价发明是否具备创造性时所使用的审查基准主要是采用“三步法”：确定最接近的现有技术；确定发明的区别技术特征及发明实际所解决的技术问题；以及判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见①中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南[M]. 北京知识产权出版社, 2010:171-173.。

发明人进行发明创造的过程，是利用现有技术为基础资料进行正向发明的一个过程。而在评价发明是否具备创造性时，需要外人以先知的视角，站在发明所属领域的普通技术人员的角度，尽可能还原发明人进行发明创造时的外界技术环境，并模拟发明创造的过程，对发明创造进行评价。这种先知的视角是指外人在了解发明的技术方案之后，再对发明进行评价的视角。

可见，采用“三步法”评价创造性的过程，是一种试图模拟发明创造以试图还原发明人正向发明的过程。而确定最接近的现有技术可以看作是重新找到一份现有技术作为模拟创造发明时所使用的基础资料，从而还原发明创造的起点和过程。

因此，确定的最接近现有技术作为现有技术的代表，关系到评价发明相对于现有技术所作出的创新，关系到本领域技术人员在该最接近的现有技术的基础上是否有改进的启示。很明显，确定最接近现有技术对于“三步法”的后续步骤具有重要影响。

目前，确定最接近的现有技术主要考虑的因素包括与要求保护的发明技术领域是否相同，所要解决的技术问题/技术效果是否相同或最接近，公开了发明的技术特征是否最多，并且在确定最接近的现有技术时，应该首先要考虑技术领域相同或相近的现有技术。

上述考虑因素明确了要优先考虑技术领域相同或相近的现有技术，再考虑所要解决的技术问题/技术效果，以及公开的技术特征数量，具有一定的参考意义。但是，在浩瀚的现有技术海洋中，能够找到的与发明的技术领域相同或相近的现有技术仍然是大数量级的，面对如此大数量级的现有技术，如何基于其他参考因素选择最接近的现有技术，目前并没有较好的指导意见。因此，实践中（如实审程序和无效程序）出现了经常改变最接近的现有技术的情况。如果排除检索人员的检索方式发生改变这一因素，另外一个重要原因主要还在于目前确定最接近的现有技术的标准仍然不是很明确。

因此，有必要对确定最接近的现有技术的标准再次进行探讨，以减少对最接近的现有技术的争议，从而达到节约各方资源的目的。

为了提高专利审查质量和审查效率，完善专利的审查标准，2020年5月，国家知识产权局启动了《专利审查指南》全面修改工作。其中，在涉及与创造性审查相关的修改草案中，可以注意到，自《专利审查指南2010》公布以来，较为新颖的涉及了对如何选择恰当的“最接近的现有技术”进行修改的草案。《专利审查指南修改草案》指出，在确定最接近的现有技术时，应该首先要考虑技术领域相同或相近的现有技术，其中，要优先考虑与发明要解决的技术问题相关联的现有技术②国家知识产权局官网. 关于就《专利审查指南修改草案（第二批征求意见稿）》公开征求意见的通知[EB/OL]. [2021-01-21]. https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/13/art_78_154840.html。由此可见，在本次修改草案中，明确建议在优先考虑技术领域相同或相近的现有技术的前提下，当存在多篇技术领域相同或相近的现有技术时，优先考虑与发明要解决的技术问题相关联的现有技术。

针对上述用于确定最接近的现有技术的规则，以下通过对一示例性案例进行梳理分析，以期探讨上述规则的合理性。

二、案例分析

该案例涉及一种包括有多种模组的终端设备，所要解决的技术问题是如何扩展终端设备的功能。该终端设备包括无线通信模组、语音获取模组、语音播放模组、电压调整模组和插头模组等，如图1所示，无线通信模组、语音获取模组、语音播放模组、电压调整模组（图中未示出）设置在壳体101内，插头模组的插脚110设置于壳体101的表面上。该终端设备通过采用模块化设计的方式，所有模组组合形成一个整体，是一个独立的设备，其结合了普通插头的外形和功能，可以随插随用，又可以作为语音播放及语音获取设备使用，还可以与外部设备和用户进行交流通信，扩展了设备的功能，给人们生活带来了便利性，外观小巧便于携带。

图1 本申请终端设备

该申请在实质审查程序中，分别收到了三次审查意见通知书，并且三次审查意见通知书分别使用了3篇不同的现有技术作为最接近现有技术，具体如下。

在第一审查意见通知书中，审查意见以对比文件1作为最接近的现有技术。对比文件1公开了一种基于蓝牙的智能插座语音通信模块，其解决的技术问题是语音通信需要经过特定网路进行连接，同时使用者要根据通话的时长和区域缴纳费用，成本相对较高。为了解决该技术问题，如图2所示，对比文件1公开了在插座内集成有蓝牙配对装置、WIFI模块、主控MCU、继电器和开关，插座通过WIFI模块与云服务器相连，插座通过USB接口与语音模块相连，语音模块包括通信MCU，与通信MCU相连的设置有AD/DA模块，AD/DA模块还与声音播放接收模块相连，并且通信MCU通过USB接口模块与插座相连。

图2 对比文件1插座语音通信模块

在第二审查意见通知书中，审查意见以对比文件2作为最接近的现有技术。对比文件2公开了一种门禁监控系统，其解决的技术问题是现有技术中的门铃系统存在需要重新布线以改为门禁系统从而实现数据通讯的问题，而现有技术中的门禁系统又存在不能实现远端传输监控讯号的问题。为了解决该技术问题，如图3所示，门禁监控系统包括电压转换器110；与电压转换器110输出端相连的监控通话器111；与电压转换器110输出端及监控通话器111相连的门铃112；接入互联网114，并与监控通话器111相连的路由器113。门铃112无需重新布置信号线，且通过电压转换器110避免了重新布线以安装市电供应，并通过互联网实现远端监控。

图3 对比文件2门禁监控系统

在第三审查意见通知书中，审查意见以对比文件3作为最接近的现有技术。对比文件3公开了一种集成式的吊顶蓝牙音响，其解决的技术问题是，传统的音响都没有防水功能，极易导致音响受潮而短路，同时现有的音响每次使用时都要将其拿到浴室中，也会给使用者带来一些不便；而且如果某些浴室空间较小，则又需要通过其他设备如桌、凳来放置音响。为了解决该技术问题，如图4所示，集成式的吊顶蓝牙音响包括音响主体、密封隔板和音频处理系统。音响主体由外壳11和扣板12组合形成且为中空结构，音频处理系统包括依次相连的AC插头31、电源摸块32、蓝牙摸块33、功放模块34、扬声器35和麦克风36。通过AC插头集成式地安装在浴室吊顶的灯槽内，无需每次使用都要将其拿到浴室内；而且无需其他设备来放置音响。

图4 对比文件3吊顶蓝牙音响

基于上述记载内容，对该申请和三篇现有技术分别进行对比分析，结果如表1所示。

表1 技术对比分析表

通过表1可以得知，与该本申请所属的技术领域相同或相近的现有技术为对比文件1和对比文件3，对比文件2所属的技术领域与该申请所属的技术领域相差较远。而当存在多篇技术领域相同或相近的对比文件时，优先考虑与发明要解决的技术问题相关联的现有技术。

为了确定与发明要解决的技术问题相关联的现有技术，需要较为准确的认定各个现有技术所解决的技术问题。而技术问题的认定存在不少难点，如技术问题被概括地较为上位，能够涵盖很多个具体的技术问题；如技术问题被限定地过于具体，包含了较多解决技术问题的具体手段。

经过分析，该申请所要解决的技术问题是“如何模块化扩展设备的功能，给人们生活带来扩展或多功能便利性”，但该技术问题是一个模糊上位且涵盖广泛的技术问题，其包含了例如“如何模块化扩展插座的功能”“如何模块化扩展音箱的功能”等具体的技术问题。

对比文件1记载的技术问题虽然是“语音通信需要经过特定网路进行连接，同时使用者要根据通话的时长和区域缴纳费用，成本相对较高”，但是其发明构思是基于现有的插座实现语音通话，达到扩展插座功能的效果。因此，对比文件1所解决的技术问题是“如何模块化扩展插座的功能”，该技术问题可以认为是本申请所要解决的技术问题的下位问题。

对比文件3记载的技术问题是“传统的音响没有防水功能，导致音响易受潮而短路，同时每次使用音响时要将其拿到浴室中，给使用者带来不便”，其发明构思是提供一种集成式的吊顶蓝牙音响，其能够安装在浴室吊顶处，并具有良好的防水功能。因此，对比文件3所解决的技术问题是“如何让音响在浴室内防水”，这与该申请所解决的技术问题“如何模块化扩展设备的功能”不同。

由于对比文件1所解决的技术问题可以认为是本申请所要解决的技术问题的下位问题，因此，对比文件1可作为与该申请要解决的技术问题相关联的现有技术。本领域技术人员为了扩展插头等设备的功能，在知晓对比文件1能够扩展插座功能的情况下，容易想到利用对比文件1作为创造发明时所使用的基础资料。因此，在还原发明人进行发明创造时的外界技术环境，并模拟发明创造的过程时，可以将对比文件1作为最接近的现有技术。

而虽然对比文件3相比于对比文件1公开了本申请较多的技术特征，但是其发明构思，所解决的技术问题与该申请均不相同，因此，对比文件3不适合被认定为最接近的现有技术。

基于上述分析可知，在确定发明创造所要解决的技术问题时，应该结合发明创造的发明构思，以及所能达到的技术效果共同进行确定，得到一个不脱离发明构思且与技术效果相吻合的技术问题，避免了技术问题被概括地过于上位或被限定地过于具体，从而影响最接近的现有技术的准确认定。

三、结语

在确定最接近的现有技术时，应优先考虑技术领域相同或相近的现有技术，当存在多篇技术领域相同或相近的现有技术时，优先考虑与发明要解决的技术问题相关联的现有技术。通过结合现有技术的发明构思，以及所能达到的技术效果共同进行确定技术问题，可以得到一个不脱离发明构思且与技术效果相吻合的技术问题。通过该条确定最接近的现有技术的规则，可以减少对最接近的现有技术的争议，达到节约各方资源的目的，并较为公平地评价发明的创造性。