寻找专利创造性答复中的突破口及其对申请文件的撰写启示

2021-11-24江耀纯

专利代理 2021年3期

刘莉江耀纯

一、引言

发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。其中，“显著的进步”比较容易满足，只要技术方案解决了一定的技术问题即可。“突出的实质性特点”（即对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的）是创造性判断的关键和核心，对于“突出的实质性特点”的判断，《专利审查指南》中给出了具体的判断方法，即通常所称的“三步法”，包括：第一步，确定最接近的现有技术；第二步，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；第三步，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。“三步法”的三个步骤依序层层递进、逻辑关联，共同构成了判断发明创造性的突出的实质性特点的基本过程。

在专利的审查过程中，绝大多数发明专利申请都有收到过关于创造性的审查意见，由于种种原因，审查员在运用“三步法”进行创造性评述的过程中有时难免会有偏差，因此专利代理师在答复中要练就火眼金睛，把这些偏差挑出来，从这些偏差中找到答复的突破口，以避免这些偏差的存在造成申请人的权利损失。现笔者对在专利代理实践中遇到的审查意见中常见的错误或偏差进行说明，为专利代理师在答复缺乏创造性的审查意见时寻找突破口提供一些意见参考。

二、从审查员对最接近的现有技术（以下简称R1）的事实认定中寻找突破口

创造性判断中所依据的现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。要注意的是，若有优先权，此处的申请日是指优先权日，“申请日以前”是不含申请日当天的，即申请日当天在国内外为公众所知的技术不包含在现有技术范围内。我们需要确定R1是否是适格的，审查过程中这个判断是非常客观的，我们在此不再详述；由于审查员关于R1的事实认定常常会有偏差，所以下文中我们将对此做重点介绍。

（一）其中一个或多个技术特征不是来自于R1的同一个技术方案

最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，而不是R1中几个或几个技术方案的结合，即最接近的现有技术不可以是一份对比文件中的多项技术方案的组合，需遵循单一方案对比原则。

创造性判断中，在确定了最接近的现有技术后，审查员的通常做法是根据该申请的描述从最接近的现有技术公开的内容中提取相关技术内容，以形成至少在形式上与该申请的技术方案最相似的“技术方案”。最接近的现有技术中公开的内容包括两方面：一是明确记载在对比文件中的内容，二是对本领域的技术人员来说，隐含的但可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。如果R1中明确记载了多个技术方案，那将多个技术方案的技术特征组合在一起形成一个新的完整技术方案是否是本领域技术人员可以直接毫无疑义得出的，需要格外注意。

因此，专利代理师需核实审查员用于对比的R1技术方案中的一个或多个技术特征是不是来自于R1的同一个技术方案，是否是从R1中其它的技术方案中拼凑过来的但实际上其与其他技术特征并没有结合的披露。例如，如图1所示，R1公开了“A+B”和“A+C”两个技术方案，该申请公开了“A+B+C+D”，与R1的方案“A+B”相比，该申请的区别技术特征是C和D（图示如图1）；与R1的方案“A+C”相比，本申请的区别技术特征是B和D（图示如图2）。由图明显可见，如果R1中并没有B和C可以与A结合形成一个“A+B+C”的技术方案的披露，且该领域技术人员也不能从R1的公开中毫无疑义的得出“A+B+C”这个新方案时，不能认为该申请与R相比的区别技术特征仅有D。

图1 R1的“A+B”方案与本申请的关系图

图2 R1的“A+C”方案与本申请的关系图

（二）R1中的某个技术特征并不“相当于”本申请中的相应特征

用于对比的R1中的一些技术特征虽然来自R1的同一个技术方案，但并不能“相当于”该发明中的相应技术特征。在将该申请与R1进行技术特征比对的时候，有些审查员常常用R1的某某技术特征（或某几个特征组合）“相当于”或“对应于”或“等同于”或类似用语与本申请的相应技术特征比对，也有些审查员不采用上述用语，直接说R1公开了某某内容，更有甚者，有些审查员并不说R1本身公开了什么，而直接将该申请权利要求的内容抄过去说是R1公开的内容。

无论审查员采用上述何种论述，专利代理师都要认真做技术特征比对，如图3所示，假设用六边形的六条边表示该申请有6个技术特征，用带问号的实线圆圈表示该申请所要解决的技术问题，假设审查员认为R1披露了该申请的两个技术特征。为了考察审查员的认定是否准确，我们将R1用虚线线条表示于图中，用虚线段表示R1的技术特征，带问号的虚线圆圈表示R1中所要解决的技术问题，这样就可以清楚地看出比对的特征是否真的记载于R1中，或两个特征是否仅是名称相同或相似，但实质是不同的特征。如图3左侧图所示出的情况显示R1根本没有披露相应技术特征〔R1中的虚线段的方向与本申请的任意一条边均不平行（即方向不同），表示R1的技术特征与该申请的不同〕，图3右侧图显示某一技术特征在解决R1的技术问题中所起的作用与该申请中相应技术特征在解决该申请技术问题中所起的作用不同（R1中的一条虚线段与该申请的一条边平行，表示R1的该技术特征名称与该申请的一个技术特征相同或相似，但所解决的技术问题不同），这些情况下均则不能认为R1中的该技术特征相当于该申请中的相应技术特征。

图3 R1中披露的技术特征与本申请的相应技术特征之间的关系图

例如该发明是一种热释电柔性复合膜，由钛酸铅单晶纳米线（特征1）和具有热释电性能的VDF的共聚物（特征2）复合热压（特征3）而成，所要解决的技术问题是在热压的过程中充分去除柔性复合膜中的气孔使其在电场下被极化而具有热释电性，R1提供的是一种介电性能良好的复合薄膜，其公开了含有钛酸铅（特征1’）以及VDF的共聚物（特征2’）并在60-90℃下热处理（特征3’）烘干得到复合薄膜。将该案的技术特征（三条实线段分别表示该案的三个技术特征，带问号的实线圆圈表示该申请所要解决的技术问题）和R1的技术特征（三条虚线段分别表示R1的三个相应技术特征，带问号的虚线圆圈表示R1所要解决的技术问题）用图形的方式进行表示如下图3a：

图3a R1中的三个技术特征与本申请的三个相应技术特征的关系图

审查意见中认为R1的“60-90℃下热处理”相当于该申请的“热压”，由此得出R1也是能得到热释电柔性复合膜从而该申请不具创造性。

但是，通过认真比对发现，虽然热处理和热压处理仅一字之差，但R1的热处理并不相当于该申请的热压处理，因为R1的热处理并不能起到该申请的热压处理的作用，该申请中正因为有“压”的过程，才使得复合膜中的气孔能被去除，可以使其在电场下会被极化而具有热释电性，对比文件1只有热处理的过程，得到的复合薄膜不会具有本申请的特性。另外，钛酸铅单晶纳米线也只是钛酸铅的下位概念，二者并不完全相同。

（三）审查员把本申请的一个技术特征进行了不恰当的拆分

审查员在审查过程中，常常会对该申请的技术特征进行很细的拆分，将该申请的一个技术特征拆分成多个子特征，尤其是当该申请的某一个技术特征采用“定语+主语”的表述形式时，审查员容易将其拆分成定语为一个技术特征，主语为另一个技术特征，以便在不同的对比文件中找到这些拆分后的特征，但很多时候审查员的拆分是不恰当的。当被拆分的多个子特征需结合在一起作为一个整体才能提供一个该技术方案所需要的独立功能，进行拆分后的各个子特征单独都提供不了该技术方案的所需独立功能时，那拆分就是不恰当的，不应进行拆分。

例如，该申请的技术特征“金属的圆环”，其本是一个技术特征，作为一个整体在该申请的技术方案中具有功能A，单独的“金属”以及单独的“圆环”都无法具有功能A，但审查员在审查中把“金属”当作一个特征，“圆环”当作另一个特征，这样的拆分就是不恰当的，如图4所示，用六边形的其中一条边a表示“金属的圆环”这一整体特征，用带A的圆圈表示该特征所具有的功能，用与边a平行的一条虚线a1和一条虚线a2表示对该特征的拆分，如下图4所示：

图4 该申请的一个完整技术特征被拆分成两个特征的示意图

注：所举例子以及图示的只是表示一拆二的情况，实际上，实务中还经常存在一拆多的情况。

三、从审查员确定的本发明实际解决的技术问题中寻找突破口

专利审查过程中，由于审查员检索确定了与该申请最接近的现有技术，基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题，可能不同于该申请说明书中所描述的技术问题，因此在现实中，针对一份专利申请，至少存在如下两个技术问题：第一个技术问题是申请文件的发明内容部分写的技术问题；第二个技术问题是审查员重新确定的技术问题。在这一过程中，审查员常出现如下错误认定，从而我们可以从中寻找突破口。

（一）孤立地考察区别技术特征所解决的技术问题，未考虑其与其他技术特征之间的配合关系

当该申请与R1相比，有至少两个区别技术特征时，审查员往往容易将其割裂开来看，分别根据各个区别技术特征的作用或效果引出各个区别技术特征单独要解决的技术问题，再分别评价是否存在技术启示。如图5所示，用六边形的六条边表示该申请的6个技术特征，用带问号的实线圆圈分别表示各个特征各自所要解决的技术问题（该技术问题可能是特征固有的属性所能解决的，也可能是申请文件中记载的其能解决的），用带问号的虚线圆圈表示该发明整体技术方案所解决的技术问题。

图5 本发明整体技术方案解决的问题和各个技术特征单独解决的问题的示意图

在这一步寻找突破口时，专利代理师一定要具备整体思维，即所确定的技术问题应是该发明整体技术方案所解决的技术问题（即各个特征相互配合、相互协作后整体解决的，如图5中的虚线圆圈所代表的问题），而不是孤立的各个技术特征各自解决的（如图5中的实线圆圈所代表的一问题）。

如果这些区别技术特征之间或者这些区别技术特征与其他技术特征之间的确没有相互配合、相互协作的关系，则说明该申请当前的权利要求的确是写成了一个没有从整体上解决技术问题的技术方案，则专利代理师应当寻求通过对权利要求进行修改来克服这一缺陷。

（二）确定了一个宽泛的、大的、上位的技术问题

审查员如果将确定的技术问题上位化，然后基于该大的技术问题找到另一篇对比文件（其可能也能解决该大的技术问题，或者解决该大的技术问题下的某一个具体的小问题），将其应用到R1中，往往会损害该申请的创造性。例如，如图6所示，本来该发明的技术方案实际解决的技术问题是一个小的问题a（如图中虚线部分），但审查员确定技术问题时，将技术问题a变成了一个上位的技术问题A（如图中的实线大圆），在第三步中引入的另一篇对比文件中，相应的区别技术特征所起的作用是与a不同的a’，但a’也是上位的A的具体化（如图中双点划线部分），本来因为a与a’是不同的，所以没有技术启示，本申请具有创造性，但正因为审查员将技术问题a变成了一个上位的技术问题A，相应的区别技术特征在另外的对比文件中所起的作用a’由于是上位的A的具体化，自然也可以说解决了上位的技术问题A，因为都解决了A，所以具有技术启示。

图6 本发明解决的技术问题被上位化的示意图

因此，我们从该步寻找突破口时，要聚焦在尽量小的具体化的技术问题上，把解决的技术问题的范围缩小，则后续说明是否有技术启示时，就不容易认为有结合的技术启示。

（三）将技术问题方案化

技术问题是要以技术效果为基础来确定，而不是不考察技术效果而直接以技术特征为基础来确定。如果审查员确定的技术问题中包含了技术特征本身，或者确定的技术问题为“如何+本发明的方案或发明点本身”，就说明审查员将技术问题方案化了。如下图7所示，发明与R1相比，有区别技术特征A，本来申请整体技术方案所解决的技术问题是XX（用带问号的圆圈表示），但审查员在确定技术问题时，不说有区别技术特征A的整体技术方案解决的技术问题是XX，而确定为“为了提供特征A”（图7中用带问号的椭圆表示），在如此确定的技术问题下，要找到具有区别技术特征A的现有技术十分容易。

图7 本发明解决的技术问题被方案化的示意图

比如，发明的发明点在于选择合适的增粘剂配方来使得3D打印材料的粘度合适而打印顺滑，审查员在确定技术问题时，不说申请解决的技术问题是3D打印材料的打印顺滑问题，而说“如何选择增粘剂”，一旦把问题确定成这样，现有技术中大量的增粘剂，从中选择岂不是很容易？

四、现有技术中是否有启示

创造性判断中的第三步是判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，《专利审查指南》中规定，判断是否显而易见就是要确定现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

在此步骤中，审查员通常引用另一篇或多篇对比文件（下称R2）或公知常识来证明这一点。通常来说，关于现有技术是否有启示，我们可以通过下图8进行说明，也即，说现有技术有启示需满足以下两种情况之一：（1）当R2的技术领域与申请相同或相近，且R2中存在与申请区别技术特征一样的特征且该特征所要解决的技术问题（该技术问题可以是R2中明确记载的，也可以是本领域技术人员能直接地、毫无疑义地从R2中得出的）与申请的相同时，有启示；或者（2）该区别技术特征在本领域中是公知的且用于解决发明的技术问题也是公知的，则有技术启示。

图8 判断R2或公知常识对本申请是否有启示的示意图

审查员在判断过程中容易出现如下错误。

（一）审查员无根据地断言区别技术特征在其他现有技术中解决的技术问题与本发明相同

当审查员能在R2中找到与该申请区别技术特征一样的特征时，常常会出现以下偏差。第一种情况，该特征在解决该发明的技术问题方面所起的作用在R2中根本没提也不能毫无疑义的得出，而审查员在审查意见中说的该特征在R2中解决的技术问题与该申请相同是审查员自己主观断言的，或者审查员的说法经常是格式化地采用“虽然对比文件中没有记载该区别技术特征具有何种作用，但其客观上具有与该发明相同的作用”或类似的说法。在这种情况下，我们可以证明R2中并不能解决该发明实际要解决的技术问题，或者请审查员说明为什么会认为R2中的技术方案解决了该发明的技术问题。

第二种情况是，该特征在解决R2中的技术问题时所起的作用与在解决该发明的技术问题方面所起的作用是相悖的，本领域技术人员实际上根据R2的记载获得是相反的教导。例如，该申请是一种污泥热干燥前的预处理方法，其在干燥前向脱水污泥中投加熟石灰，并搅拌混合均匀，并具体限定了搅拌强度和时间。该申请通过污泥表面粘性物质在碱热作用下降解，同时，熟石灰与污泥中矿物质反应生成无机矿物质，改善污泥的粘度，也即该申请所要解决的技术问是降低热干燥过程中污泥的粘结。该申请与最接近现有技术R1的其中一个区别技术特征是搅拌混合均匀，另一篇对比文件R2中也公开了用熟石灰对污泥进行处理，也进行了搅拌。审查员在审查意见中认为，R2中的搅拌对该申请的搅拌是有技术启示的，但通过认真分析R2，发现R2中虽然也有搅拌，但其是将熟石灰通过注射方式加到污泥中后通过轻微搅拌使熟石灰结合在污泥表面，还记载了不应当使用强制机械搅拌以避免在将熟石灰添加到有机污泥的过程中引起已知的液化现象，该注射方式在于获得污泥饼的涂层，而不试图获得紧密混合物且“绝对避免石灰与污泥的混合，这会破坏污泥并带来触变现象”，因此从R2中可知，其中的搅拌是为了促进熟石灰在污泥饼的表面形成涂层，且搅拌的程度绝对要避免石灰与污泥的混合，而该申请中搅拌的目的是让熟石灰与污泥混合均匀，以使得熟石灰与污泥中矿物质反应生成无机矿物质，改善污泥的粘度，本领域技术人员从R2的教导中得出的是搅拌需要避免石灰与污泥的混合，与本申请中的作用是相反的，因此，对该申请是没有技术启示的。

（二）审查员仅说特征是公知，并未考虑技术问题

在审查意见中，审查员说某特征是公知的有两种情况：一是在现有技术中没有检索到区别特征时，直接说所述区别技术是公知常识/常规技术手段/常规选择等等；二是通过举证说明区别特征是公知的。无论审查员是用何种情况进行论述，我们都需要核实该区别特征在解决该发明的技术问题时是否是公知的，也即是判断某一个特征是否公知需要同时满足两个条件：一是该特征本身在本领域中是公知的；二是该特征用于解决该发明的技术问题是公知的，如上面的图8所示。特征本身公知的证据通常比较容易找，我们容易忽视的是特征用于解决该发明的技术问题是否是公知的，如果我们判断该特征在解决该发明的技术问题并不是公知的，在答辩的时候，我们通过有理有据的说明来进行答辩或者请审查员说明为什么会认为该特征来解决本发明的技术问题是公知的。

（三）审查员拆开了说每个特征是公知的，并未考虑特征之间的结合

在创造性审查中，时常会遇到审查员孤立地考虑区别技术特征，而未在整体技术方案中考量该技术特征与其他特征的结合，从而轻易将该区别技术特征认定为公知的。

例如，该申请权利要求保护一种投饵机，包括用于将混合有饵料的空气流传输到目标水体的传输系统，传输系统包括分配器、输料管以及使分配器中的分配管与输料管可靠连接的管接头密封装置，管接头密封装置包括压板、主弹簧、压套、丝杆、副弹簧和定位螺母；所述压板固定在分配管上且靠近其出口端；所述压套可滑动的套在分配管的出口端；所述主弹簧套在分配管上，且被压缩在压套和压板之间；所述丝杆有多个，固定在压板上，位于压板和压套之间，且与压板和压套之间的分配管平行设置；所述副弹簧套在丝杆上，且被压缩在压板和压套之间；所述定位螺母旋在丝杆上，所述副弹簧被压缩在定位螺母和压套之间。该申请所要解决的技术问题是提高密封装置的压紧效果从而使密封效果更好。审查员在审查意见中认为“压板、弹簧、压套、丝杆和定位螺母等均是该技术领域中用于管接头密封或压紧的常用部件，上述部件之间连接关系也是常规设置，不需要付出创造性的劳动即能得到”。

但通过分析发现，本申请中上述部件之间的相互配合关系有两方面：一是利用设置在压板和压套之间的主弹簧以提供主要的压紧力，该压紧力的大小取决于压板和分配口之间的距离，不可调节；二是利用压板、多个丝杆、多个定位螺母和多个副弹簧之间的配合以提供多个可调节的压紧力，该压紧力不受压板和分配口之间的距离影响，为了实现该配合，权利要求所记载的压板、压套、多个丝杆、多个定位螺母和多个副弹簧之间的连接关系并非是上述部件的常规设置。相反，这种设置是为了适应投饵机的应用环境，即投饵机需要通过气体来推动饵料，因此对输送管道的密封要求高；密封装置需与不同的分配口进行连接，通过转动臂的带动在不同的分配口间进行切换等等。在上述应用环境中，采用常规密封技术将存在以下技术缺陷：要么会因压紧力太小而导致密封效果差，要么会因压紧力太大而使密封装置不易在不同的分配口中进行位置切换。而权利要求1中所限定的技术方案利用主弹簧提供主要的压紧力，利用副弹簧可在切换分配口前后进行压紧力的调节，克服了上述缺陷，提高了投饵机的密封装置的密封效果。

尽管这些部件本身是常规的，但若两个或多个常规部件相组合产生了新的功能或效果，或者适应了新的应用环境，则应当认为不再是常规技术手段了。同样一个特征，应用到不同的技术方案中，即与不同的特征相互联系、协同作用，会产生完全不同的技术效果。因此，区别特征不应脱离其所处的整体技术方案而单独考虑技术特征本身。

此外，上述第二点中的第2和第3小点中的内容同样是审查员在判断“现有技术中是否有启示”时常见的偏差，当其他对比文件中的某个技术特征并不“相当于”该申请中的相应特征，或者审查员把该申请的一个技术特征进行了不恰当的拆分时，则可以认为其他对比文件对该申请并无技术启示。

五、结合上述分析，给予在撰写中的启示

通过上述分析，我们知道在一份申请文件的说明书中将技术方案所要解决的技术问题和技术效果说清楚是非常重要的，对后续审查意见的答复起着至关重要的作用，如果没有说清楚，后续的答复就犹如无源之水、无土之木，而陷入被动。

每一个权利要求都构成一个完整的技术方案，提出独权的技术问题的时候，要说整体技术方案解决的技术问题，而不是每个技术特征各自解决一个技术问题而这些技术问题之间又不相互配合。从权要在整体技术问题的基础上进一步解决技术问题，而不是另起炉灶另解决一个或几个。

首先，前面提到，在审查中，审查员会根据检索到的最接近的现有技术重新确定技术问题，审查员在重新确定技术问题时，是根据原始申请文件中的记载的相关有益效果来认定的。《专利审查指南》规定，作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。因此，撰写申请文件时，技术问题和技术效果尤为重要（因为任何一个技术效果都可以作为后续重新确定技术问题的关键），撰写时，描述技术效果时，不能笼统描述或仅声称其具有怎样的效果，要进行说理分析（比如化学领域中用实验数据说明或者用化学原理来说明，机械、电气领域中结合结构特征和作用方式进行说明等）说明为什么这样的方案就能产生这样的效果，如果说明书只是泛泛声称技术效果，没有提供任何证据或论证予以证明或本领域技术人员根据其记载不能预期其技术效果，则审查员就有可能确定不出对该申请有利的技术问题，进而在答辩的时候，即使申请人声称能达到什么具体的技术效果，也很难被认可。

其次，撰写时，我们要说清楚各个关键技术特征在解决本发明的技术问题中扮演的角色（即所起的作用），而不是各个特征本身具有什么属性。尤其是从属权利要求，说明书对其技术方案所描述的技术效果应当与该从属权利要求的下位性相适应：如果从属权利要求中采用的是中位概念，则其技术效果也应当是总体技术效果下面的一个中位效果；如果从属权利要求中采用的是下位概念，则其技术效果也应当是总体技术效果下面的一个下位效果；对应于最佳实施例的从属权利要求，对其技术效果的描述则应当是越具体（下位）越好。

通常，某个区别技术特征被认为是“公知、惯用手段、常规技术手段”的，除了上述讲解的审查员的错误认定外，很多的时候是申请文件中没有讲清楚该区别技术特征是如何与其他必要技术特征配合的，也没有讲清楚该区别技术特征和其他必要技术特征一起组合形成一个技术方案后，该整体技术方案解决了什么技术问题，达到了什么效果。当审查员在本申请中找不到或不能自然而然的推断出其要解决的技术问题是什么，就只好认为其是公知的、或常规的、惯用的了，在这种情况下，想要成功答辩也是非常难的。