商标延伸注册的合法性审查探讨

邹汉斌

摘要：在当前全球化市场格局下，品牌延伸策略正日渐成为各大厂商在市场营销中不可或缺的战略，其所产生的商标延伸问题也越来越受到商标法学者和法官的关注，但目前我国相关法律法规在理论及实务中对商标延伸注册问题都鲜有涉及。由于商标延伸注册这一概念还未直接纳入法律规范中，导致了在某些案件的审理中对于商标延伸注册的合法性及合理性悬而未决。本文以“同济堂”商标案件作为视角，通过实证分析，对商标延伸注册理论进行研究与分析，总结出商标延伸注册的适用条件，为我国在处理此类案件时的争议提出解决途径，对品牌提供更为有力的法律保障。

关键词：商标；商标延伸注册；在先基础商标；在后申请商标；商誉延伸

中图分类号：D923.43文献标识码：A文章编号：1000-5099（2017）02-0132-05

国际DOI编码：10.15958/j.cnki.gdxbshb.2017.02.19

一、 问题的提出

基于在先基础商标“同济堂”而获得延伸注册的商标“同濟堂 始创于1888及图”的司法案例，被最高人民法院评定为北上广三地知识产权法院成立一年来的14个经典案例之一。

在最近“徽皖酒王”商标异议复审行政纠纷再审判决【（2016）最高法行再38号】中，最高法院就“基础商标延伸理论”进行了阐述，认为现行法律中对“商标延伸注册”并没有任何形式的明确规定，而“基础商标”作为“基础商标延伸理论”中的重要概念，不能在法条及理论上获得支持；同时，所谓“基础商标的延伸理论”并不能违背《商标法》中关于“整体商标标识及审查混淆可能性”对于近似性判断的基本原则。

除了最高法院上述的判决之外，北京高院的两起驳回复审行政纠纷案中，却存在不一样的观点：在“鳄鱼国际”【（2015）高行（知）终字第1072号】案件中，北京高院肯定了“商标延伸注册”的概念，但强调如果在后注册商标如需获得核准注册，应当与他人的在先申请注册商标区别开来，即不应该造成相关公众的混淆误认；在另一起“三品王”【（2015）高行（知）终字第2546号】案件中，北京高院则更加强调了在后申请注册商标与“在先基础商标”应当具有紧密的联系性这一概念：新申请商标能够获得核准注册的重要条件之一是“在先基础商标”在长期使用获得一定知名度后，能够导致相关公众将商标注册人与在同一种或类似商品上在后申请的相同或者基本相同的商标联系在一起。[1]虽然两份判决的结论略有不同，但本质上北京高院对于“基础商标”和“延伸注册”理论都进行了肯定。

2014年，北京高院发布的《审理指南》①中，粗略地对“商标延伸注册”概念进行了“定义”：商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的，基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续参见《审理指南》中第8条关于延伸注册的基本原则规定。

但审理指南的出现仍没有解决诸多实际问题：“商标延伸注册”在当前实务中处于何种状态？“商标延伸注册”理论的必要性如何？延伸注册有何种适用条件？这些问题仍然没有得到确切的解答，而正是这些问题的存在构成了本文主要探讨的内容。

根据现行《商标法》第30条

《商标法》第30条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”

的相关规定，笔者认为，如要将“商标延伸注册”的相关理论具象化、规范化，对《商标法》第30条规定的例外情况进行拓展，能够更好地把控“商标延伸注册”理论的合理性、合法性。即“商标延伸注册”的概念在理论和实务问题中都应当获得支持，但必须基于一定的限制条件。而本文的最终目的就是要通过实证分析来论证“商标延伸注册”的具体适用规则和制度定位，从而对我国立法及司法提出相关建议，为解决今后的实务案件提供参考和指导。

二、 案例分析

以“同濟堂始创于1888及图”【（2014）京知行初字第182号】商标驳回复审行政纠纷案件作为主线，其他生效判决作为辅线，对“商标延伸注册”的适用条件和制度定位进行论证。

1背景案情简介

原告：贵州同济堂制药有限公司

被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）

1996年3月7日，贵州省同济堂制药有限公司（下称贵州同济堂）申请注册“同濟堂”商标（图1，注册号为第1093180号），并于2007年9月7日续展专用期限至2017年9月16日。核定使用在国际分类第5类“中药药材；中药成药；各种丸；艾卷；膏；丹片；散”等商品上。

2012年8月8日，贵州同济堂在第5类“人用药；医药制剂；针剂；片剂；水剂；膏剂；中药成药；贴剂；医用营养品；医用敷料”等商品上，申请注册“同濟堂始创于1888及图”商标（图2，申请注册号为第11324244号）。

2013年8月19日，國家工商行政管理总局商标局作出驳回决定书，根据原《商标法》第28条（对应现行商标法第30条）的规定，对贵州同济堂“同濟堂始创于1888及图”商标（下称“诉争商标”）的注册申请予以驳回。该决定认为，诉争商标显著部分“同濟堂”完整包含引证商标一（图3，第3178271号）及引证商标二（图4，第3574839号）显著部分，未形成新的整体性含义，已构成近似商标。

贵州同济堂不服商标局驳回注册申请的决定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会申请复审，理由主要为：（1）申请商标与引证商标一和引证商标二不构成近似，申请商标是由图形及中文构成，而两个引证商标是纯中文构成，两者在商標构成及整体外观上区别很大；（2）诉争商标显著部分“同济堂”具有较高的知名度，曾两次被评定为中华老字号，相关公众不会对申请商标与引证商标一及引证商标二在消费时产生混淆误认。

2014年11月13日，商评委作出商评字【2014】第75084号驳回复审决定书，决定驳回复审申请。该决定认为：根据新修改后的《商标法》第30条，诉争商标显著识别部分“同濟堂”包含引证商标一“同济”及引证商标二“同济”的显著识别部分，已构成近似商标。且申请商标指定使用的人用药及医用营养品与引证商标一、引证商标二核定使用的婴儿食品商品属于类似商品，会导致相关公众对于商品来源的混淆误认，诉争商标和引证商标一及引证商标二构成使用在同一种类或类似商品上的近似商标。贵州同济堂不服裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

2当事人诉辩

贵州同济堂诉称：诉争商标（第11324244号）商标与引证商标一（第3178271号）及引证商标二（第3574839号）区别非常明显，且具有显著区别的独立含義，不构成近似商标，且诉争商标以及诉争商标的显著部分，经过申请人的长期大量使用和广泛推广宣传，具有极高的知名度，与申请人已经形成市场一一对应关系，使用在相同或类似商品上不会构成混淆误认，故请求撤销第75084号裁定。

商评委辩称：第75084号裁定认定事实清楚，适用法律正确，请求法院依法予以维持。

3审理结果

法院审理认为：根据各方当事人的主张，本案重点应当关注诉争商标是否在《商标法》第30条上与引证商标构成近似商标。《商标法》第30条中规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”

贵州同济堂提供了大量证据，支撑了“同濟堂”作为在先基础注册商标经过了长期使用且获得了较高知名度。而诉争商标的显著识别部分与在先基础注册商标完全相同，即诉争商标与基础注册商标有直接关联性。同时，贵州同济堂在其产品上长期并列使用在先基础商标和诉争商标，能够证明一贯使用意图，其注册诉争商标具有合理性。另外，相对于另外两个引证商标，诉争商标与第1093180号在先基础注册商标更为接近。基于其多年来在市场上的大量使用，相关公众能够将诉争商标与在先基础商标联系在一起，故诉争商标与两引证商标的共存不易造成相关公众对商品来源的混淆误认。据此，法院判决撤销商评字【2014】第75084号裁定，并责令商评委就贵州同济堂提出的复审请求重新作出裁定

不久，商评委重新作出决定，由商标局初审公告，异议期后，诉争商标获得核准注册。

4重点评析

通过分析本案中所涉及的多个商标之间的关系，可以更好地提炼出诉争商标能够被获得核准注册的必要条件。这也是作为“基础商标延伸理论”具象化、规范化的落脚点。以下就本案中涉及的几个问题进行评析。

一是关于诉争商标与在先基础商标在标识及指定商品或服务上的相关性。商标混淆性近似，包括商标标识的相同或近似和商品或服务类别的相同或类似。商标标识上的相同或近似一般基于文字的字形、读音、含义，或图形和图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构近似，或者其立体形状、颜色组合近似。而商品类似则基于商品在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面的相似或重合，会使公众对此产生混淆误认，认定两者（或者多个）商品存在联系。在本案例中，诉争商标与在先基础商标显然在商标标识及指定使用商品上都存在近似性。

从标识上看，在先基础注册商标“同济堂”是纯文字商标，诉争商标由“同济堂”、圆形图、“始创于1888”三个部分组成，其中“同济堂”文字在商标中属于主要显著识别部分；诉争商标完整包含了在先基础注册商标、且显著识别部分完全相同，两者具有直接关联性。

从指定使用的商品类别上看，诉争商标注册在第5类“人用药；医药制剂；针剂；片剂；水剂；膏剂；中药成药；贴剂；医用营养品；医用敷料”等商品上申请注册，对比在先基础商标在第5类“中药药材；中药成药；各种丸；艾卷；膏；丹片；散”等商品上的注册，两者在指定使用商品上已构成类似，具有直接关联性。

二是关于在先基础注册商标的“商誉”在在后申请注册商标上的延伸。贵州同济堂提供了大量证据证明“同濟堂”作为在先基础注册商标经过长期使用和广泛推广宣传，具有较高知名度，且早在诉争商标申请前的2009年8月即开始在先基础商标与诉争商标并列使用在其商品的事实，“同济堂”品牌具有较高知名度和美誉度的“商誉”可以延续至诉争商标上，并产生积极的指向商品来源的作用，相关公众可以将两者之间直接联系在一起，认为是同一市场主体。因此，诉争商标可以获得核准注册。

通常认为，商誉是商品生产者或经营者在其生产、流通和与此有直接联系的经济行为中逐渐形成的，反映社会对其生产、产品、销售、服务等多方面的综合评价。[2]因此，商标和商誉之间的关系是密不可分的，即商标是商誉的载体，而商标在使用中产生的商誉对消费者识别商品来源起到了决定性的影响。“商标的延伸注册”是对自身在先商誉的“合理使用”，即“商誉”的延续或转移。[3]

在“广西三品王”【（2015）高行（知）终字第2546号】商标驳回复审案件中，法院认为，商标注册人对其各自独立申请的商标具有专有权，但注册商标之间的延伸关系并不是当然具有。如果商标注册人申请的在先基础商标长期使用并获得了一定的市场知名度，从而使公众能够将同一或类似商品范围内的在后申请注册商标与其自然关联在一起，那么基础注册商标的商誉才可以在在后申请注册商标上延续。

三是引证商标在诉争商标（在后申请商标）与在先基础商标之间的障碍性。在案例中，引证商标一（第3178271号）及引证商标二（第3574839号）分别于2003年8月及2005年9月获准注册，明显晚于貴州同济堂在先商标的1996年3月。虽然申请商标的显著识别部分“同济堂”完整包含引证商标一及引证商标二的显著部分“同济”，但因在“同济”二字后加上与“医药”具有特殊意义和历史渊源的“堂”字，已经形成了新的整体性含义，不构成近似商标。在案证据也可以证明，在先商标经过长期的使用和宣传，在相关公众中具有较高的知名度，形成了一定的市场格局。申请商标的注册申请系基于正当商业需求，不具有攀附引证商标的意图。另外，基于商标审查和审理标准的统一性和稳定性，在先基础商标注册先于引证商标一及引证商标二，且三者维持了十余年的不近似注册状态，已经成为了稳定的法律权属状态。换个角度说，核准在后引证商标一及引证商标二注册时，在先基础商标不是法律障碍，那么，在后申请商标进行延伸注册时，引证商标一及引证商标二亦不能成为法律障碍。因此，法院认为，诉争商标的显著部分“同济堂”更接近同一申请注册人在先基础注册商标“同济堂”，而与引证商标“同济”尚可区分。

在“鱷魚國際”【（2015）高行（知）终字第1072号】及“苏州稻香村”【（2014）高行终字第1103号】这两起商标驳回复审案件中，法院都着重强调了在先商标必须经过长期使用从而建立知名度，以便能够与引证商标进行区分，且不会造成相关公众的混淆误认的重要性。而恰恰正是这一点，更加限制了延伸注册的理论必须建立在不违反《商标法》的强制性规定下，即不构成对商品来源的混淆时，可以予以核准在后商标的申请注册。

反观去年进行再审的“徽皖酒王”【（2016）最高法行再38号】案件，涉及了就诉争商标及引证商标的关联度问题。在本案中，诉争商标与引证商标不论是商标构成要素还是商品类别都极为接近，而且引证商标有足够的证据支撑其知名度大于诉争商标，因此，诉争商标与其在后申请商标之间的关系被阻断，即产生了笔者所认为的阻碍性。

在此，需要梳理“驳回复审”和“异议复审”两种案件类别下的审查侧重点。由于相对理由“驳回复审”案件中虽然引证了第三人的引证商标，但该第三人并不直接介入程序，因而无法评价引证商标知名度的影响，则“商标的延伸注册”应更加注重在先基础商标的使用情况与在后基础商标的关联性。而“异议复审”案件则相对更为复杂，由于引证商标权利人作为异议人（第三人）的介入，案件在审查时应将介入因素进行进一步对比，从而权衡引证商标的使用情况及阻碍性，在“异议复审”程序中，尤其需要考虑异议人引证商标介入的知名度对诉争商标能否注册的影响。

三、 解决路径

2014年5月1日实施的《商标法》第30条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”

本文所述案例“基础商标延伸注册”问题，是围绕《商标法》第30条规定的对申请商标合法性审查而展开的，笔者认为，实质上是对《商标法》第30条规定的限定性的司法突破。如何在司法实践中统一认识和做法，在立法层面予以规制，系本文的落脚点。

1.统一标准

在当前商标实务中，由于各方审查审理机关在处理涉及“商标延伸注册”的相关案件时仍然没有一个明确且统一的标准，这就导致了不同案件中各种看似前后矛盾的结论的产生，而这种前后矛盾的结论通常会以“个案审查”作为理由，而正是这种“个案审查”理论，可能影响对基本法律原则的严肃性和稳定性的评价。

根据上述案例的分析及论证，笔者认为，“基础商标延伸注册”理论内容，亦即商标延伸注册的合法性审查原则，需要考虑以下三点：（1）在后申请商标与在先基础商标在标识和商品类别上是否相同、近似和类似，且这种相同、近似和类似的程度是否强于与引证商标的比较；（2）在先基础商标是否形成了具有较高知名度和美誉度的商誉，且足以使得相关公众将在后申请商标与在先基础商标紧密联系在一起，形成来源同一性的认知；（3）介入商标的使用是否会成为在后申请注册的障碍。

2.在最高法院发布指导性案例中，确定法律适用原则和标准

根据相关规定，“指导性案例”是指对审理类似案件具有普遍指导意义的案例。最高人民法院审判委员会讨论通过的指导性案例，如各级人民法院正在审理的案件，在基本案情和法律适用方面，与最高人民法院发布的指导性案例相类似的，应当参照相关指导性案例的裁判要点作出裁判。由于上文所述的大量存在且常见于最高法院再审案件中“基础商标延伸注册”案件需要解决的统一标准的问题的迫切性，笔者建议，最高法院在相关案件中确立“基础商标延伸注册”的合法性审查的原则和统一标准，作为指导性案例发布。

3.立法建议或出台司法解释

最高法院公布的指导性案例非正式的法律渊源，司法实践中是“参照”适用。因此，有必要在立法上对《商标法》第30条予以完善。笔者建议，在《商标法》第30条上增加一款，作为“但书条款”，即“申请注册的商标，与申请人在先注册的商标相同或者近似，所指定和核定商品类别相同或者类似，且申请人在先注册商标具有较高知名度的，相关公众足以形成两件商标来源同一主体认知的，予以初审公告或者核准注册”。

而立法往往滞后，且现行《商标法》于2013年修改、2014年实施。笔者建议，最高法院在出台相关商标授权确权案件的司法解释时，将上述统一适用原则和标准纳入进去。

四、 结语

商标的延伸注册问题目前已大量存在于司法實务中，而商标的延伸注册实际上也反映了目前商品经济社会高速发展的发展需求。商标作为品牌的最直接展示，能够帮助经营者吸纳更多的消费者。在拥有足够的品牌粘性后，商标的延伸便能够将这种粘性潜意识地转移到该品牌其他产品或者相关产品上，这自然成了越来越多的经营者开始大力发展品牌延伸策略的动因。在飞速发展的现代社会中，任何产品及服务都需要不断更新以适应市场的激烈竞争，产品及服务在进行延伸及创新的同时，品牌也自然需要進行拓展，但新品牌的建立需要经营者投入大量的运营成本，并且这种新的投入可能面临更多不可控的风险，这也在无形之中增加了企业的负担，对社会资源造成了浪费。而商标延伸注册理论成为了保障企业品牌发展的重要保障，企业可以在节省大量推广成本的同时加快新产品进入市场，消费者亦可以接触发展更快且更多样化的产品，这对市场的健康起到了更好的推动作用。

参考文献：

[1]孔庆兵.商誉延续对商标可注册性的影响[N].中国知识产权报，2015-10-23.

[2]程一方，黄玉烨.商标专用权的理论缺陷与注册商标的信誉保护[J].理论月刊，1998（9）：25-27.

[3]陶钧.延伸注册以在先商誉为判断要素[J].中国知识产权报，2015-03-06（008）.