现有技术抗辩制度综述

李晓欢

摘要：在知识产权制度中，权利人利益和公众利益之间的平衡是重要的考量因素。专利制度也不例外，在赋予专利权人垄断权的同时，也应确保社会公众的利益，这样才能发挥专利制度鼓励发明创造，促进科学技术进步和经济社会发展的目的。

关键词：现有技术抗辩 现有技术 抗辩权

一、现有技术抗辩制度的起源、设置目的和性质

（一）现有技术抗辩制度的起源

现有技术抗辩制度是指侵犯专利权纠纷案中，被告主张被控侵权技术采用的是现有技术，因而其行为不侵犯原告所主张的专利权的抗辩方式。

现有技术抗辩制度起源于德国，被称为自由技术水准抗辩。1891年，德国专利法对无效宣告请求设定了5年的除斥期间。根据该规定，除斥期间经过后，他人无法申请无效该专利。此时，若该专利存在瑕疵，如把现有技术申请为专利，对于现有技术的实施者是非常不公正的，应予以救济。而自由技术水准抗辩就是作为针对瑕疵专利的救济手段而产生的。1938年，德国最高法院在Keller Fenster案中，将专利权的保护范围加以限制，把现有技术排除在外。1986年，德国联邦最高法院在Formstein案中，首次明确了现有技术抗辩制度。

（二）现有技术抗辩制度的设置目的

从现有技术抗辩制度的起源看，其最初的设置目的是作为针对瑕疵专利的救济手段。但在1941年，德国就删除了专利法中对无效宣告请求5年除斥期间的规定，瑕疵专利可以随时撤销，但现有技术抗辩制度却继续存在，可见该制度此后的存在目的不在于作为公众应对瑕疵专利的救济手段，而是另有原因。

理想的情况下，被授予专利权的发明创造都应当符合专利法有关专利性的要件。但现实情况是，即使经过实质审查，也无法保证授予的专利都是具备新颖性和创造性的。因为专利法中所规定的现有技术范围非常广泛，无论投入多大的人力和物力，都无法避免瑕疵专利的产生。这一问题在美国这样已实行专利制度长达两百年的国家，也是无法避免的，在其他各国也是普遍存在的。

所以，由于瑕疵专利的普遍存在，以及专利确权和专利侵权审判机构的分离，现有技术抗辩制度的适用使现有技术实施者以最简易的程序得到及时的救济。

（三）现有技术抗辩的性质

从性质上看，现有技术抗辩是一项抗辩权，是针对实体请求权而发生的一种对抗的权利，只有被告主张时法院才予以审查。只有在专利权人向现有技术实施者主张停止侵害、赔偿损失等权利时，现有技术实施者才可以对该请求权进行现有技术抗辩，以阻却该请求权的效力。由此可见，现有技术抗辩如果成立，其结果是专利权人的诉讼请求被驳回，现有技术实施者的行为被认为不侵犯专利权且无需承担侵权责任。值得注意的是，专利权人的诉讼请求被驳回，并不意味着其专利权的丧失，其专利权仍然存在。

二、我国的现有技术抗辩制度的设置及其必要性

1984年、1992年和2000年《专利法》均未规定现有技术抗辩制度，在2008年修改《专利法》时新增了第六十二条，规定了现有技术抗辩和现有设计抗辩。这制度产生于学说和判例，在2008年法定化以前就在司法实践中存在。

我国《专利法》采纳了德国专利确权机构独立于专利侵权纠纷审判机构的设置。在我国，不仅存在现有技术范围广泛，瑕疵专利难以避免的问题。由于我国实用新型和外观设计专利申请不需要经过实质审查即可获得授权，所以与发明专利相比，授权的实用新型和外观设计专利的稳定性较差。且我国实用新型和外观设计专利总量较大，以2016年为例，授权使用新型专利达90.3万件，外观设计专利44.6万件，占所有授权专利的77%。瑕疵专利问题在我国格外突出，这使得我国现有技术抗辩制度的设置显得尤为重要。

（一）现有技术抗辩的认定标准

《专利法》中与现有技术抗辩相关的条款包括：第六十二条，它规定“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权”；同时，第二十二条四款规定，“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术”。那么在是否适用现有技术抗辩的认定中，首先要明确可用于现有技术抗辩的现有技术范围，其次需理清现有技术抗辩的具体适用方式。

（二）现有技术的范围

针对2000年《专利法》所制定的《专利法实施细则》对现有技术进行了定义，其第三十条规定“专利法第二十二条第三款所称已有的技术，是指申请日（有优先权的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，即现有技术”。2008年的《专利法》的第二十二条四款把专利的新颖性、创造性标准从相对标准修改为绝对标准，即无论是出版物公开、还是使用公开或者其他方式的公开，其地域范围都包括国内和国外。《专利法》第六十二条对现有技术抗辩的规定中也使用了“现有技术”这一表述，其含义应与第二十二条中的含义一致，即申请日以前在国内外为公众所知的技术。

为公众所知的技术从其法律状态来看，可分为不受专利保护的技术和被有效专利保护的技术。不受专利保护的技术属于公有领域，任何人都可以自由使用该技术，显然可以适用于现有技术抗辩。那么被有效专利保护的技术能否被认为是现有技术呢？专利侵权纠纷处理的是涉案专利的禁止权，需要判断被诉侵權人所实施的技术是否侵犯原告的专利权。而被诉侵权人所实施的技术是否侵犯另一专利权，则是其与另一专利权人之间的民事关系，另一专利权的所有人有权决定是否主张权利。可见，被诉侵权人是否侵犯原告的专利权与被诉侵权人是否侵犯另一专利权是两个相互独立的民事关系，即使被诉侵权人侵犯另一专利权也对该技术是否为公众所知没有任何影响。所以，无论公知技术是否被专利保护，都可以被认为是现有技术。

（三）原告专利、被控侵权技术和现有技术的比对

要判断现有技术抗辩是否成立，必然涉及原告专利、被控侵权技术和现有技术的之间的比对。由最高院司法解释可知，应首先对原告专利和被控侵权技术进行比对，如被控侵权技术的全部技术特征落入原告专利的保护范围，则进一步比对被控侵权技术和现有技术。如在对原告专利和被控侵权技术进行比对时发现被控侵权技术并未落入原告专利的保护范围，可直接判定不侵权，则完全没有适用现有技术抗辩这抗辩权的必要性。最高人民法院在泽田公司与格瑞特公司侵犯实用新型专利权再审案（2012）民申字第18号中确认了这一比对方法。

（四）被控侵权技术与现有技术的比对标准

被控侵权技术与现有技术比对的标准不统一，现主要存在以下几种观点：

最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（法释【2009】21号）》第十四条第一款中明确了现有技术抗辩在司法实践中的具体适用条件，即“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于《专利法》第六十二条规定的现有技术”。

最高人民法院在泽田公司与格瑞特公司侵犯实用新型专利权再审案（2012）民申字第18号中指出，“审查现有技术抗辩时，比对方法是将被诉侵权技术方案与现有技术进行对比，在两者并非相同的情况下，审查时可以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术是否公开了与之相同或者等同的技术特征”。

2014年，最高院的关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）的公开征求意见稿第二十六条规定，“被诉侵权人一般只能依据一项现有技术方案或者现有设计主张不侵权抗辩。但是，被诉侵权人举证证明被诉侵权技术方案属于一项现有技术方案与公知常识在专利申请日前是显而易见的组合的，或者被诉侵权设计属于一项现有设计与惯常设计在专利申请日前是显而易见的组合的，人民法院可以认定被诉侵权人的不侵权抗辩成立”。但2016年审议通过的司法解释却删除了该内容，可见最高院对创造性标准持谨慎态度。

北京市高级人民法院在《专利侵权判定指南（2017）》第137条中规定，“现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。”

对于被控侵权技术与现有技术的比对标准，在理论和实践中均存在不同的理解，笔者认为现阶段宜采纳较严格的比对标准，即新颖性标准。原因在于，首先，新颖性标准简单易操作，規则成熟，所以执法标准易统一。其次，采纳新颖性标准会使适用现有技术抗辩的情形减少，但在不能适用的情况下，现有技术实施者仍可提起无效程序，也就是说虽效率会有所影响，但公正性仍是有所保证的。

三、小结

现有技术抗辩制度是指在侵犯专利权纠纷的案件中，被告主张被控侵权技术采用的是现有技术，因而其行为不侵犯原告所主张的专利权的一种抗辩方式。现有技术抗辩制度起源于德国，其设置目的是在专利确权和专利侵权审判机构分离的前提下，使现有技术实施者以最简易的程序得到及时的救济，其性质是抗辩权。

我国采纳的也是专利确权和专利侵权审判机构的分离机构设置，且瑕疵专利普遍存在，这使得现有技术抗辩制度在我国的应用具有现实的必要性。在2008年《专利法》修改时，新增了现有技术抗辩制度。

在现有技术抗辩的认定中，首先需明确现有技术的范围，即申请日以前在国内外为公众所知的技术。无论公知技术是否被专利保护，都可以被认为是现有技术。不能够援引抵触申请进行现有技术抗辩。在进行技术比对时，应首先对原告专利和被控侵权技术进行比对，再比对被控侵权技术和现有技术。现对于被控侵权技术与现有技术的比对标准存在不同的理解，现阶段宜采纳新颖性标准。