创造性分析“三步法”之我见——从本领域普通技术人员的视角

刘 倜 金光华 陈华成

一、引 子

关于创造性（非显而易见性）的判断，《专利审查指南》（2010版）中规定“三步法”，指出：要从最接近的现有技术和发明实际解决的问题出发，判断要求保护的发明对本领域的（普通）技术人员来说是否显而易见。

在一种解读中，建议在判断中从本领域技术人员的视角来还原发明创造的产生过程，并在考虑发明创造的产生过程的基础上，建议从整体上认识和把握现有技术。①熊婷.创造性技术启示判断中技术方案的整体考量［N］.中国知识产权报，2013-12-27（011）.

然而，在这样的解读中，这里的“本领域技术人员”其实是发明人，而并非是专利法意义上的本领域技术人员。因此，其看待发明创造的角度，可能会有别于所谓“本领域普通技术人员”看待发明创造的角度。

《专利审查指南》（2010版）中规定：“所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的‘人’，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。”②参见《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第2.4节，第171页。一般地，这里的“本领域技术人员”更通常地被称作“本领域普通技术人员”。如《专利审查指南》（2010版）中所进一步指出的“设定这一概念的目的，在于统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响”。

然而，《专利法》《专利法实施细则》《专利审查指南》（2010版）中似乎并未明确什么是创造能力。那么，什么是创造能力呢？

一般地说，创造能力或者说创造力可以被认为是一种主观能动性，是主动去认识问题、分析问题和解决问题的能力。认识、分析和解决新问题，以新的方法论去分析问题，以新的方案来解决问题等。从某种意义上，后两者也可以被看作是新的问题。创造力是智慧生命区别于其他生命的本质特征，也是本领域的真实血肉的技术人员区别于本领域普通技术人员这种假想的、没有能动性的机械化的生命的本质特征。

因此，就这点而言，有必要考虑一下本领域普通技术人员这种没有深度学习能力的人工生命，将会如何来实现进行“创造”（这里，姑且将其所实现的技术方案也称作发明创造）。

二、“创造”

首先，作为本领域普通技术人员，“他”需要一份对比文件来作为“最接近”的对比文件。现在，没有任何的启示，也没有后知后觉（hindsight）。于是，“他”随意地选择了一份对比文件——D1（假设其方案包括特征：字母A和字母B）——来作为“最接近”的对比文件，以对其进行修改。“他”想道：“这个对比文件D1一定存在某种问题（姑且称之为谜之问题‘õ’），但我尚不知道。解决了这个问题，我就能实现一个效果（姑且称之为谜之效果‘X’）。效果是什么我也不知道。如何解决我也不知道。”

在现在的情况下，一般地，对比文件D1自身不会自揭其短，而本领域普通技术人员“他”又没有认识D1所可能存在的、但D1自身又没有教导的问题的能力。“他”也不能以新的方法论去分析问题，以新的方案来解决问题。所以现在，“他”既不知道为何修改该对比文件D1，也不知道如何修改该对比文件D1。“他”又得不到“神启”来给“他”以创造的智慧，又不能如审查员那样得到“hindsight”来看到某些通往作为最终目的的该技术方案的捷径甚至该最终目标本身。“他”一筹莫展……等等，“他”突然想到，“我可是‘具有从该技术领域或者其他技术领域中获知……之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力’的”……于是，“他”动用“他”的这个能力，去检索海量的资料来试图得到某种“启示”。

（1）可能“他”会发现有些资料（例如，对比文件D2）公开了能够与该对比文件D1结合的方案，其能够实现某种技术效果Y。但这个效果不是“他”想要的。

（2）也可能“他”会发现有些资料（例如，对比文件D3）提及了对比文件D1的某种存在的问题“ü”，但没有给出解决方案。然而，一方面这个效果也不是他想要的，另一方面，就算是他想要的，他也不知道怎么来分析这个问题“ü”来创造出解决方案，“他”只能去检索之前的技术中有没有公开如何解决这个问题。

（3）还可能“他”会发现有些资料（例如，对比文件D4）教导了一种针对与该对比文件D1互斥的方案中类似问题“ô”的解决方案。

（4）还可能“他”会发现有些资料（例如，对比文件D5或者公知常识）教导了特征：数字“1”。但根据对比文件D1和该资料（D5或者公知常识），“他”不知道为什么要把数字“1”与对比文件1结合，也不知道结合了用来做什么或者实现什么。

假设“他”穷尽所能找到的资料，只发现了这几份相关联的资料。“他”阅读并尝试组合这些资料，然而依然得不到他想要的谜之问题“õ”和谜之效果“X”。“他”不由哀叹，上帝果然是公平的，在给予他“获知……之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力”的同时，并没有给予他创造力这种东西。于是，“他”确定，解决这个谜之问题“õ”并实现谜之效果“X”的谜之方案是需要创造力的，在“他”的能力范围之外。

那么，本领域普通技术人员构思“发明创造”的过程，对于我们有什么启示呢？

三、启示I——有关本领域的普通技术人员

首先，对于本领域普通技术人员进行“发明创造”的过程，最艰难的地方在哪里？在于发现（新）问题！更不用提以新的方法论去分析问题，以新的方案来解决问题了。

本领域普通技术人员“他”不能从现有技术的方案发现该方案的问题；或者说，“他”不能从现有技术的方案预期如何对其改进以及带来什么效果。问题和效果，是一体的两面，但各有侧重，下文将会进一步说明。

“他”只能在黑暗中摸索（也许检索），来看现有技术中有没有公开过该方案有什么问题，或者有没有什么别的公开的方案来和该方案结合以实现某种效果。所以“他”能得到的方案才都属于现有技术（当然，也可能包括“他”从这些公开能显而易见地得到的内容），不能被授予专利。

其次，如果这时有个全知的生物告诉“他”，当你从该对比文件出发你会面对这种“要实际解决的技术问题”，于是会怎样？“他”将会被“启示”，“他”会去检索现有技术来看有没有公开过这样的或类似这样的问题及其解决方案，从而得到一个解决该“要实际解决的技术问题”的方案。当然，也有可能“他”最终也没找到这样的公开。

基于上面的这些考虑，我们回到《专利审查指南》（2010版）中的相关规定。

四、启示II ——有关《专利审查指南》（2010版）

《专利审查指南》（2010版）中关于创造性的“三步法”的第三步（判断显而易见性）有这样的规定：“判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示……这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，改进该最接近现有技术并获得要求保护的发明。”③参见《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1节，第173页。

在这里，先天性地存在这样的疑问：在待审的发明之前，在完全没有该发明公开的情况下，本领域普通技术人员从最接近的对比文件出发能否面对所述技术问题？因为只有认识到了问题，才可能去分析问题，进而去解决问题。在很多时候，认识到问题是个艰难的研发和积累的过程；而一旦认识到了问题，分析和解决可能就迎刃而解。

因此，笔者以为，实际上，“发明实际解决的技术问题”或者所谓的“会使本领域的技术人员改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明”的启示，首先要解决的是“为什么”的问题，即在待审的发明之前，本领域普通技术人员为什么要去修改最接近的对比文件。

一般地，现有技术的文献不太可能公开自己潜在有什么问题。而“本领域普通技术人员”又没有认识问题和分析问题的能力。在没有待审的发明的启示的情况下，“他”依靠什么才能认识（或者用《专利审查指南》（2010版）的话是“面对”）这个“所实际解决的技术问题”？所以，“他”才需要启示，才需要一篇文献恰好公开或者使“他”能够显而易见地认识到“现有技术的该文献存在‘所实际解决的技术问题’”这个事实。注意，需要被公开的不是“所实际解决的技术问题”这个问题本身，而是“现有技术的该文献存在‘所实际解决的技术问题’”这个事实。

换而言之，发明相对于最接近的现有技术所要“实际解决的技术问题”，并非是本领域普通技术人员在发明之前所能知晓的，也不是发明之前的现有技术中的认知，它不属于现有技术。“实际解决的技术问题”这一概念本身就意味着后知后觉。

因此，从某种意义上来说，上面所引述的《专利审查指南》（2010版）中有关启示的规定或许被如下解释可能更适合：在没有启示的情况下，本领域普通技术人员不“会”（would）去修改对比文件。不是本领域普通技术人员不“能”（could）去修改，而是“他”没有能动性因此没有动机去修改。

五、启示III ——同样有关《专利审查指南》（2010版）

在《专利审查指南》（2010版）关于创造性的“三步法”的第二步（确定发明的区别技术特征和发明实际解决的问题）中规定：“审查过程中……基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题，可能不同于说明书中所描述的‘技术问题’；这种情况下，应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定其实际解决的‘技术问题’。”④参见《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1节，第172页

虽然上述的规定给予了审查员以重新确定其实际解决的技术问题的灵活性，然而却无可避免地引入主观性。下面从几个方面来说明。

首先，按照《专利审查指南》（2010版）现在的规定，在“三步法”的第二步，审查员代替了本领域普通技术人员分析了发明相对于最接近的现有技术的区别以及所实现的技术效果（或者所实际解决的技术问题），之后在第三步，才又把任务交还给本领域普通技术人员：你（本领域普通技术人员）现在假定回到申请日之前怎么解决这个技术问题。而如前面所分析的，在从本领域普通技术人员的视角来看发明的情况下，这基本是最艰难的一步，却被直接赋予了。

就这点而言，需要强调的是，发明所“实际解决的技术问题”并非是发明之前的现有技术中的认知。在发明之前，本领域普通技术人员除了现有技术中已知的（包括可以从已知资料中显而易见地获得的）改进最接近的现有技术的方式之外，“他”并不知晓当时未知的改进方式。因此，发明所“实际解决的技术问题”它也不应当成为指引本领域普通技术人员去现有技术中寻找改进现有技术的启示或者动机的方向的因素（实际上却是最主要的因素）。审查员可以以此为指引帮助检索过程，但在判断创造性的过程中，本领域技术人员改进现有技术的启示或者动机应当来源于现有技术本身。因此，发明所“实际解决的技术问题”这一概念相当于实质性地教导了本领域普通技术人员“后知后觉”的知识。

其次，在实践中，常常发现有审查员将由发明的区别技术特征推断来的“发明实际解决的技术问题”描述为提供对应的区别技术特征，或者描述为从该区别技术特征可以直接显而易见地上推得到的问题或者下推得到效果，从而低估发明的创造性。尽管在《专利审查指南》（2010版）中补充说明了：“发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础”，然而“任何技术效果”，不恰恰暗示了任何“实际解决的技术问题”么？

最后，在实践中，“发明实际解决的技术问题”与发明自己所声称的技术效果往往相去甚远，甚至可谓风马牛不相及。其与所谓的“会使本领域的技术人员改进该最接近现有技术并获得要求保护的发明”的启示往往逻辑上并不紧密关联，虽然在页面上二者往往印刷在一起。

另外，审查员作为鲜活的人，尽管他在审查过程中有意识地减少主观因素的影响，但却不可避免地带着他的主观能动性，使得他所假想的“本领域普通技术人员”原生地带着某种程度的创造力。实际上，审查员在特定技术领域的水准越高，他所假想的“本领域普通技术人员”对创造性的判断标准往往越高。

综上所述，可以看出在从发明所要实际解决的技术问题的角度出发来分析创造性的时候，很可能增强了而不是降低了审查员原本就天然带有的主观性，从而降低了客观性。反而是从发明的技术效果角度出发，可能会比技术问题的角度更客观一些。

这里还需要说明的是，不管是从发明所实际解决的技术问题的角度，还是从发明的技术效果的角度，两条路径的目的，都是去分析是否给出启示，使得本领域的技术人员有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。由于本领域技术人员没有主观能动性，因此即使面对所述技术问题，在没有这种启示的情况下，本领域的技术人员也没有动机去改进现有技术。

六、结 论

因此，笔者窃以为，《专利审查指南》（2010版）现在的规定默许了机械化的本领域普通技术人员的主观能动性，实际上暗含地赋予了机械化的人以创造能力，至少是一定程度上的创造能力（认识甚至分析“发明实际解决的技术问题”），从而有可能导致审查过程中的主观因素的增加。另外，《专利审查指南》（2010版）中的这种暗含的赋予，无形之中降低了从现有技术到发明申请的从无到有的创造过程中最重要的一环——对问题的认知——的难度，从而可能导致低估发明的创造性。

笔者窃以为，或许规定成如下会更客观一些：“在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明的技术效果或由发明的技术效果所确定的实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以实现基本相同或相似的技术效果的启示。”

如此，使审查员的审查过程侧重于在待审的发明之前，在完全不考虑待审发明的教导的情况下，对比文件是否给出启示来修改最接近的现有技术。这启示可以是基于发明的技术效果，或者可以基于由发明的技术效果而分析得到发明所实际解决的技术问题。但是，或许还应当明确：有启示才有动机，无启示则一般无动机。