论我国标准必要专利问题的司法政策选择——基于标准化体制改革背景

于连超 王益谊

论我国标准必要专利问题的司法政策选择
——基于标准化体制改革背景

于连超 王益谊

近年来，司法诉讼日益成为解决标准必要专利问题的重要路径。我国标准必要专利问题的司法政策以现行标准化制度为背景，规范对象限于推荐性标准。基于我国正在推进标准化体制改革，应尽早思考将团体标准和强制性标准纳入司法政策的规范范围。团体标准涉及专利问题的规范设置，应尊重标准制定组织的自我规制机制；强制性标准涉及专利问题的规范设置，应严格适用强制许可条件和程序，并给予专利权人公正补偿。

标准必要专利 司法政策 标准化法 Frand原则

标准凝聚着各相关方的利益诉求而具有较强的公共属性，专利则是公共财富通过法定程序私有化的财产权利，标准与专利内在的基本价值“紧张”关系引发了标准必要专利（Standard Essential Patent，以下简称SEP）问题。专利权人应以怎样的许可条件和使用费许可其专利技术给标准实施者，才能既有效保障专利权人获得合理利润，又可维护广大标准实施者的合法权益，并最终不会损害消费者利益，成为标准必要专利问题的核心内容。标准制定组织一般会制定专利政策构建事前协调机制，对标准必要专利的许可条件做出限制，以确保标准的有效实施。aRudi Bekkers, Joel West, IPR Standardization Policies and Strategic Patenting in UMTS, DRUID 2008 Summer Conference, Copenhagen, June 2008. 来源：https://www.researchgate.net/publication/258320619_IPR_Standardization_Policies_and_Strategic_Patenting_in_UMTS. 最后访问日期：2017年1月26日。这是解决标准必要专利问题的首要路径选择，这种机制以合同为基础，须获得专利权人的同意。当发生了专利侵权或是滥用专利权纠纷时，这种事前协商机制变得难以奏效。于是，司法救济日益成为解决标准必要专利问题的重要路径选择。2016年3月，我国出台了第一份包含标准必要专利问题司法政策的司法解释文件，即《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《解释二》）。其中第24条对推荐性标准涉及专利侵权纠纷的司法规则做了规定，b《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第24条规定了四款内容，分别是：“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。”“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。”“本条第二款所称实施许可条件，应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商，仍无法达成一致的，可以请求人民法院确定。人民法院在确定上述实施许可条件时，应当根据公平、合理、无歧视的原则，综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素。”“法律、行政法规对实施标准中的专利另有规定的，从其规定。”该司法政策将会对标准必要专利问题的司法实践产生重要影响。

一、标准必要专利司法政策的适用条件：文本解读

《解释二》第24条包括四款内容，分别规定了推荐性国家标准明示涉及专利信息的，标准实施者提出不侵权抗辩和专利权人请求停止侵权的适用规则。法院可应当事人请求介入纠纷内部，确定许可实施条件。法律和行政法规对标准必要专利问题有规定的，适用其规定，这也将司法政策与相关立法衔接起来。

（一）“明示”所涉必要专利信息

《解释二》第24条第1款和第2款的适用条件是“明示”，如果推荐性标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人就不得以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权，“明示”也是专利权人、被诉侵权人协商专利实施许可条件的前提。披露标准必要专利的信息是“明示”的基本途径，《解释二》并没有规定明示的内容、形式及程序等问题，现行可见的相关规定包括：一是《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》（以下简称《管理规定》），二是《标准制定的特殊程序第1部分：涉及专利的标准》（GB/T20003.1-2014）（以下简称GB/T20003.1-2014）。

必要专利信息的披露被认为是处置标准必要专利问题的第一步，c参见王益谊等著：《标准涉及专利的处置规则：〈国家标准涉及专利的管理规定〉（暂行）和相关标准实施指南》，中国标准出版社2014年版，第6页。以便标准制定组织寻找替代方案或对涉及的专利权进行协商处置。《管理规定》规定，参与国家标准制修订的任何组织和个人负有披露其拥有和知悉的必要专利信息的义务，并鼓励没有参与国家标准制定修订的组织和个人披露其拥有和知悉的必要专利信息。GB/ T20003.1-2014规定，参与或未参与标准制定的任何组织和个人应尽早披露其拥有或知悉的必要专利信息。GB/T20003.1-2014并没有对“尽早”做出进一步的规定。依据《管理规定》，“尽早”可以理解为“标准制修订的任何阶段”。d参见《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》第5条规定。根据GB/T20003.1-2014规定，披露必要专利信息的主体是“任何组织和个人”，包括项目提案方、工作组的所有成员、全国专业标准化技术委员会的委员以及提供技术建议的单位或个人等。在标准制修订过程中的任何阶段一旦获得必要专利信息，则需在此后任何阶段的标准草案，直至正式出版的国家标准引言中给出相应的说明，标准实施者可以通过阅读标准文本知悉标准所涉及的必要专利信息。

标准文本对必要专利信息的“明示”能够产生公信效力，对作为交易相对人的标准实施者而言，便负有“应知”和“不得侵犯”的义务。标准实施者有知晓所“明示”必要专利信息的义务，标准实施者实施标准时负有仔细阅读标准本文的义务。标准实施者不得以没有阅读标准引言内容为由，抗辩不知晓必要专利信息。因此，标准实施者不得以实施该标准无需专利权人许可为由进行不侵权抗辩。如果没有“明示”标准必要专利的相关信息，标准实施者可否抗辩不侵犯专利权？此时应保护善意的标准实施者，因为没有“明示”，标准实施者难以得知标准是否涉及专利以及必要专利的具体信息。

（二）“公平、合理、无歧视”原则

“公平、合理、无歧视”原则（以下简称Frand原则）是《解释二》第24条第2款和第3款适用的重要条件，专利权人不得故意违反其承诺的按照Frand原则实施专利许可之义务。否则，导致无法达成专利实施许可合同的，专利权人停止标准实施行为的请求将不会得到支持。当发生侵权纠纷时，法院应根据Frand原则确定标准必要专利的实施许可条件。

Frand原则是标准制定组织长期奉行的知识产权政策，《解释二》是我国司法政策中首次提及该原则。《管理规定》、GB/T20003.1-2014以及《团体标准化第1部分：良好行为指南》（GB/T 20004.1-2016）e参见推荐性国家标准《团体标准化第1部分：良好行为指南》（GB/T 20004.1-2016）第5.3.1.3部分规定。对Frand原则均有规定。根据《管理规定》第9条规定，专利权人或专利申请人欲将其专利技术融入推荐性国家标准的，需承诺遵守Frand原则向标准实施者免费或有偿许可其专利技术。否则，推荐性国家标准不得包含专利技术；标准草案报批阶段发现的，标准草案将不会被批准发布；标准发布后发现的，标准可能会面临暂停实施或被修订的风险。依据第13条规定，已经承诺遵守Frand原则的专利权人在转让其专利权时，应事先告知受让人该专利实施许可声明的内容，并保证受让人同意受该声明的约束。该规定实际上确定了标准必要专利上的Frand原则承诺之权利限制，意味着在标准必要专利上形成了一项权利负担，使该项专利权在转让时具有“权利瑕疵”。专利权人遵守Frand原则的承诺并不会发生限制专利权转移的法律效力，但是，如果专利权发生转移，受让人不承认转让人之前做出的遵守Frand原则的承诺，则会对标准实施者利益产生重要影响。因此，专利权的转移不宜对专利权人之前做出的遵守Frand原则的承诺产生影响。

构建标准必要专利问题中的法律程序，重点须规范专利权人与标准实施者的行为。众所周知，标准必要专利问题真正出现实质性症结的是标准进入实施阶段出现的非正常状态：专利权人的“专利劫持”（Hold Up）行为和标准实施者的“反劫持”（Anti-Hold Up）行为。如果专利权人违反Frand原则的承诺，未以“公平、合理、无歧视”的条件与标准实施者开展专利实施许可的谈判，导致无法达成专利实施许可合同，这就构成了“专利劫持”（Hold Up）情形；如果专利权人遵守了其承诺的Frand原则，标准实施者又以种种理由推迟或者拒不达成专利实施许可合同，也就是发生了必要专利的“反劫持”（Anti-Hold Up）。可见，规范“专利劫持”行为和“反劫持”行为，成为构建标准必要专利问题中法律程序的重点。

《解释二》第24条第2款是针对“专利劫持”行为而设置的法律规则。一般情况下，专利使用人未经专利权人同意而实施专利的，专利权人有权禁止使用人的使用，为此可获得法院支持向使用人发出停止使用的禁令。但在标准实施中涉及到标准必要专利时，因专利权人违反Frand原则的承诺导致无法达成专利实施许可合同，此时，标准实施者继续实施标准，势必构成未经专利权人同意而使用该必要专利的行为；这种情形下，专利权人向法院提起诉讼请求标准实施者停止标准实施行为，显然是一种不正当行使权利的滥诉行为，如果司法实践给予支持，将有违法律设置该项专利权能的立法目的和功能。《解释二》第24条第2款针对专利权人“专利劫持”行为设置了禁令请求权的限制性规则：因专利权人违反Frand原则的承诺导致无法达成专利实施许可合同，如果标准实施者又无明显过错的，专利权人请求标准实施者停止标准实施行为的主张，将不会得到法院支持。

根据上述规定，可以认为《解释二》也确认了标准实施者必要专利“反劫持”行为的侵权属性和专利权人适用禁令请求权的正当性，在此基础上确立了规范“反劫持”行为的适用规则：即专利权人遵守了其承诺的Frand原则，但标准实施者以种种理由推迟或者拒不达成专利实施许可合同，就构成对必要专利的“反劫持”行为，此时，专利权人有权获得禁令救济，即要求标准实施者停止使用专利技术。f参见李慧颖：《专利劫持和反向专利劫持的法律关注》，载《竞争政策研究》2015年第2期，第15–19页。专利权人的停止标准实施行为主张能得到法院支持。欧洲最新司法实践认为，尽管标准必要专利权利人向标准制定组织做出了遵守Frand原则的承诺，如果专利权人对被诉侵权人发出了侵权警告，并给予被诉侵权人一个较为明确和具体的Frand条件下的许可要约，而被诉侵权人仍然继续使用涉诉的标准必要专利，未对专利权人上述要约做出积极回应，这种行为被认为是违反公认的商业道德和诚实信用原则的情形，故而专利权人寻求禁令停止专利侵权行为或者寻求召回侵权产品的行为，具有正当性，不构成《欧盟运行条约》第102条规定的滥用市场支配地位行为。gSee Paul M. Bartkowski, Mike Doman, European Court of Justice Ruling Adds to Challenges that U.S. Standard-Essential Patent Hol ders Face on Enforcement. The WLF Legal Pulse, September 1, 2015.来源：https://wlf egalpulse.com/2015/09/01/european-court-of-justice-ruling-addsto-challenges-that-u-s-standard-essential-patent-holders-face-on-enforcement/. 最后访问日期：2016年9月26日。

二、变革中的标准化体制与司法政策的历史使命

（一）标准化体制变革及其对标准必要专利问题的影响

标准化体制的历史渊源在不同国家表现出较大的差异。在美国，标准化活动完全是由市场主导的，标准都是自愿性的，标准是各利益相关方协调一致的结果。h参见于连超、王益谊：《美国标准战略最新发展及其启示》，载《中国标准化》2016年第5期，第89–93页。异于美国的市场主导模式，我国标准化体制是政府主导的。政府制定大量的推荐性标准，有过度干预市场之嫌而背离标准化活动的良好初衷，可能会对经济社会发展产生负面影响。2015年3月国务院发布了《深化标准化工作改革方案》（以下简称《改革方案》），对强制性标准范围做了严格规定，并积极鼓励社会组织和产业技术联盟制定团体标准，实现“该归市场的归市场”。现阶段，我国的标准化体制正在变革之中。改革目标是政府制定标准限于履行政府管制职责以及保障公共利益需要，其他类型标准则让渡给市场以团体的形式制定。这也源于标准本质上是自愿性和团体性的，政府不宜充当标准的提供者，应通过市场机制实现标准的自足供给。目前，我国还是以政府主导制定标准为主，无论是强制性标准还是推荐性标准，均是政府意志的表达。可以说，我国标准化体制现状及其改革进程也给标准必要专利问题增添了额外的非市场因素。

（二）标准必要专利司法政策的历史使命

《解释二》第24条的规范对象是推荐性标准，没有将团体标准和强制性国家标准涉及专利问题纳入规范范围。司法政策的这一选择是有现实基础的。一方面，在现有的国家标准、行业标准与地方标准三类标准体系中，推荐性标准占据了绝大多数份额。据统计，2006-2013年间，推荐性国家标准占整个国家标准体系总量的比例平均值高达86.37%。2006-2011年间，推荐性行业标准占整个行业标准体系总量的比例高达91.96%。i参见中国标准化研究院：《2011中国标准化发展研究报告》，中国标准出版社2012年版，第31–35页。截止2013年底，我国累计备案地方标准共计27658项，其中推荐性地方标准24221项，约占87.57%。j参见中国标准化研究院：《2013中国标准化发展研究报告》，中国标准出版社2014年版，第55页。另一方面，标准必要专利侵权纠纷也主要集中在推荐性标准领域。如在“天津港湾工程研究所诉建设部综合勘察研究设计院‘真空预压加固软土地法’发明专利侵权纠纷案”中，侵权纠纷涉及的标准是推荐性行业标准《火力发电厂地基处理技术规定（试行）》（DL/T 5024-1993）。k参见张平：《论涉及技术标准专利侵权救济的限制》，载《科技与法律》2013年第5期，第69–78页。在“再审申请人张晶廷与被申请人子牙河公司及一审被告、二审被上诉人华泽公司侵害发明专利权纠纷案”中，l参见张晶廷与衡水子牙河建筑工程有限公司侵害专利权纠纷提审民事判决书（［2012］民提字第125号）。侵权纠纷涉及的标准是河北省工程建设标准《CL结构体系技术规程》（DB13／T（J）26-2000）。

尽管如此，由政府提供的推荐性标准未来将会大量减少。《国家标准化体系建设规划（2016-2020年）》表示，“推荐性标准保基本”，逐步缩减现有推荐性标准的数量和规模。从域外实践来看，标准必要专利侵权纠纷问题主要发生在团体标准领域。《解释二》将规范对象仅限于推荐性标准范围，并引进Frand原则，可以认为是解决目前问题的阶段性对策。《解释二》起草者也表示，该司法解释是现阶段各方的共识，并没有涵及标准涉及专利的所有问题。仅就各方能形成共识的典型问题予以明确，而对于争议较大的问题暂不涉及。m参见《统一细化专利侵权裁判标准营造有利于创新的法治环境——最高人民法院民三庭负责人就专利法司法解释（二）答记者问》，载《法制日报》2016年3月23日，第03版。由此可见，集中解决推荐性国家标准涉及专利侵权纠纷问题是司法政策的现实选择，并将会为团体标准和强制性标准涉及专利侵权纠纷问题积累司法经验。

三、我国标准必要专利司法政策的下一步关注：团体标准和强制性标准

（一）关注团体标准：尊重标准制定组织自我规制机制

司法政策对团体标准涉及专利问题的关注，可借助于标准制定组织的自我规制机制。相对政府规制而言，自我规制更具有接近社会现实和市场需求的优势，进而可以有效调动相应的知识资源和专家力量。对企业而言，自我规制的负担较轻，因为自我规制规则更多地表达为是一个协会或产业内部的义务，或者是公认的商业道德和行业惯例。n参见高秦伟：《社会自我规制与行政法的任务》，载《中国法学》2015年第5期，第73–98页。发源于民间的标准制定组织是由职业工程师组成的团体，既是标准的制定者，也是职业伦理守则的制定者，如发起成立美国国家标准学会（ANSI）的五家美国工程师协会同时也最早制定了工程伦理守则。这一现象反映出，标准制定组织的工程师不仅运用专业知识进行技术价值判断，还会通过建立职业伦理与道德标准对职业行为进行责任考量，o参见苏俊斌：《现代标准化组织的起源及其意义》，载《自然辩证法研究》2008年第10期，第58-64页。从而实现标准制定组织的自我规制。

针对标准必要专利问题，标准制定组织实施自我规制的重要机制就是制定各自的专利政策。如欧洲标准化委员会（CEN）和欧洲电工标准化委员会（CENELEC）于2001年发布的《CEN/ CENELEC指南8：标准化与知识产权》，对标准涉及专利问题做了规定；后又于2016年9月发布了题为《欧洲标准化委员会和欧洲电工标准化委员会关于标准必要专利和公平、合理、无歧视（Frand）承诺的态度》，对标准必要专利权利人的Frand承诺适用规则及其效力做了进一步解释。pSee CEN and CENELEC Position on: Standard Essential Patents and Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Commitments. www.cencenelec.eu/.../PolicyOpinions/EssentialPatents.pdf. 最后访问日期：2017年2月12日。国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）和国际电信联盟（ITU）于2005年联合成立特别工作组，制定了共同的标准涉及专利政策。标准制定组织的专利政策往往表现为以合同为基础的协议，对选择加入标准制定组织的专利权人、标准实施者具有约束力，并能够为作为潜在被许可人的众多标准实施者提供合同保障。司法实践中，法院对标准制定组织的专利政策持尊重态度。在Microsoft Corp. v. Motorola Inc.案中，法院判决认为，标准制定组织专利政策中的Frand原则构成摩托罗拉公司与标准制定组织之间合同内容的一部分，标准实施者则是这一合同的受益第三人（third party benefciary）。

在未来，随着团体标准在我国的发展，我国标准制定组织也将会制定并不断完善其专利政策，q参见《中国物流与采购联合会团体标准管理办法》第22条规定：“联合会团体标准如涉及专利时，应在立项时规定联合会团体标准涉及专利的处置规则、处置程序和要求等；处置规则、处置程序和要求应按一定的程序取得联合会团体标准制定成员的认可。”构建标准必要专利的自我规制机制，这将为司法政策提供重要参考。

（二）关注强制性标准：美国法的启示

我国政府对强制性标准涉及专利问题持十分谨慎的态度。《管理规定》第14条规定：“强制性国家标准一般不涉及专利”，这一规定旨在尽力避免强制性标准与专利引发的价值冲突。实践中，代表先进技术的团体标准更可能会涉及专利，但强制性标准涉及专利的问题也不能完全避免。

在美国，如果法律规定的技术性要求涉及专利，可能会适用强制许可制度。根据《清洁空气法》第308条规定，如果某项专利技术是遵守该法规定的新固定排放源标准、有害空气污染物标准和机动车排放标准所必需的技术，美国政府可以要求专利权利人以联邦法院指定的合理许可费许可他人实施其专利技术。当然，此强制许可有严格的适用条件：专利是遵守《清洁空气法》规定标准所必要的；专利权必须是积极使用；没有合理的可替代技术；没有得到专利技术的许可可能会导致垄断。此外，经过强制许可获得的专利使用权还受以下限制：专利许可的范围和持续时间必须限制在被许可人遵守法案要求所必需的范围内；专利许可必须是非排他性的；专利许可必须是不可转让的；专利许可必须是主要供应国内市场；专利许可应获得充分回报。rSee Mandatory Patent Licenses Under Section 308 of the Clean Air Act Federal Register Notice,（Federal Register: December 30, 1994）.来源：http://www.gtwassociates.com/answers/cases/EPAmandatorypatentlicenseFRnotice.htm, 最后访问日期：2016年12月16日。除了上述环保政策的考虑，消费者政策、管制政策以及国家安全政策等方面也是标准涉及专利政策的考虑因素，这些公共政策的考虑给政府行使警察权提供了理由。sSee Segal, Scott H, Fuel for Thought: Clean Gasoline and Dirty Patents, American University Law Review, Vol.51. 49-89(2001).但是，美国司法实践认为，政府对知识产权的侵害可能会构成宪法上的“征收”（taking）。tSee Ruckelshaus v. Monsanto Corp., 467 U.S. 986, 1003-04 (1984).那么，政府必须面对专利丢失价值的补偿问题，因为专利是美国宪法第五修正案保护的财产权利。

强制性标准涉及专利问题是我国司法政策需要面对的。依据《管理规定》第15条规定，如果强制性国家标准确有必要涉及专利，且专利权人拒绝做出Frand承诺的，则由政府主管部门和专利权人协商解决。至于如何协商，从现有立法文本不得而知。此时的司法政策须周全考虑两个方面，一是由于强制性标准旨在保障社会公共利益，在协商专利实施许可不成的情况下，可适用强制许可规则，保障不因专利权的垄断性而损害公共利益。二是应严格强制许可的适用条件和程序，且给专利权人以公正补偿，这也源于“没有公正补偿，任何财产不得被征收”的基本法理。

结 语

我国司法政策对标准必要专利问题做出回应，不仅是理论的呼吁，更是实践的需要。通过上述分析得知，此时的标准必要专利司法政策是以现行标准化制度为基础的，是现阶段各方的共识。随着我国标准化体制改革进程的不断推进，司法政策也将会面对重大的实践命题，特别是表达市场自治的团体标准和代表政府意志的强制性标准涉及专利问题。未来彼时的标准必要专利司法政策，亦应在尊重标准制定组织自我规制机制基础上表达其立场，恰当平衡专利权人、标准实施者以及社会公众之利益关系。

In recent years, judicial proceedings are becoming an important path to resolve the issue of SEPs. The judicial policy in SEPs based on the existing standardized system, its speci f cations are limited to the recommended standards. In view of the promoting reform of standardization system, the policy will face the issue of group standards and mandatory standards involving patent. When concerning the issue of group standards involving patent, the policy should respect the self-regulation mechanisms of the standardization organization. When concerning the issue of mandatory standards involving patent, the policy should strict the conditions and procedures applicable to compulsory licenses, and give the just compensation to patentee.

SEPs; judicial policy; standardization law; Frand principles

于连超，法学博士，清华大学—中国标准化研究院博士后王益谊，管理学博士，博士后合作导师，中国标准化研究院研究员

本文为国家自然科学基金面上项目“标准化对自主创新与产业发展的作用机理及相关公共政策研究”、国家标准化管理委员会课题“《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》的实施情况评估和修订”和“强制性标准体系构建研究”阶段性研究成果。