专利间接侵权的司法审查与认定——兼论《专利法修订草案（送审稿）》第62条的修改

马云鹏

专利间接侵权的司法审查与认定
——兼论《专利法修订草案（送审稿）》第62条的修改

马云鹏

作为专利法理论的难点和实践的热点，间接侵权一直是人们关注的问题，在专利权人和社会公众利益中寻找一个合适的平衡点，既要保证为专利权人提供有效的法律救济，又要避免其在寻求救济的过程中滥用权利，这样的双重目的使得该问题复杂化。本次《专利法修订草案（送审稿）》第62条欲将“帮助者”和“诱导者”纳入与直接侵权人连带承担侵权责任的范畴，体现出了立法者对于规制上述行为的意图。但仍需以直接侵权行为成立为前提，这会极大削减上述条文适用的空间，结合实践中的问题进行分析，希望至少在某些情形下可以不考虑直接侵权行为成立与否去追究间接侵权人的法律责任。

专利法 间接侵权 直接侵权

一、现状及问题

（一）立法问题

2016年4月1日，最高人民法院颁布了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》，该司法解释第21条首次将帮助、教唆行为纳入专利侵权行为，并给出了上述行为构成侵权的成立要件。a《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第21条：“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助侵权行为的，人民法院应予支持。明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的诱导他人实施侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆侵权行为的，人民法院应予支持。”

在对间接侵权行为进行认定时，是否要以直接侵权行为的存在为前提，理论界一直存有“从属说”b张玉敏、邓宏光：《专利间接侵权制度三论》，载《学术论坛》2006年第1期；杨萌、郑志柱：《专利间接侵权与专利侵权判定原则》，载《知识产权》2011年第4期。与“独立说”c吴凤玲、王成梅：《关于专利间接侵权的独立性》，载《厦门科技》2004年第3期；王凌红：《我国专利间接侵权的立法方向——以利益平衡为视点求解〈专利法〉第三次修改的未决立法课题》，载《电子知识产权》2009年第6期。两种观点，“从属说”，间接侵权行为依附于直接侵权行为而生，只有在发生了直接侵权时，才有间接侵权存在的空间；“独立说”则认为，间接侵权可被视为一类独立的侵权种类，可独立对其考量，故不需考虑是否存在直接侵权。回顾上述司法解释的出台过程，制定者也曾在两种理论间有过徘徊，其曾使用“实施侵犯专利权的行为”的表述，后又改为“实施了侵犯专利权的行为”，即从“独立说”转变到了“从属说”，从目前《专利法修订草案（送审稿）》新增的62条来看，也吸纳了上述司法解释的表述方法。

本文认为，既然是为了直接侵权无法规范到的禁止性行为，如果再苛以过于严厉的条件，可能会丧失《专利法修订草案（送审稿）》第62条的立法本意，如果要求直接侵权必须是法律意义上能够被确定为直接侵权行为，则很大一部分间接侵权行为可能无法得到法律的确认。比如，如果他人唆使消费者实施专利，或者为消费者个人实施专利的行为提供帮助，则可能会因为没有法律上的“直接侵权”，而无法直接认定间接侵权。

（二）现实需求

我国试图把“专利间接侵权”归入到“共同侵权”中来处理。但是，这样的方式有一个问题，即：从民法学中“共同侵权”理论的基本原则来看，只有在“直接侵权”发生时，“教唆、帮助他人实施侵权行为”的“间接侵权”才有了存在的基础。这种理论在专利侵权领域中可能会碰到如下问题，因为专利侵权判定适用的是“全面覆盖”原则，即当被控侵权行为（产品）覆盖涉案专利的全部技术特征时，才能被认定侵权，而某些生产者可能会刻意回避实施某项技术特征，由终端的不知情的消费者完成刻意最后的环节，依据“共同侵权”理论，此时的生产者并不侵权，显然，这对专利权人而言是不公平的。

1993年3月，太原重型机器厂诉太原电子系统工程公司、阳泉煤矿电子设备二厂侵犯其“磁镜式直流电弧炉”专利案被认为是我国专利间接侵权领域内的第一案，该案两级法院截然不同的观点也反应了实际审判中对专利间接侵权理论的不同态度。

本案中，太原重型机器厂于认为，太原电子系统工程公司和阳泉煤矿电子设备二厂加工生产的激磁线圈落入了其专利的保护范围，二者构成共同侵权。被告辩称，其接受委托加工的激磁线圈是一个部件，该产品未覆盖原告所有专利权利要求的全部技术特征，该产品对原告专利产品不构成侵权。

一审法院认为，涉案实用新型专利为“磁镜式直流电弧炉”，其法律保护范围系专利权利要求书中记载的的全部的必要的技术特征，被控侵权产品需包括上述全部技术特征才落入保护范围，经比对，被告生产的激磁线圈的技术特征并未达到上述条件，故被告的侵权行为不成立。d山西省太原市中级人民法院（1993）法经初字第27号民事判决书。

二审法院则认为，太原电子系统工程公司提供了生产专利产品最关键的核心部件，即专用的激磁线圈，且诱导另一被告阳泉煤矿电子设备二厂生产被控侵权产品，上述行为客观是已经构成了共同侵权，故两被告应承担共同侵权的赔偿责任。e山西省高级人民法院（1993）晋经终字第152 号民事判决书。

不难看出，该案二审法院突破了目前法律规定的局限性，从切实保护权利人利益的角度出发，在直接侵权行为不成立的前提下适用间接侵权理论，对提供专用部件的行为予以规制，有效的遏制了后续可能发生的侵权行为。

二、域外经验的借鉴

从体例上看，《美国专利法》第271条（a）款规定了直接侵权，第271条（b）款和（c）款分别规定了诱导侵权和帮助侵权。大部分法院并不要求专利权人在间接侵权诉讼中证明实际存在直接侵权行为。fRoger E. Schechter & John R. Thomas, Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks, Thomson West, 2003, pp.471-472.美国第八巡回上诉法院在1931年的一份判决中指出：对于间接侵权的行为，向专利权人提供救济不必把已有进行直接侵权行为当作前提，只要有直接侵权的威胁就可以。gGraham Paper Co. v. Internaitonal Paper Co., 46 F 2d 881, 8 USPQ 463（1931）.

这一观点也得到了联邦巡回上诉法院的认可，在1985年的一起案件中，被告抗辩认为，只有在随后发生直接侵权行为时，才有可能对间接侵权行为作出认定。联邦巡回上诉法院指出这种观点的错误之处，“（例如），只有在鸡蛋中孵出小鸡后，才能认为母鸡有孵蛋的行为，（这种观点显然是错误的）；再如，消费者已经使用了产品，才能认定之前发生过销售行为，（这一思路也是不正确的）。”hStandard Oil Co, v. Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co,（1985）.

此外，《美国专利法》在1984年对第271条进行了补充，增加了（f）款，“未经专利权人同意，在美国或者从美国提供或者促使提供尚未组装成专利产品的全部部件或其基本部件，积极诱使在美国境外将这些部件组装成专利产品的，…该人负侵权人的法律责任。”在该种情形中，发生在其他国家的组装行为，即直接侵权行为未必会得到认定，至少不是美国法院认定的，这正是间接侵权成立无需以直接侵权为前提的一个例证。i尹新天著：《专利权的保护（第2版）》，知识产权出版社2005年4月版，第518页。

如前文所述，由于我国对专利侵权的判定采用“全面覆盖原则”的标准，导致对专利间接侵权进行规范存在法理上的障碍。不过，美国联邦巡回法院在2015年8月的一起案件中也给出了解决这一问题的思路，在“阿卡迈科技公司诉聚光灯网络”案中，j转引自袁博：《“专利间接侵权”应当如何追责》，载《中国知识产权报》2015年11月18日，第8版。联邦巡回法院认为，如果一个专利涉及的是在网络中传输信息的方法，即便其中的某个程序或步骤是由网络使用者完成的，但该网络服务的提供者，即信息传输的控制者仍然构成直接侵权。在此案中，美国突破了专利侵权判定的“控制或导引”的传统标准，即如果被控侵权人为案外人提供了条件和途径，使其实施了方法专利中的某个步骤或程序，只要被控侵权人在此过程中（或之后）获得了经济上的利益，则有可能被认定为直接侵权。

从世界主流国家的做法来看，在美国率先认可专利间接侵权可独立存在的理论后，欧盟、日本、韩国等国家也纷纷以不同的方式承认了间接侵权的“独立”地位，主要形式有两种：一种是分别就帮助侵权和引诱侵权规定构成要件，要求上述行为的行为人承担独立责任，例如法国和德国；另一种则更为直接，即将帮助侵权视为直接侵权行为，从而赋予其独立承担法律责任的地位，例如日本和韩国。k详细内容可参见徐晓颖：《试论专利间接侵权的独立性—兼评〈专利法修改草案（送审稿）〉第62条》，载《广西政法管理干部学院院报》2016年第3期。

三、改进的思路和建议

（一）已有的经验

虽然《专利侵权司法解释（二）》并未明确引入“间接侵权”的概念，但司法解释的制定者在解释第62条时指出，“这一修改并不意味着在提起间接侵权诉讼之前，必须存在认定直接侵权成立的判决，否则将大大减少本条的适用空间。”l宋晓明、王闯、李剑：《〈最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）〉的理解与适用》，载《人民司法》2016年第10期。事实上，在制定上述司法解释的过程中，也曾提出过以下说法，即“明知有关产品、方法可以用于实施发明创造，未经专利权人许可，通过提供图纸、传授技术方案等方式积极诱导无权实施该专利的人或者依法不承担侵权责任的人实施，权利人主张该诱导者的行为属于《侵权责任法》第9条规定的教唆侵权行为的，人民法院应予支持。”m2014年7月发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（征求意见稿）第52条。也就是说，只要其行为可以供后续者实施专利，则可追究其侵权责任。

有学者指出，目前这个阶段，在提起以间接侵权人为被告的诉讼时，我们应理解为直接侵权行为“事实上会发生”，而不应理解为“事实上已经发生”，再进一步，在第三方的行为人未经许可实施专利的行为已经发生或者终将发生的前提下，间接侵权之诉即可启动。n崔国斌著：《专利法：原理与案例》，北京大学出版社2012年1月版，第651–652页。

即便在专利法中，对于即发侵权的行为也存在“预先规制”的类似条款，例如第11条对于许诺销售的规定，之所以将许诺销售纳入法定的禁止行为内，是因为在完整的市场交易行为不仅包含销售的环节，而是在早期阶段，即许诺销售阶段就开始了，故应允许专利权人在这一阶段就对可能损害专利权的行为进行及时的制止。同理，由于大量的专利产品最终均为个人消费或使用，如果前期不能遏止制造者的帮助或诱导行为，可能导致后期的经济赔偿难以追索，造成难以弥补的损失。换而言之，认可间接侵权行为的独立性，有助于防止其通过间接侵权行为攫取本属于专利权人的利益。

反观知识产权领域的其他立法，也已经降低了间接侵权行为认定的门槛，如2013年修正的《商标法》，其在第57条第6款将“为他人侵权提供便利条件的行为”和“帮助他人实施侵权行为”的行为均认定为侵犯注册商标专用权。从立法体例上来看，该条前五款均是就直接侵权商标权行为进行的列举，且第六款并未要求行为人与直接侵权人承担连带责任，故可视为商标法已认可了间接侵权行为的独立性，其需要承担的是独立的侵权责任。

（二）立法层面的建议

目前我国司法实践套用共同侵权的规则来处理间接侵权，因此《专利侵权司法解释（二）》第21条也无法突破2009年《侵权责任法》第8条的内涵，针对本次修法，我们建议从法律层面进行突破，即可以在目前《送审稿》第62条中增加一款，保证至少在一些特殊情形下，允许直接追究间接侵权行为人的责任。建议增设条款如下：

“发生下列依法对直接实施专利行为不予追究或者不视为侵犯专利权的情况，也可以直接追究帮助或教唆侵权行为人的侵权责任：

（一）该行为属于《专利法》第69条所述的不视为侵犯专利权的行为；

（二）该行为属于个人非营利目的的制造、使用专利产品或者使用专利方法的行为。”

现行《专利法》第69条规定了五种不视为侵犯专利权的情形，这主要是出于兼顾社会公众利益，在一定程度上限制专利权的考虑，此外，个人非营利性实施专利权也由于其危害小、范围分散等众所周知的原因而不被认为构成侵权。但是，基于前面的分析，如果以此作为故意教唆、帮助行为不构成侵权的理由，则可能招致更大的损害，因为，我们建议至少在上述两种情形下，可以绕过专利实施人，直接追究间接侵权者的法律责任。

四、构成要件探讨

在论证了间接侵权行为独立存在的应然性后，也有必要对其构成要件进行再次梳理，这里对专利间接侵权中两个关键的判定点进行讨论。

（一）间接侵权行为人的主观意图

主观上必须存在过错，即其知道或者应当知道专利权存在和会构成专利侵权这两项事实，依然教唆直接侵权行为人从事直接侵权行为，或者为之提供实质性的帮助，是间接侵权行为成立的主观要件。首先，教唆、帮助人的主观认识存在两个方面，缺一不可：一方面是知道或者应当知道专利权存在，另一方面是知道或者被其教唆或者提供帮助的行为构成专利侵权；其次，教唆、帮助人主观上存在过错，而直接侵权人是否知道或者应当知道专利权存在和其直接实施行为构成专利侵权则在所不问。

《专利侵权司法解释（二）》第21条也强调了共同侵权中的共同故意或共同过失，司法解释制定者认为，鉴于间接侵权人明显的主观恶意（“明知”），且其提供的零部件或者方法等是发明创造最终实施的“专用品”或者主要原因（“诱导”），因此，将此纳入《侵权责任法》第9条调整的范围。这并不意味着，于现行法律框架之外给予了专利权人以额外的保护。o《最高人民法院对关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）及说明》（送审稿）。上述观点认为“明知”是有主观恶意，但未给出进一步的解释。

《美国专利法》第271条（c）款规定，“任何人在美国销售、许诺销售或向美国进口获得专利权的机器、产品、组合物或合成物的零部件或组成部分，或者用于实施专利方法的材料、仪器，上述物品是发明的重要组成部分，且明知上述物品是为用于侵害专利权而特别制造或改造的，而非通用产品或非用于实质性非侵权用途的商品的，行为人应作为帮助侵权人承担责任。”最高法院在Aro案中对此进行了阐述，有学者对此进行了归纳，即在美国提起间接侵权诉讼时，专利权人需要就以下事实进行举证：pNordberg Mfg. Co. v. Jackson Vibrators, Inc., 153 USPQ 777（1967）。转引自尹新天著：《专利权的保护（第2版）》，知识产权出版社2005年4月版，第520页。

第一，被控侵权人知晓涉案专利真实有效的存在；

第二，被控侵权人知道其提供的产品是用于实施涉案专利的专用品；

第三，被控侵权人知道上述产品的购买人并未获得专利权人的许可。

上述判例为我们在实践中判定被控侵权人是否为“明知”提供了可参考的经验。

（二）“专用品”的认定

结合上述分析，间接侵权行为的认定最困难，也最重要的地方就是“专用品”的认定，即被提供的必须是专门用于实施他人产品专利的材料、专用设备或者零部件的，或者专门用于实施他人方法专利的材料、器件或者专用设备的。

对于“专用品”的认定，如果要求该部件是“仅仅只能用于实施专利技术”，而不具有其他任何功能，则显得标准过于严格，最终能够被认定为“专门部件”的情况将非常有限。因此，借鉴美国的经验，只要该部件除“能应用于实施专利技术”的其他功能并不具有“实质性”用途，即该部件“没有实质性非侵权”q《美国专利法》第271条（c）项。用途的话，则可以认定构成“专门部件”。

美国第五巡回上诉法院在1963年的Fromberg案中也对“实质性非侵权用途”给出了解释。rFromberg, Inc. v. Thornhill, 315 F. 2d 407, 137 USPQ 84（1963）.该案涉及一种用于修理无内胎车轮的装置，专利权人诉称，被告销售的橡胶栓塞是上述装置的专用部件，而被告则认为该橡胶栓塞也能用于修补普通的车轮轮胎，并非专用品，其行为不构成侵权。法院认为，从理论上看，被告销售的橡胶栓塞也许可以用于修补普通的轮胎，但若用于此种用途，需要耗费三倍于无内胎车轮的修补成本，违背常理，同时，从本领域的经验人员的证言看，从未发现该部件以前可用于这样的用途，故其应属于专用部件，不具有“实质性非侵权用途”。

不过，在上述案件中，美国法院也指出，如果是“常用商品”，则可默认为具有“实质性非侵权用途”。《美国专利法》第271条（c）款赋予了专利权人“有限的排除他人在专用产品领域竞争的权利”，s488 U.S. 199（1980）.但不允许其对可能具有很多非侵权用途的通用产品的供应加以控制。例如设想一种制作饼干的专利方法包括向面团混合物添加盐的步骤。向被控饼干制造者供应盐的当事人是不负辅助侵权责任的，因为盐是一种通用商品，除了在所要求保护的饼干制造方法中使用之外还有多种其他用途。t［美］J·M·穆勒著：《专利法（第3版）》，沈超等译，知识产权出版社2013年8月版，第364页。

事实上，“专用品”的认定范围关系到合理的专利权保护范围与专利权滥用之间的界定。美国司法实践曾在间接侵权与权利滥用之间摇摆。在Henry v. A.B. Dick Co.案uHenry v. A.B. Dick Co. 224 U.S. 1（1912）.中，间接侵权的扩张达到巅峰状态：法院认为，专利权人可以因为自己对打印机的专利权而要求对方从权利人处购买打印机所需要的一般商品，如纸张和油墨等，此类纸张和油墨的市场是由该发明开拓的。专利授权，就像销售普通商品一样，所有权人可以为该销售设置任何条件。然而，间接侵权制度的过度扩张导致了公众的反感。很快，法院在专利权滥用学说的名义下，重新调整了立场。在Mercoid IvMercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.，320 U.S. 661（1944）.和Mercoid IIwMercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.，320 U.S. 680（1944）.两起案件中，法官明确指出，专利权人只要试图控制非专利产品的市场，就构成专利权的滥用，即使这些产品除了用于专利发明没有别的用途。这无疑大大压缩了间接侵权的使用空间。在法院经历了来回摇摆的过程之后，美国国会在间接侵权与专利滥用之间寻求一种平衡。平衡的结果就是专利权人可以对非通用产品行使控制权。x崔国斌著：《专利法：原理与案例》，北京大学出版社2012年版，第689页。

The contributory infringement is thought to be one of the thorniest problems in Patent Law, because the Patent Law is supposed to provide suf f cient protection for patent holders, meanwhile preventing them to abuse the patent rights. The article 62 of the Amendment to the Patent Law intends to incorporate the helpers and inducers into the scope of joint liability, so that they need to jointly take the liability for tort. This article reveals the intention of legislators in regulating the above- mentioned behavior. However, since it is premised on the establishment of the direct infringement behavior, it will greatly reduce the application room for article 62. Considering the judicial practices, it is suggested to make the indirect infringers held legal liability regardless of the establishment of direct infringement behavior.

Patent law; indirect infringement; direct infringement

马云鹏，北京知识产权法院研究室法官助理，法学博士

本文系北京知识产权法院承担的最高人民法院2015年度司法调研重大课题“关于《专利法》第四次修改中的重大问题的调研”中的部分成果。该课题由北京知识产权法院陈锦川副院长主持，课题组成员包括：宋鱼水、姜颖、张晓津、许波、崔宁、马云鹏和陈志兴。本文由马云鹏执笔。