不可争议商标中在先权利的保护及限制

朱 冬

不可争议商标中在先权利的保护及限制

朱 冬

宣告注册商标无效的五年期间的经过，使得商标注册获得了程序上的不可争议性。在先权利人在五年期间届满后仍然可以向在后商标注册人提起民事侵权之诉。当然，如果在先权利人存在懈怠行使权利、放任侵权行为发生，在后商标权利人因长期使用使得商标获得了一定知名度的情况下，法院可以考虑从侵权救济手段——即损害赔偿和停止侵害——方面对在先权利的保护进行限制。

在先权利 不可争议商标 损害赔偿 停止侵害

一、问题的提出

在我国，保护在先权利被作为处理商标法中权利冲突案件的重要原则。商标法明确规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。①《商标法》第32条。注册商标损害在先权利的，在先权利人或者利害关系人可以向商标评审委员会申请宣告该注册商标无效。②在2013年《商标法》修改之前，我国商标法将损害在先权利作为商标权撤销的事由。参见2001年《商标法》第41条第2款。但是，对损害在先权利注册商标的无效申请受到五年期间的限制，即仅能在自商标注册之日起五年内提出。③《商标法》第45条第1款。该规定系2001年《商标法》第二次修改过程中新增的内容。超过五年期间的，则不能以侵犯在先权利等相对商标注册条件为由提起无效宣告申请。从这个意义上讲，五年期间的经过可以使得某一商标获得了某种注册上的不可争议性。④本文使用的“不可争议性”这一提法，参考了《美国商标法》的相关规定。当然，所谓的不可争议性仅仅是相对于在先权利而言的，以违反绝对商标注册要件为由申请宣告商标注册无效的，不受五年的时间限制（《商标法》第44条第1款），对以恶意抢注驰名商标为由申请宣告商标注册的，亦不受五年的时间限制（《商标法》第45条第1款）。但是，由于法律并未明确五年期间经过对商标权的具体法律后果如何，在实践中产生了一些争议。尤其是，对于在先权利人于五年期间经过后以民事侵权为由提起诉讼，要求商标权人停止侵害并赔偿损失的情形如何处理的问题，显得更加棘手。

在倍受瞩目的“乔丹”案中，尽管最高人民法院支持了中文乔丹的注册商标损害了迈克尔•乔丹的姓名权，⑤“迈克尔•乔丹与商标评审委员会行政纠纷再审案”，最高人民法院（2016）最高法行再27号行政判决书。但是乔丹体育注册的多件中文商标由于超过了商标法规定的五年期间而得以维持注册。目前，乔丹体育仍然保有在衣服、鞋等主营业务上的“乔丹”注册商标。此前，迈克尔•乔丹在上海以姓名权侵权为由对乔丹体育提起了民事侵权诉讼，要求乔丹体育停止使用含有其姓名的商标并赔偿损失。⑥刘建：《“飞人”乔丹诉“乔丹体育”侵权案开审》，载《法制日报》2013年4月27日，第008版。最高人民法院对中文乔丹注册商标损害迈克尔•乔丹姓名权的肯定无疑会对上述民事诉讼产生实质影响。但是仍然存在疑问的是，商标法对于商标注册中保护在先权利的五年期间的经过，是否会对民事侵权案件的处理产生影响？⑦关于该问题不同观点的总结，参见陶鑫良：《最高法院判决后，“乔丹”商标系列案还远未结束》，载《人民司法•案例》2017年第5期。

易言之，商标法明确规定五年期间的经过后不得再以损害在先权利为由申请认定注册商标无效，是否意味着商标权已经合法化，不再构成对在先权利的损害，因此在先权利人无权提起民事上的侵权之诉？如果答案是否定的，商标注册和使用构成对在先权利的侵害，那么在救济手段的选择上，是否会因五年期间的经过而受到一定的限制？对上述问题的讨论，涉及对商标注册制度和商标本质的认识问题，亦关乎商标保护中的利益平衡。

二、不可争议商标的法律效力

为了回答以在先权利主张宣告商标注册无效五年期间的经过是否会对民事侵权案件的处理产生影响的问题，需要从上述规则的法律效力入手进行分析。本部分从程序和实体两个方面对商标不可争议性的法律效力进行探讨。

（一）终结程序上的商标注册争议

从直观上看，五年期间经过的首要效果，在于终结了程序上以侵犯在先权利为由申请宣告注册商标无效的可能性，从而维持了商标注册的稳定性。

与法律上其他期间设定的原理类似，商标法上对以损害在先权利为由申请注册商标无效五年期间的限制，实际上“就是在保障商标注册人或者利害关系人的权利，与维护已经注册商标所形成的秩序之间形成一种平衡”。⑧孔祥俊著：《商标与不正当竞争法：原理和案例》，法律出版社2009年版，第162页。由于该五年为不变期间，⑨参见杜颖著：《商标法》（第3版），北京大学出版社2016年版，第42页。因此对于那些在商标注册后五年期间内未主张在先权利，或者虽然在五年期间主张在先权利而未能获得支持的权利人而言，均不得再以侵害在先权利为由主张宣告注册商标无效。从商标注册人的角度来看，五年期间的经过使得商标获得了某种程序上的不可争议性。也就是说，不可争议性条款“为注册人提供了稳定其商标所有权的手段。……可以鼓励生产者培育与特定商标相联系的商誉”。⑩Park‘N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189, 198 (1985).

在美国，认为其权益受到损害的当事人主张撤销注册商标的期限原则上亦为自商标注册之日起五年。⑪参见《美国商标法》第14条。需要说明的是，在美国，版权侵权并非向专利商标局主张撤销商标注册的理由。1 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 6：18 (4th ed.).关于上述五年期间经过的法律后果，《美国商标法》明确规定五年期间的经过并未导致商标权本身的不可争议性，而仅仅是使得商标注册变得不可争议，⑫参见《美国商标法》第15条。使得注册成为商标注册有效性、注册人享有商标所有权、注册人在商业经营中享有专有使用权的决定性证据（conclusive evidence）。⑬参见《美国商标法》第33条（b）款。需要注意的是，在美国司法实践中，有的法院认为获得不可争议性的商标可以被推定为符合显著性的要求。⑭例如，在1989年的Dieter v. B. & H. Industries of Southwest Florida一案中，美国第十一上诉巡回法院指出，“不可争议的地位是检验混淆时应考虑的因素之一。由于Dieter的标识是不可争议的，可以推定其至少是获得了第二含义的描述性标识，因此是一个较强的商标”。Dieter v. B. & H. Industries of Southwest Florida, 880 F.2d 322, 329 (11th Cir. 1989).从这个意义上讲，不可争议条款在一定程度上强化了对注册商标的保护。这种做法遭到了批评，因为其以商标注册的不可争议性为由在实际上赋予了商标标识本身以财产地位，显然违背了商标法的基本原理。⑮Kenneth L. Port, The Illegitimacy of Trademark Incontestability, 26 Ind. L. Rev. 519, 552 (1992); Rudolph Callmann, Unfair Competition Without Competition? The Importance of the Property Concept in the Law of Trade-Marks, 95 U. Pa. L. Rev. 443, 467 (1947).在1992年的DeCosta v. Viacom案中，第一上诉巡回法院坚持将商标的不可争议性的效力限定在程序上，主张商标权本质上是普通法上的权利，商标显著性的强弱取决于商标使用，不应以商标注册的不可争议性为由使得商标权获得更强的保护。⑯DeCosta v. Viacom, 981 F.2d 602 (1st Cir. 1992).

（二）不当然免除实体上的侵权责任

需要进一步明确的是，五年期间的经过是否在实体上排除了商标侵犯在先权利的侵权责任，即商标不可争议性的获得是否导致商标权在实体上获得合法地位。对这一问题的回答，与对商标注册效力的认识有关。在美国，由于商标权产生于使用而非注册，⑰Turner v. HMH Pub. Co., 380 F.2d 224, 228 (5th Cir. 1967).撤销商标注册仅仅意味着商标注册人失去了商标制定法上规定的利益，并不导致对商标权的完全否定，因此商标注册人依然可以依照普通法享有权利。如前所述，按照《美国商标法》的规定，商标的不可争议性亦仅仅是程序上的，对商标权本身并不产生影响，不能排除在后商标注册人在实体上的侵权责任。未经权利人的许可，不得将他人的姓名或者肖像作为商标使用，这是公开权（right of publicity）的应有之义。⑱2 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 13：26 (4th ed.).五年的商标撤销期限的经过并非对公开权行使的限制。

但是，在我国商标权的取得采注册制，⑲《商标法》第3条第1款。商标注册是获得商标专用权的唯一手段。注册商标被宣告无效的法律后果是商标专用权自始不存在。⑳《商标法》第47条第1款。由此进行反推，既然商标法明确规定五年期间的经过后不得再以损害在先权利为由申请宣告注册商标无效，商标注册的不可争议性意味着商标专用权亦已经合法化，不再构成对在先权利的损害，在先权利人无权再提起民事上的侵权之诉。据此，有学者认为允许在先权利人在五年期间经过后提起民事侵权之诉的做法，不利于商标注册人权利状态的稳定，“这似乎也不是立法的本意”。㉑黄晖：《如何解决注册商标与在先权利及其他注册商标的冲突》，载《中华商标》2003年第3期。

事实上，认为商标不可争议性的获得排除了实体上的侵权责任的前提，是将商标权取得的合法性（即形式合法性）与商标权行使的合法性（即实质合法性）相等同。这种认识随着我国司法实践中对商标注册法律效力认识的变化而受到了冲击。近年来，我国法院逐渐认可即使在五年的期限内，当事人亦可以依损害在先权利为由对注册商标注册人提起民事侵权之诉，而不再完全将该问题委诸商标争议程序，认为“被控侵权的权利是否经过行政程序授权，对于将有关知识产权权利冲突纳入民事诉讼范围并无影响”。㉒孔祥俊著：《商标法适用的基本问题》（第2版），中国法制出版社2014年版，第164页。最高人民法院明确表示，“一种构成对民事权利的侵犯的行为，……不能因获得某种形式上、程序上所谓的合法授权而改变其侵权行为的性质”。㉓鲁沃夫公司与北京鹊翔医疗科技有限责任公司侵犯商标专用权和不正当竞争纠纷案，最高人民法院（2010）民申字第1468号民事裁定书。按照这样的观点，商标注册仅仅使得商标注册人获得一种形式上的权利，五年期间的届满仅仅意味着在先权利人无法通过行政程序主张商标注册无效，即商标权在形式上无法再进行争议，但是并不意味着在实质上对商标不损害在先权利的肯定。也就是说，商标权在注册程序上的不可争议性并不能排除其损害在先权利的可能性，“即使被告拥有合法注册的商标，也不表明被告行使其注册商标专用权的行为不能被认定为侵权”。㉔刘晓军：《侵权标识是注册商标法院应当如何审理》，载《电子知识产权》2004年第7期。

综上所述，通过对商标权形式合法性和实质合法性的区分，应当认为商标不可争议性使得商标权获得了形式合法性，但是并未使其获得实质的合法性，因此也就不能排除实体上的民事侵权责任。据此，在先权利人即使在申请宣告注册商标无效的五年期间经过后，仍然可以以注册商标侵犯在先权利为由对商标注册人提起民事诉讼。最高人民法院即明确肯定，“与他人著作权、企业名称权等在先财产权利相冲突的注册商标，因超过商标法规定的争议期限而不可撤销的，在先权利人仍可在诉讼时效期间内对其提起侵权的民事诉讼”。㉕2009年《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第9条。上述规定尽管没有将人身权包括在内，但是从其背后的原理出发，不论是享有人身权还是财产权，在先权利人均有权提起侵权民事诉讼。

三、保护在先权利的限制

当然，五年申请注册商标无效期限的经过对民事诉讼不发生影响，并不意味着法律上不存在其他对在先权利人的主张进行限制的依据。也就是说，对不可争议商标中在先权利保护进行限制的理由和方式需要在商标注册规则之外寻找。

（一）限制的理由

在具体案件中，尽管申请宣告商标注册无效五年期间的经过并不当然免除在后注册商标注册人实体上的侵权责任，但是五年期间的经过可能同时伴随着下列情形的出现，基于这些特殊的考量可能需要对在先权利的保护进行一定的限制。

第一，在先权利人怠于行使权利。实践中可能出现以下情形，即在先权利人可能在商标注册后的五年之内未提出宣告商标注册无效的请求，亦未在该期间内对商标注册人提起民事侵权之诉；或者在先权利人在商标注册后的五年之内提出过宣告商标注册无效的请求，但是并未获得支持，在五年期间过后则选择提起民事侵权之诉的方式寻求救济。由于商标注册具有公示效力，商标注册公告后在先权利人能够知道其权利受到侵害的事实，其怠于提出无效宣告请求和怠于行使其实体权利的行为理应受到限制。如前所述，商标法明确规定了怠于提出无效宣告请求的法律效果，即赋予商标注册的不可争议性；而对于在先权利人怠于行使实体权利的问题，则需要在其他法律中寻找其依据。在衡平法上，原告的懈怠（laches）是一种限制救济的理由。㉖参见薛波主编：《元照英美法辞典》（缩印版），北京大学出版社2013年版，第775页。上述做法值得借鉴：在涉及不可争议商标的案件中可以考虑在先权利人是否存在怠于行使权利的因素，对在先权利的保护进行适当限制。

第二，商标注册人已经通过使用在商标上积累了商誉。与在先权利人怠于行使权利相关的一个考量因素是，含有在先权利客体的商标经过使用，已经积淀了商标注册人的商誉。在此种情形下，在先权利人的利益与商标注册人对于涉案标识所承载商誉的利益之间是存在冲突的。因此，在保护在先权利时，还需要考虑在后商标注册人因商标使用而获得的利益。在“武松打虎图”著作权纠纷案中，北京市第一中级人民法院指出，“虽然一审判决景阳岗酒厂停止使用刘继卣的作品《武松打虎》组画对其经营确有影响，但景阳岗酒厂仍然可以与著作权人协商取得该作品的使用权”。㉗“裴立、刘蔷与山东景阳岗酒厂侵犯著作权纠纷案”，北京市第一中级人民法院（1997）一中知终字第14号民事判决书。根据1993年《商标法实施细则》第24条第1款的规定，商标争议应当自注册公告之日起1年内提出。商标局最终撤销了景阳冈酒厂的注册商标。上述结果遭到了我国学者的批评，认为当美术作品被用于商标时，其本质发生了变化，新的使用方式产生了新的权利，由此产生的利益应当归属于商标权人。㉘参见刘春田：《“在先权利”与工业产权——“武松打虎”案引起的法律思考》，载《中华商标》1997年第4期。

综上所述，尽管商标注册人侵害他人在先权利为代价获取了个人利益，但是，如果受害人出于懈怠不去主张其权利，且商标注册人通过较长时间的使用而使得商标在市场上获得广泛的认可时，对在先权利人的保护就应当受到一定的限制。

（二）欧盟的默许规则

为了平衡商标所有者与在先权利人之间的利益，㉙Case C-145/05 Levi Strauss & Co. v. Casucci SpA, [2006] ECR I-3703, paragraph 29.1988年《欧盟协调成员国商标法律指令》专门引入了默许规则，对不可争议商标中的在先权利保护进行限制。

根据该指令的规定，欧盟商标权的取得采取注册制，㉚Article 5.1 of Council Directive 89/104/EEC.注册被宣告无效意味着商标权的丧失。商标注册中的在先权利主要包括在先商标权、姓名权、版权以及工业产权。㉛Article 4 of Council Directive 89/104/EEC.为了限制在先权利的保护，该指令规定，除非在后商标的注册是出于恶意，在先商标所有人知道在后商标的注册，却在五年中默许（acquiesce）该在后注册商标在成员国内使用的，该在先商标所有人在程序上不得再申请确认该在后商标注册无效，在实体上则无权对抗（oppose）该在后注册商标的使用。㉜Article 9.1 of Council Directive 89/104/EEC.而所谓的对抗，即是指通过侵权诉讼制止相关权利的行使。㉝Kerly on Trademarks and Tradenames 15-055.该指令允许成员国将上述规定适用于其他在先权利。㉞Article 9.2 Council Directive 89/104/EEC.与此同时，在后商标注册人亦无权对抗在先权利的行使。㉟Article 9.3 Council Directive 89/104/EEC.据此，该指令在事实上确立了在先权利与在后注册商标合法共存的法律状态。

从立法模式来看，欧盟的默许规则实际上是将在先权利保护的限制纳入到了商标注册争议制度之中。该指令对于在先权利人进行限制的条件主要包括：商标注册人系出于善意注册商标并持续使用注册商标，在先权利人则在知道在后注册商标的使用后五年内容忍其使用。根据欧盟法院的解释，商标无效宣告请求五年期间的起算点应当是在先权利人知道在后注册商标使用之时。㊱Case C 482/09 Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch, Inc., paragraph 87 (2011).符合上述条件的，在先权利人不但不能申请宣告商标注册无效，亦不能提起民事诉讼主张保护在先权利。欧盟的默许规则产生了广泛影响，英国、德国和法国均按照指令的要求将上述规定转化为国内法。㊲参见《英国商标法》第48条、《德国商标和其他标识保护法》第21条和《法国知识产权法典》第714-3条。

（三）对救济手段的限制

与欧盟的模式不同，我国商标法中在先权利申请宣告商标注册无效的五年期间，乃是以商标注册之日起为起算点，亦不考虑在先权利人对在后注册商标的主观态度。因此，在我国商标法中建立类似欧盟法上的默许规则需要立法上做较大幅度的调整。在立法没有对不可争议商标中在先权利保护进行限制规定的前提下，无法排除在后商标注册人对在先权利侵权。当然，即便如此，亦不妨碍法院在司法实践中，通过援引其他法律规则对在先权利的救济手段进行一定程度的限制。

第一，对损害赔偿的限制。对在先权利人主张的损害赔偿救济的限制首先体现在诉讼时效上。在五年期间内，如果在先权利人亦未通过民事诉讼向商标注册人主张其权利，其损害赔偿的主张应当受到诉讼时效的限制。亦即，在商标注册人主张诉讼时效抗辩时，侵权损害赔偿数额仅能自权利人向法院起诉之日起向前推算二年计算。㊳参见《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第28条。

此外，对于损害赔偿数额的计算，在涉及不可争议商标的在先权利保护案件中，在先权利人所受到的损失主要表现为商标注册人本应向在先权利人支付而未支付的许可费损失。在主张以侵权获利计算损害赔偿数额时，㊴参见《侵权责任法》第20条。则需要对侵权获利的计算进行一定的限制，即不应以带有商标商品的全部获利为基础进行计算。这是因为，商标注册人的利润主要是商标中蕴含的商誉价值的反映，而商标中蕴含的商誉并非来自在先权利人，而是在商标的使用过程中积淀下来的。以侵犯在先著作权的注册商标为例，学者建议侵权获利“依版权之诉，应以侵犯版权的复制品本身的价值作基础去计算。……而只有在商标侵权时，计算基础才不是承载被印刷作品的标识本身，而是商标贴附的有关商品”。㊵郑成思：《“武松打虎”图法院判决及行政裁决引发的思考》，载《法学》1997年第10期。

第二，对停止侵害的限制。近年来，我国学术界和司法实务界均逐渐放弃传统大陆法下将停止侵害定性为基于绝对权的请求权而在侵权案件中自动适用的立场，开始探讨在知识产权法领域中限制停止侵害适用的可能性。例如，在专利侵权诉讼中，公共利益往往被作为限制停止侵害适用一个重要的考量因素。㊶张玲：《论专利侵权诉讼中的停止侵权民事责任及其完善》，载《法学家》2011年第4期。关于不可争议商标在先权利保护中停止侵害的适用，最高人民法院明确主张，在先权利人超过争议期限对商标注册人提起民事侵权诉讼的，法院“不再判决承担停止使用该注册商标的民事责任”。㊷2009年《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第9条。显然，与专利侵权案件不同，对在先权利保护的限制并非出于对公共利益的考虑。如前所述，这种限制乃至出于对在先权利人懈怠的否定性评价和对商标注册人利益的考虑。正如最高人民法院在相关文件中所言，“权利人长期放任侵权、怠于维权，在其请求停止侵害时，倘若责令停止有关行为会在当事人之间造成较大的利益不平衡，可以审慎地考虑不再责令停止行为”。㊸2009年《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第15条。也就是说，如果在先权利人没有在五年的期间内提出宣告专利无效的请求，亦没有提出侵犯在先权利的民事诉讼，在后注册商标注册人在此期间内持续地使用商标并在相关公众中获得了一定的认知度的情况下，法院可以考虑不给予停止侵害的救济。

结 语

面临不可争议商标中在先权利的保护及限制的问题，不应简单地将商标不可争议性与在先权利的保护两个问题混为一谈，甚至将商标的不可争议性作为限制在先权利保护的唯一理由。而是需要从商标注册制度的本质出发，厘清商标不可争议性的法律效力，并在现行法律框架中寻找可能限制在先权利保护的理由和依据。

商标不可争议性的获得仅仅终结了特定情形下在先权利人通过商标无效宣告制度进行救济的可能性，其目的在于保障商标注册的稳定性。但是，商标不可争议性的获得并不当然使得商标注册人获得在实体上不侵犯在先权利的法律地位。因此，即使在五年期间届满，在先权利人仍然有权对在后商标注册人提起民事侵权之诉。当然，在该类民事诉讼中，五年期间的经过同时伴有权利人怠于行使权利和注册商标因使用而获得知名度的情形。考虑到上述情形，在立法上没有相关规定的情形下，法院亦可以对在先权利人主张的民事救济进行限制，综合考量上述因素利用现有的法律制度对损害赔偿和停止侵害救济进行适当的限制，以实现在先权利人和在后商标注册人利益的平衡。

Upon exhaustion of the fi ve-year period for motion of invalidation of a trademark registration, the trademark becomes incontestable in registration procedure. However, the owner of earlier rights could still fi le law suits against the later registered trademark holder for civil torts in courts. If the owner of earlier rights acquiesces the registration of the later trademark and did nothing to prevent the infringing acts, therefore, the later registered trademark holder gains public resignation through continuous use of the said trademark, the court should consider limiting the remedies, either damages or injunctions, provided to the owner of earlier rights.

earlier right; incontestable trademark; damages; injunction

朱冬，法学博士，厦门大学知识产权研究院助理教授