专利创造性判断中的商业成功——最高人民法院（2012）行提字第8号判决评析

吴 蓉

专利制度的价值不仅在于促进科技进步和创新，还在于作为经济激励的政策性手段推动社会发展。因此，一项发明创造能否被授予专利权，首先应当从技术层面就其对现有技术作出的贡献进行评价，同时，对发明创造的经济评价也不容忽视。商业上的成功正是发明创造经济价值的直接体现，对于其创造性的判断会产生积极影响。2012年4月，在胡颖与国家知识产权局专利复审委员会专利权无效行政纠纷案中，最高人民法院第一次对作为专利创造性判断辅助因素的商业成功进行了详细的分析和阐述，该案入选2012年度《最高人民法院知识产权案件年度报告》，引起理论界和实务界的广泛关注。

一、案情和裁判

（一）基本案情

涉案专利是名称为“女性计划生育手术B型超声监测仪”的第200420012332.3号实用新型专利，专利权人为胡颖。2008年5月16日，深圳恩普公司针对涉案专利权提出无效宣告请求，提交相关对比文件，主张权利要求1-6不具备创造性。专利复审委员会经审查于2008年12月19日作出第12728号无效宣告请求审查决定（以下简称第12728号决定），认定涉案专利权利要求1和2相对于对比文件的结合不具备《专利法》第22条第3款规定的创造性；权利要求3-6在其引用的权利要求1和2不具备创造性的情况下，也不具备《专利法》第22条第3款规定的创造性。据此宣告涉案专利权全部无效。胡颖不服，针对第12728号决定向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

（二）法院判决

北京市第一中级人民法院一审认为，第12728号决定认定事实清楚，适用法律正确，行政程序合法。判决维持第12728号决定。

胡颖不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。二审期间，胡颖主张涉案专利获得了商业上的成功，并提交证据予以证明。其中，新证1为专家证言，证明涉案专利解决了现有技术中所面临的手术难题。新证2为相关政府采购合同，涉及购买数量不等的无锡贝尔森影像技术有限公司生产的B超监视妇产科手术仪。新证3为音像出版社出具的证明及出版证书，证明“经阴道超声介入性计划生育手术”DVD光盘于2008年出版发行。新证4为国家知识产权局出具的检索报告，载明涉案专利权利要求1-6具备新颖性和创造性。北京市高级人民法院二审认为，涉案专利的提出，克服了现有技术中的缺点与不足。新证1、2、3均可采信，涉案专利已经取得商业上的成功，而且这种成功是由于其技术特征直接导致的，涉案专利具备创造性。判决撤销一审判决和第12728号决定，判令专利复审委员会就涉案专利重新作出无效宣告请求审查决定。

专利复审委员会不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院经过审查后裁定提审本案，并于2012年4月13日作出（2012）行提字第8号行政判决，撤销一、二审判决和第12728号决定，判令专利复审委员会就涉案专利重新作出无效宣告请求审查决定。

关于权利要求1的创造性，最高人民法院认为，第12728号决定对区别技术特征（2）所涉相关技术事实尚未查明即得出权利要求1不具备创造性的结论，难以令人信服。专利复审委员会应当在技术事实认定清楚的基础上再就无效宣告请求作出审查决定。关于涉案专利产品是否获得商业上的成功，最高人民法院认为，当采取“三步法”难以判断技术方案的创造性或者得出技术方案无创造性的评价时，从社会经济的激励作用角度出发，商业上的成功被纳入创造性判断的考量因素。当一项技术方案的产品在商业上获得成功时，如果这种成功是由于其技术特征直接导致的，该技术方案即具有创造性。相比相对客观的“三步法”而言，对于商业上的成功是否确实导致技术方案达到被授予专利权的程度，应当持相对严格的标准。当申请人或专利权人主张其发明或者实用新型获得了商业上的成功时，应当审查：发明或者实用新型的技术方案是否真正获得了商业上的成功；该商业上的成功是否源于发明或者实用新型的技术方案相比现有技术作出改进的技术特征，而非该技术特征以外的其他因素所导致的。该案中，专利权人在二审阶段提交证据证明涉案专利产品获得了商业成功，但其提交的证据仅载明湖北、河南、黑龙江省人口与计划生育委员会采购了116台涉案专利产品，从产品的销售量来看，尚不足以证明涉案专利产品达到商业上成功的标准。

二、对该案的评析

专利法意义上的“商业成功”概念最早出现在美国。1966年，美国最高法院在Graham案中明确提出判断非显而易见性时要考虑商业上的成功等辅助性因素，欧洲和日本专利局审查指南中也都将商业上的成功作为创造性判断的辅助性因素。考察各国的相关规定，美国强调商业成功等辅助因素在创造性判断之初即应作为事实要素予以考虑，而欧洲专利局则主张商业成功等辅助因素只有在创造性判断存在疑问时才予以考虑。在我国，商业成功最早在1993年的《专利审查指南》（以下简称审查指南）中被列为创造性评判中的参考性判断基准之一，并在随后几版审查指南中分别被表述为“辅助性审查基准”、“判断发明创造性时需考虑的其他因素”。但是，在我国的专利审查实践中，鲜有以商业上获得成功为由认定技术方案具备创造性的案例。该案历经一审、二审和再审，专利权人在无效宣告请求审查程序和一审中均未提出商业成功的主张，专利复审委员会和一审法院根据无效宣告请求人提交的对比文件，采取“三步法”的判断方式作出涉案专利无创造性的结论。二审中，专利权人提交证据主张涉案专利取得了商业上的成功，因此，该案是否应该考虑商业成功的因素，涉案专利是否取得商业上的成功，什么原因导致其商业上的成功进入二审和再审的审理范围。最高人民法院以再审判决的形式明确了商业成功在专利创造性判断中的地位和认定方法，为相关的司法审判和行政审查实践给出明确指引。

（一）商业成功在创造性判断中的地位

我国《专利法》第22条第3款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”对创造性中（显著的）进步的判断，主要是考察技术方案是否具有有益的技术效果，比如是否产生了质量改善、节约能源等更好的技术效果。对创造性中（突出的）实质性特点的判断，则是从本领域技术人员的角度评价技术方案相对于现有技术是否显而易见，一般按照“技术贡献论”的思路，采取“三步法”来考察技术方案对现有技术是否构成实质性的贡献以及该贡献是否达到可授予垄断性权利的程度。这也是2010版审查指南明确规定的创造性审查基准。当采取“三步法”对创造性难以作出判断或者作出否定评价时，2010版《审查指南》第2部分第4章第5节“判断发明创造性时需考虑的其他因素”规定：“发明是否具备创造性，通常应当根据本章第3.2节所述的审查基准进行审查。应当强调的是，当申请属于以下情形时，审查员应当予以考虑，不应轻易作出发明不具备创造性的结论。”随后的第5.4节就是关于商业成功的规定。由此可见，代表“技术贡献论”的“三步法”是创造性判断中的基本和必经程序，商业成功则是创造性判断中的辅助因素，只有在采取“三步法”对创造性无法判断或者作出否定评价时，才会引入商业成功的因素去评价技术方案的创造性，从技术和经济层面全面考察技术方案的价值。创造性的评价从根本上来说是待评价的技术方案与现有技术的比较判断，技术层面的评价必然优先于经济层面的评价。商业成功只能作为“三步法”的补充而不能先于或取代“三步法”的评价，这是专利制度的本质要求。该案再审判决在阐述商业成功在创造性判断中的地位时明确指出：“当采取‘三步法’难以判断技术方案的创造性或者得出技术方案无创造性的评价时，从社会经济的激励作用角度出发，商业上的成功就会被纳入创造性判断的考量因素。”该案中，即使专利权人在无效请求审查阶段就提出商业成功的主张，专利复审委员也应当先采取“三步法”审查涉案专利的创造性，只有在难以判断涉案专利的创造性或者得出涉案专利不具有创造性的评价后，才会考察专利权人关于商业成功的主张是否成立。

（二）商业成功的认定方法

商业成功是从经济激励角度对技术方案的肯定，对于商业上的成功是否确实导致技术方案达到被授予专利权的程度，应当持相对严格的标准。商业成功的审查认定从两个方面进行：一是商业成功的表现，即审查技术方案是否真正取得了商业上的成功。二是商业成功的原因，即分析导致商业成功的直接原因。关于商业成功的表现，实践中，权利人常常会提交销售合同、财务报表等作为体现技术方案的经济业绩或商业价值的载体，用于主张其取得商业上的成功，但是单纯的产品销售并不能代表已经取得商业上的成功。理论上讲，是否取得商业上的成功应当由技术方案所代表的技术或商品相比其他类似的技术或商品在同行业所占的市场份额来决定，权利人应当尽可能提交同类技术或商品横向比较的统计数据，证明技术方案所代表的技术或商品确实优于同类技术或商品，当然，一定范围内突出的经济业绩也是比较好的佐证。关于商业成功的原因，这是创造性判断的重点，必须对技术方案取得商业上成功的原因进行分析，排除销售策略或广告宣传等技术特征之外的因素对技术方案取得商业上成功的影响，只有在技术方案与现有技术的区别技术特征直接导致技术方案取得商业上成功的情形下，才能反推技术方案是非显而易见的，从而认定技术方案具有创造性。该案中，专利权人提交了116台专利产品的销售数据，仅凭这份销售业绩证据难以认定涉案专利取得了商业上的成功。但是，如果专利权人提交了能够证明涉案专利商业上取得成功的证据，就还需要对商业成功的原因进行分析，确定该成功是否由涉案专利与现有技术的区别技术特征直接导致，从而在全面权衡技术和经济等因素的基础上，对涉案专利是否具有创造性作出公正合理的评价。

三、对商业成功的理论分析

作为最重要的专利性实质条件，创造性是专利授权确权行政审查和司法审判的重点和难点。该案从商业成功的角度对涉案专利的创造性进行评价，将作为经济指标的商业成功用于以技术评价为基石的专利性判断，其合理性基础是什么？囿于司法裁判的操作性和个案性，该案再审判决未对此过多展开，但是，在将商业成功因素引入创造性判断之前，对其合理性进行理论分析和论证确是必不可少的。

专利制度是对技术方案的评价和肯定，就其合理性基础的理论分析而言，“技术贡献论”是最为广泛接受的观点，其含义为:一项技术方案能够被授予垄断性的专利权，是因为其对现有技术做出了实质性的贡献：该技术方案不仅区别于现有技术，而且与现有技术的区别达到“非显而易见”的程度。前者为新颖性的要求，后者为创造性的条件。被授予的专利权的范围与该技术方案对现有技术的贡献大小相当。这是从刺激创新推动技术进步的角度对发明人的鼓励，即通常所说的“为天才之火添上利益之薪”。在技术方案的产品因商业上获得成功而被评价为具有创造性从而被授予专利权的情形下，则不是从技术贡献的层面而是从经济激励的层面对技术方案进行评价和肯定。这种评价和肯定与技术评价的联系在于：当技术方案的产品在商业上获得成功时，如果这种成功是由于技术方案的技术特征直接导致的，则反映了技术方案具有有益的效果，同时也说明了技术方案是非显而易见的，因而这类技术方案具有（突出的）实质性特点和（显著的）进步，具备创造性。但是，如果商业上的成功是由于其他原因所致，例如由于销售技术的改进或者广告宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据。由此可见，技术方案因其产品获得商业上的成功而具备创造性的判断逻辑在于：商业上的成功所代表的经济价值说明技术方案产生了有益的经济和社会效果，因此技术方案具有（显著的）进步；如果商业成功是由技术方案的技术特征所直接导致的，说明技术方案是非显而易见的，因此技术方案具有（突出的）实质性特点。据此推断技术方案具备创造性。因此，通常情况下，专利权的合理性基础在于技术方案对现有技术的贡献，而在因商业成功而被授予专利权的情形下，专利权的合理性基础则是技术方案对社会的经济价值。前者重在对技术进步的推动，后者重在对经济发展的激励。正如该案判决所述：“商业上的成功是当技术方案本身与现有技术的区别在构成可授予专利权的程度上有所欠缺时，如有证据能够证明该区别技术特征在市场上取得了成功，则从经济激励的层面对其予以肯定。”

将商业成功所代表的经济评价应用于专利创造性判断中时，必须明确的是，专利制度的本质是对技术方案的评价和肯定，商业成功从社会经济激励角度对技术方案进行评价，这种经济上的考量不能脱离制度本质，必须以技术方案为基础：首先，对于与现有技术没有区别的技术方案，由于其本身未对现有技术做出任何贡献，其商业上的成功无法与技术方案本身建立直接必然的因果联系，如果因其商业上取得成功而授予其专利权，显然是对其他因素而非技术方案本身的肯定和认可。因此，只有具备新颖性的技术方案才能进入对其商业上是否获得成功的考察阶段，商业成功的考察属于创造性判断的范畴。其次，在商业成功是否能够给技术方案带来创造性的判断中，必须考察商业成功与技术特征之间的因果联系，只有区别于现有技术的技术特征所直接导致的商业成功才能为技术方案带来具备创造性的评价，此时商业成功所代表的有益效果才能说明技术方案的非显而易见性。如果以技术特征之外的因素所导致的商业成功来评价技术方案具备创造性，显然违背了专利权的合理性基础。