论专利侵权警告函的权利边界

邱国侠 刘宇萌

收稿日期：20231208

作者简介：

邱国侠（1971），女，安徽淮南人，合肥工业大学文法学院副教授，主要从事民商法研究；

刘宇萌（1998），女，江苏泰州人，合肥工业大学文法学院硕士生，主要从事知识产权研究。

*基金项目：合肥瓦力觉启机器人科技有限公司知识产权保护及发展规划（W2023JSZX1074）

摘要： 专利作为知识产权的重要组成部分，我国法律对于专利权保护的制度不断完善。为了提高专利权人维护自身权益的效率，法律确立了专利侵权警告函，专利权人的权益受到侵害之后，可以通过向侵权人发布专利侵权警告函的方式，让侵权行为人停止侵权行为，保护专利权人的合法权益。但是，通过司法实践可以得知，由于法律对于专利侵权警告函的规定不完善，使得专利侵权警告函发布过程中，存在发布内容不真实，專利权人未尽到注意义务，以及专利侵权警告函发布的对象范围不确定等问题，导致专利侵权警告函发布中产生新的问题，专利权人作为侵权行为的受害人变成新的侵权行为人。通过分析专利侵权警告函适用过程中存在的问题，并针对这些问题提出相应的完善措施，明确专利侵权警告函的权利边界，合理规制专利侵权警告函的发布行为，充分发挥专利侵权警告函对当事人合法权益的保护。

关键词： 专利权人； 专利侵权警告函； 权利边界

中图分类号： D923.4文献标识码： ADOI： 10.3963/j.issn.16716477.2024.01.008

专利权被侵犯，可以通过发送专利侵权警告函的方式，让侵权行为人知晓自身的侵权行为，停止侵权。当专利权人遭受侵权时，通过发送警告函，不仅在维权成本方面有所降低，更能高效解决问题纠纷。但是，专利侵权警告函是在未经有权机关判定是否侵权的情况下自行发出的，若发函不当，可能会损害对方当事人的利益，权利人也会因此承担一定的法律责任。因此，发送专利侵权警告函应注意其权利边界，防止滥用专利侵权警告函对他人权益造成损害。

一、 专利侵权警告函的理论基础

（一） 专利侵权警告函的界定

我国专利法律规范当中并没有对专利侵权警告函的概念作出界定，根据专利侵权警告函的作用目的，专家学者对专利侵权警告函的概念作出了不同的界定。有的专家认为，专利侵权警告函是专利权人在发现别人对其专利权有侵犯的情况下，由其本人或其律师对侵权人提出的侵权警告；有的学者则认为，专利侵权警告函是指专利权人或者他人以专利权人的名义，对实施专利侵权行为人或者与侵权行为人存在交易的第三人发出警告的行为。专利侵权警告函是一种通过公告的形式，向专利侵权人提出警示，使其停止侵权，从而达到保护专利权的目的。由专利权人或者是相关的人向侵权人通过任何可以传递信息的方法发出信函。通常，信函的内容应该包括具体的专利权、具体的侵权行为和侵权的对比情况等[1]。

（二） 专利侵权警告函的优势

专利侵权警告函在实质上是对专利权的一种扩展。对专利侵权行为发出警告函，是专利权人寻求私人救济的重要方式。专利权人或者利益相关方发送专利侵权警告函，脱离了公力救济中程序上的约束，它在发送时更为自由和灵活，与民法救济方法中的自助行为更加相似[2]。相对于司法、行政等方面的补救措施，我国的侵权警告函有其自身的优势。由于专利侵权警告函是一种不受法律制约的私人救济方式，因此可以极大地缩短案件的审理周期。同时，它又为被控侵权人的起诉提供了依据，使得被控侵权人失去了对被控侵权人的权利主张的可能性。发出侵权警告函的方式也存在一定的弊端，因为没有国家的强制力量作保证，私人的救济手段很难单独起到应有的效果；同时，相关制度方面的缺乏，也会导致专利侵权警告函在一定程度上的滥用。

二、 专利侵权警告函使用中存在的问题与争议

专利侵权警告函能够提高专利侵权案件中专利权人维权的效率，但是关于专利侵权警告函的法律规定不完善，使得专利侵权警告函在适用过程中往往会出现一定的问题，尤其是专利侵权警告函的性质认定、注意义务履行情况、警告函的内容以及发布对象等方面的问题，使得专利侵权警告函极易出现滥用的问题，对专利侵权警告函发送对象的权益造成损害。要使其更好地运用，就必须对其中的一些问题作进一步的剖析，从而进一步厘清其权利界限，并进一步完善其体系[3]。

（一） 专利侵权警告函的性质之争

专利侵权警告函的发布能够快速维护专利权人的合法权益，让侵权行为人认识到自身的侵权行为带来的危害性。依据专利法及司法解释的规定，在没有取得专利权人同意的情况下，擅自使用该专利，属于侵权行为。专利权人通过发送侵权警告等方式实施一定的私力维权行为是其自行维护权益的途径和协商解决纠纷的环节[4]。为了使被警告人了解到自己有可能侵犯到他人的权益而向其发出侵权警示，希望可以制止侵权行为，也可以主动与权利人进行沟通和协商，使权利人不再需要通过侵权之诉讼来获得公权力的救济。对于已经被法院判定为侵权的行为，专利权人既可以向被诉侵权行为人发出侵权警告，又可以在提起专利侵权诉讼之前或者在起诉过程中发出侵权警告，以此来维护自己的利益[5]。权利人为保护自己的合法利益而向他人发出侵权警告，这是他对自己的权利维护的一种必然选择。在进行维权时，应注意维护公平竞争秩序，防止侵权人滥用职权，压制竞争者的合法权益。

但是，在司法实践当中，对于专利侵权警告函的性质存在不同的认知，一些专家认为，专利侵权警告函是自力救济的救助行为，当专利权人发现他人存在侵害自身专利权的行为时，即可针对侵权行为发出警告函，通过警告函的方式告知侵权行为人实施侵权行为的危害。也有专家认为，发布专利侵权警告函是专利权人行使自身权利的行为。专利权人对自己的专利享有一定的权利，通过法律对专利权的保护，让专利权人能够有足够的动力去发明专利，通过自己的知识成果获得良好的经济收益。专利权人因遭受他人侵权而发布警告函，合理行使自身权利。两种不同的观点会对专利侵权行为认定为不同的结果，使得司法实践当中出现同案不同判的问题。

（二） 专利侵权警告函注意义务之争

专利侵权警告函的发布是维护自身的专利权，但是专利侵权警告函一旦发布之后，就会让侵权行为人的行为性质被定性为侵权行为，违法行为会让当事人受到社会的负面评价，尤其是对于市场经济主体而言，违法行为会严重贬损其商誉信度。虽然专利权人发布专利侵权警告函是行使其自身权利的合法行为，但是发布的专利侵权警告函的内容也应当受到一定的限制，不能在警告函当中出现夸大、污蔑或者诋毁侵权行为人的内容。因此，发送侵权警告函应注意以下几点：第一，函件内容应客观、全面，不具误导性；第二，函件措辞要得当，不超出自行维权合理界限；第三，函件发送范围不超出必要限度，在侵权行为未被有权机关依法确定且明知涉嫌侵权产品生产者的情况下，权利人应首先选择生产者进行维权函告，而不宜选择向明知具有合法来源的销售者进行维权函告，这是权利人在侵权事实未被确定的情况下自行維权应尽到的谨慎义务和合理限度。第四，对于没有确定的事实，不能用已有定论的方式来表述。专利是否构成侵权，需要经过专业的判断才能确定。在对侵权行为进行警示时，要注意用语和限制；在披露详实信息与法律规范的基础上，对涉嫌侵权行为作出合理的提醒，让他人可以自主判断，而不能以己之见影响或强加于他人，从而形成误导，对他人正常的商业往来造成损害。

此外，就侵权警告函发出的主体而言，权利人所承担的审慎注意义务也不尽相同。作为侵权的来源，制造者通常是权利人发布侵权警示的首要对象，为了获得许可，制造者通常会采取与权利人进行直接谈判、直接交流的方式来解决[6]。而销售商通常对是否侵权的判断认知能力相对较弱，为避免不必要的麻烦，在收到警告函后可能会按相关要求立即采取措施。所以，在向这些主体发出专利侵权警告的时候，对确定被警告行为构成侵权而产生的注意义务，要高于向制造者发送侵权警告函的情形。具体而言，警告函所涉及的信息，应该更加详细、充分，如对请求保护的权利范围、涉嫌侵权信息、判定侵权的依据等进行披露。否则，容易造成对交易内容的笼统警告，对市场上的公平竞争造成不利影响。发布专利侵权警告函属于权利人针对侵权行为自我救济的一种方式，它拥有维权成本低、快速有效地制止侵权、解决争议、节约司法资源等效果。但是，因为会对收函企业的经营产生重大影响，所以权利人在发出警告函时应该非常谨慎，对警告函的正当性和可能产生的风险进行全面的评估，不能滥用侵权警告来实现不正当竞争的目的，对他人的合法权益造成损害。

（三） 专利侵权警告函内容之争

专利侵权警告函的内容应限于披露客观事实、提示法律风险、声明维权意愿等合理范围。由于专利行为人在发布专利侵权警告函时存在认知错误，发布的专利侵权警告函内容存在夸大或者诋毁内容，使得发布专利侵权警告函的行为构成不正当竞争行为或者诋毁他人商誉的行为[7]。要确定侵权警告是一种合法的权利保护行为，还是一种压制竞争者的不正当竞争行为，要从发出侵权警告的具体情形出发，着重于警告的充分性，以及对侵权行为的确定。权利人发送侵权警告函时，一定要将确定的具体侵权事实作为基础，在发出侵权警告的时候，应该对所警告的行为是否构成侵权，尽到审慎注意义务，并对所涉侵权的具体事实展开充分的考虑和论证之后才会发出[8]。

鉴于侵权警告函仍然是一种私力救济的方式，它并不具有任何的强制力，所以在向涉嫌侵权人发出侵权警告函以后，涉嫌侵权人极可能会隐匿或者销毁相关证据，这使带有一定隐蔽性的知识产权侵权行为变得更难取证，所以轻率地发出侵权警告函反而会产生适得其反的效果。针对这种情况，权利人在发出侵权警告函时应当注重采取诉前证据保全以及相关证据公证的策略，以防涉嫌侵权人隐匿或销毁证据导致其取证及举证困难的局面。同时，尽可能委托专业的律所或知识产权代理机构审慎、忠实地撰写侵权警告函，关注构成不正当竞争的风险点，以制定完善的维权策略。由于侵权警告函在发送时司法案件仍然未决，故警告函发送时应当充分善尽审慎注意义务，客观充分披露据以判断涉嫌侵权的必要信息，而不能选择性披露信息误导收函者。涉案律师函虽然具有侵权警告形式，但除却专利警告内容外，其他涉及商标侵权和不正当竞争的内容均超越侵权警告的正当维权界限，属于不正当方式破坏对手公司的竞争优势，因此认定涉及专利侵权警告部分不构成商业诋毁。如果专利权人以其拥有发明专利为由，发出含虚假信息的警告函，且双方具有同业竞争关系，超出了私力维权的正当范围，因此构成商业诋毁。

（四） 专利侵权警告函范围之争

在司法实践中，给第三人发出侵权警示函的风险很大。因此，在对第三人发出警告时，应予以适当的限制。我国台湾地区规定，向第三人发出警示信的期限不得超过向侵权人发出的日期，而德国规定，当向侵权人发出侵权警告信无效的情况下，可以向第三人发出。在我国的台湾地区，针对第三方发出警告函的制度具有明显的优点：一旦疑似侵权者收到警告函，他们很可能已经意识到警告函也已经发送给了第三方。因此，他们会主动与第三方取得联系，明确告知第三方是否存在权利侵权行为，这样做有助于防止第三方终止合作关系，从而避免进一步的损失。第三方由于对风险的规避意识，可能会在这种情况下终止合作。从德国的法律实践来看，其法律规定主要是对那些“在权利方面犹豫不决”的人进行处罚：当向疑似侵权者发送的侵权警告函失效时，权利人为了防止其侵权行为进一步恶化，会选择向第三方发出侵权警告函。这可能会引起侵权人的注意，从而采取适当的自我保护措施，更有效地保护权利人的权益。

出于维护正当的市场利益和竞争利益，向第三方发函往往更加快捷有效，所以专利权人往往也会主动选择向竞争对手的上下游企业或客户一并发送警告函，以达到低成本制止侵权的目的。但警告函的内容要件将成为值得商榷和推敲的部分。从专利权人的角度而言，专利警告函应当聚焦于告知侵权风险，尽量避免对于未决事实的直接表述，必要时披露维权进行进度以彰显善意，避免被认定为不正当竞争。从司法审判的角度而言，继续完善专利侵权警告函的内容要件，厘清故意诋毁与对侵权事实主观认识、侵权风险不相关事实与专利权人善意披露事实的两个边界，做到在抵制获取不正当竞争利益的基础上尽可能保障专利权人的自力救济。

专利侵权警告函从内容层面上认定滥用行为构成商业诋毁的常见情形，即从客观角度认定警告函超出合理维权范围构成不正当竞争，主要包括内容要素超出风险告知、内容措辞涉及未决事实、内容包含虚假误导信息三种情形。结合这几起案例可以发现，权利人可通过侵权警告达到制止侵权的目的，也会取得市场上的优势，但侵权警告中的侵权事实是权利人的单方认识，所涉侵权行为是否构成侵权需要法院审理确定。尽管司法实践也提出不能过高要求权利人对其警告行为构成侵权的确定性程度，但在判决过程中依然将侵权警告函的内容是否审慎作用于侵权风险警告作为实质上是否构成商业诋毁的主要依据，而很少考虑是否给被警告企业带来实际损失。司法实践中易被认定构成不正当竞争的信息主要分为不实信息和无关信息。例如在回波案中，专利权人在函内描述与侵权无关的信息，从而对客户造成两个竞争企业的印象偏差，虽然该内容可能属实且能够佐证，但由于内容已经超出侵权风险告知的范围，亦存在借助专利侵权诉讼本身获取更有优势的市场地位，即不正当竞争利益的嫌疑。而不实信息除了较为明显的虚假或误导信息外，还存在侵权警告函中对于侵权事实的绝对表述。这与肯定侵权警告函中的侵权认定出自侵权人单方认识是存在矛盾的，同时表明我国的司法实践对于不实信息的认定是较为严格的。而一旦内容不能体现权利人谨慎注意的态度，司法中很大概率会认为发函行为干扰了接收者和涉诉人的正常经营活动，从而踏入他人的合法权利范畴。而专利侵权事实只能由司法程序判定，这是警告函性质在客观层面上的最大变数。

三、 专利侵权警告函的权利边界

专利侵权警告函的发布是专利权人的合法权利，但是权利的行使并不是随心所欲的，任何权利都应受到限制，以他人的权利或者社会公共利益作为自己行使权利的边界。专利权人的专利权受到侵害之后，专利权人自己本身是受害人，法律对其权益进行保障，是法律维护社会公平正义的应有之义。但是，当专利权人发布专利侵权警告函时，往往会因为专利侵权警告函发布的内容存在问题，没有尽到注意义务，导致自己发布专利侵权警告函的行为反而构成新的违法行为，不仅自身专利权利受到侵害的问题没有得到解决，反而让自己陷入违法当中。因此，针对当前我国专利侵权警告函发布的现状和问题，应当明确专利侵权警告函的权利边界，让专利权人在运用专利侵权警告函维护自身权益时，能够在合法的轨道和范围内行使自己的权利，以确保专利侵权警告函得到有效的适用。

（一） 明确专利侵权警告函性质

专利侵权警告函的性质之争不仅是专利侵权警告函发布行为的定性，更牵涉到专利侵权警告函对于专利侵权行为规制当中的问题。专利权人享有自身专利权不受侵害的权利，法律设置了对专利权的保护措施和期限，在法定期限之内，专利权人对自己占有的专利享有一定的权利，尤其是当自己的专利权受到侵害之后，专利权人可以采取法律的武器维护自身的合法权益。专利侵权警告函的发布是专利权人维护自身权利的重要方式，是专利权利的延伸，因此，发布专利侵权警告函是专利权人的法定权利[9]。但是，在发送专利侵权警告函时应当尽到谨慎注意义务，充分披露据以判断相对方涉嫌构成专利侵权的必要信息。如果是针对产品的销售商等客户公司发送警告時，警告函的内容应当更加具体、充分和详细，合理地披露请求保护的权利范围、相对人的侵权行为以及对为何相对人所涉及的技术方案落入了专利权要求的保护范围等问题进行说明。专利权人应当注意警告函中的措词，不得有任何超出必要限度的夸大或侮辱性语言。从而确保自己在合法的范围之内行使自身的权利，以实现对自身专利权益的有效保护。

（二） 专利侵权警告函履行注意义务的措施

在我国专利制度中，专利权是一种法定权利，具有先天的不确定性和不稳定性。对于实用新型和外观设计的专利申请，没有实质审查环节，即使对于具有实质审查环节的发明专利申请，尽管已经获得授权，但也可能具有随时被撤销和无效宣告的风险。因此，在发送专利侵权警告函时，需要履行注意义务，并对注意义务进行判断。在判断专利侵权警告函发送人是否履行了注意义务时，必须考虑当时的具体情况。

首先，警告函的发送方应承担较高的注意义务。根据发函对象不同，发函人所应当履行的审慎注意义务也有所不同。作为侵权行为的源头，制造商通常是权利人侵权通知的主要对象，因为权利人希望被通知的制造商停止侵权活动或与之谈判以获得授权，而且制造商通常更愿意与权利人积极解决争议。而销售商通常对相关专利侵权细节的了解较少，为避免不必要的麻烦，在收到警告函后可能会按相关要求立即采取措施。由于向这些经营者发出警告可能会直接导致产品停止销售，影响有关产品的市场竞争，因此在直接向其发送警告信时发送方应更加谨慎。

其次，专利侵权警告函发送所依据的涉嫌侵权事实应当具有较高程度的确定性。警告函的内容需要对专利权利人的身份、所主张权利的有效性、权利的保护范围以及依据的涉嫌侵权事实等予以披露，侵权比对结果应当具有相对可靠的判定依据[10]。最后，对于利害关系人发送专利侵权警告函时应该负有更高的注意义务。对于专利侵权警告函的发送主体，法律并没有进行严格限制，但在考虑专利侵权警告函发送主体注意义务的合理性时，不同的发函人应该具有不同程度的注意义务。专利权人由于对其专利技术最为了解，因此要求具有一般的注意义务即可，而对于被许可人、受让人和其他利害关系人，则对其注意义务提出了更高的要求。

（三） 专利侵权警告函发布内容的合理规制

专利侵权警告函的内容应当客观正确。即使不能使对方在收到警告函后停止侵权，也可证明对方侵权的主观意图。但若对方声誉因警告函的片面性而受到影响，则该警告函具有不正当性，发送方的行为构成商业诋毁，那么，应以权利人维权的方式是否适当，以及是否违反了公平的市场竞争秩序等方面来判定发出的警告函是否正当。由于侵权判定较为特殊，具有一定的不确定性，因此，在法律上，没有必要对警告函的内容进行严格而明确的要求。如果权利人在发函时，充分履行了谨慎的注意义务，那么，如果其主张的侵权事实日后被人民法院作出不侵权判决或者相关专利被国家知识产权局宣告无效，也不能就此认定警告函内容含有误导性信息。专利侵权警告信的内容是否具有误导性，并不取决于对方在收到警告函后是否按照其要求做出相应回复。

对于警告函中的有关内容是否构成商业诽谤，需结合被警告人在有关商品市场上的具体情况综合判定。例如，对于一般的日用消费品来说，它的用户是一般大众，只有将虚假或者误导性的信息散播给不特定的人，才能认为是传播；而对于非大众消费产品来说，涉及相关行业领域和企业较多，若发函不当，也可以认定为不正当竞争。

（四） 向第三方发送警告函条件的限制

虽然向第三方发送专利侵权警告函有可能落入不正当竞争的风险，但是完全禁止向第三方发送警告函也是不合理的，应该有条件地对向第三方发送专利侵权警告函加以限制。基于我国司法实践的现状，可以规定发送专利侵权警告函给第三方的条件是，在向涉嫌侵权人发送专利侵权警告函无果之后再发。另外，警告函发送的形式可以有多种方式，警告信息会使人产生侵权的认识，相较于非公开直接向相对方发送的方式，通过广告、新闻报道等方式则更为公开，影响范围较大，能够分辨事实真相的人越少，容易发生误解。因此专利权人应当负担更大的注意义务，对警告函内容的真实性应当要求更高。

权利人为了维护自身合法权益阻止侵权，向涉嫌侵权人发送警告函是一种较为普遍的维权方式。权利人通常情况下除了直接向侵权人发送警告函外，还向该侵权人的交易相对方（通常是同一市场上的经销商）发送警告函。但是否构成损害竞争对手商业信誉和商品声誉的不正当竞争行为，需要从警告函的主体、内容、对象、方式等各个方面进行考量。首先，发送警告函的主体应当是专利权人以及依法有权提起诉讼的专利实施被许可人；其次，内容要素方面应当以警告函的措辞是否会使他人产生误解为标准，且措辞也应当根据发送对象是生产商还是销售商的不同而有所差异；最后，发送警告函的对象一般应当限于生产商或销售商。此外，警告函的发送方法也与发送范围有关，如果发送范围越广，对侵权人的影响就越大，则对内容的真实性要求就越高。

四、 结语

专利侵权警告函是专利权人在其享有的专利权涉嫌被他人侵犯的情况下采取的自力救济行为，它既可能是专利权人行使权利的正当行为，也可能构成诋毁商誉的不正当竞争行为。而针对警告行为的正当性判定，实践中表现出的情形多种多样，而中國的司法实践认定分歧也存在。但总体可以看出，司法倾向于认定侵权警告函要求内容要合法适格，而将侵权警告函发送给第三人时的注意义务要明显高于发送至涉嫌侵权的企业。随着司法实践对主观要件的考量因素逐渐完善，对于专利权人而言也要更加注意审慎义务的达成。

总之，在判定“发送专利侵权警告函”是否构成商业诋毁的不正当竞争行为时，需要考虑多种因素，如权利人的权利状况、侵权警告的具体内容、发送对象的方式，以及是否尽到了谨慎注意义务等问题。

［参考文献］

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[9]梁志文.论专利权人之侵权警告函[J].知识产权，2004（03）：1619.

[10]谢光旗.专利侵权警告函：正当维权与滥用权利的合理界分[J].重庆大学学报（社会科学版），2022，28（01）：270282.

（责任编辑文格）