以美国及台湾地区的知识产权管理经验解读专利纠纷谈判策略（上）

2013-03-26口述郭纪颖曾任WenAssociatesLawOffices高级合伙人执业律师在台湾美国有30余年知识产权从业经验

华东科技 2013年4期

关键词：零组件信函专利权人

口述/郭纪颖（曾任Wen&Associates Law Offices高级合伙人、执业律师，在台湾、美国有30余年知识产权从业经验）

整理/张臻

一、国外专利权人之专利权利金追索方式

(一)、国外专利权人发送警告信函会采用以下五种方式

1.采用国际传真方式交付专利警告信函；2.采用邮件寄送方式交付专利警告信函；3.采用国际快递(快捷)方式交付专利警告信函；4.采用直接会面方式交付警告专利信函；5.采用研讨会方式通知专利警告信函内容。

(二)、企业对专利权人所发送专利警告信函之因应处理方式

一种是企业对专利警告信函暂不作出回信或回应。另一种则是企业对专利警告信函作出回信、回应并成立专门因应策略小组，并对于专利警告信函做出对应因应措施，其中包括：

1.公司代表人出国考察，而在短时间不会回国，需待代表人回国方能了解案情后再作出策略回应；2.公司并无负责专利专责部门、专利人员或法务人员可作专利技术分析；3.公司并无法务主管及相关人员可作出对应，故必需委任外界事务所作分析鉴定后再处理；4.公司无法了解专利权人所提外文说明书或权利范围之专业内容与术语，故需请专业外语翻译公司花费较多时间翻译其专利说明书所有内容；5.请专利权人指出公司何种产品侵权以及侵犯何项专利权以及何项专利范围(以便能藉由专利权人书信或主张，来分析缩小日后欲分析范围与内容)，并可要求专利权人作出专利侵权鉴定分析报告。

二、因应国外专利权人索取权利金之反制策略

(一)、针对专利警告信函查阅

由专利商标律师事务所代专利权人所发出信函查阅该专利商标律师事务所与专利权人二者关系，双方是否有委任处理证明文件或经专利权人同意之信函文件。

由专利权人自己所发出信函查阅该专利权人为何种国家人，并了解当地国家民族习性与人民之诉讼风格。

(二)、针对专利权人查阅部份

从国际网络中或其他管道，来调查专利权人公司规模、背景、国际知名度、专利部门人员背景、规模以及该公司、相关子公司或专利权人个人所转让或申请取得相关所有专利权之名称与总数量。

从国际网络中或其他管道，调查专利权人过去至今，是否具有专利诉讼经验以及现今是否有和他人就所主张专利权，双方诉讼案件在当地法院进行结果。

(三)、针对专利代理人查阅部份

从国际网络中或业界亦或着其他管道，调查专利权人之专利代理。专利代理人之专利事务所规模大小及任职人员、背景和其事务所是否有具有国际诉讼经验以及诉讼胜率之调查。

(四)、专利说明书文件查阅部份

检视专利权之种类当发生专利纠纷时，公司可检视其专利权人所主张专利权之种类，而所主张之当地专利权为发明专利、新型专利亦或者是设计专利。检视专利权之类型检视专利权人所主张当地专利权系为系统专利、零组件专利亦或是软件专利或电子商务专利。检索调阅专利说明书公司可从国际网络中寻找专利检索专利数据库或至相关政府部门(国外为专利局、大陆为知识产权局、台湾为智慧财产局。等)调阅专利说明书亦或是可委请当地专利商标法律事务所，至当地政府相关部门调阅专利说明书之完整内容。

并且，查寻调阅专利申请档案历史专利说明书是否有禁反言部份或已有放弃主张部份。调阅专利权之技术在国外是否有已有相同或近似之先前专利或相同之产品。查寻该专利权之专利技术在申请前，是否已有在报刊杂志杂志上公开刊登其专利技术。

(六)、检视公司产品是否具有专利权

查寻自己产品技术是否已有取得国、内外专利权(包括系统专利、零组件专利、软件专利)。若主张系为零组件专利权，则查寻专利权人是否和自己产品所使用零组件厂商互相已有专利授权。

另外，查寻自己产品技术，是否已在专利权人所主张专利专利申请前，该产品就已于市场公开贩卖或已公开使用。还有，查寻自己产品技术，是否有延用过去旧产品技术相同，而旧产品之技术使用日期比专利权人所主张专利权申请日早。

成立项目小组(专利工程师、研发部门主管、产品项目主管、法务主管、采购部门主管等)经讨论，并初步分析比对企业产品技术与专利权人所主张专利权之专利范围比对是否相同或近似(包括是否有直接侵权、间接侵权) ，其中包括：

1.若经判断公司产品，并无侵害其专利权;则将其意见分析作成报告明确告知专利权人并无侵权；2.若无法判断公司产品是否有专利侵权则将此案件送交至国外专利鉴定机构或专利商标事务所作再次分析比对；3.若经判断公司产品有侵害其专利侵权则开始讨论如何进行所谓专利商业授权谈判。

三、专利谈判前信息情报搜集

(一)、国际网络情报搜集

从国际网络中或其他管道调查搜集专利权人公司产品及最新专利动态，并寻找专利权人与他人涉讼案件国外诉最新情况与结果。

(二)、法院或同业情报搜集

知晓专利权人与其他人于当地涉讼案件法院诉讼主张诉讼资料，并打听同业是否亦有接到专利权人之专利警告信函以及是否已有和专利权人接触或谈判之后商谈内容与过程。还要了解同业对专利权人所主张专利权之看法与意见，并与同业共同开会讨论对专利权人于专利谈判时，对专利权人所主张问题之一致性。

(三)、零组件厂商情报搜集

首先，通知零组件厂商以及零组件厂商对专利权人之专利权看法及意见。其次，探听专利权人其已专利授权之公司或厂家，并探听专利权人之谈判代表及其成员。

四、专利纠纷产品的因应策略

(一)、若企业判定产品并无侵权

则谈判中先行了解专利权人意图与目的，检索专利申请前之习用技术，并执疑专利权人所主张之专利权之合法性。然后，在谈判中很明确地告知公司所制造生产产品，并无侵害专利权人所主张之专利权。并且，将公司所做出不侵害侵权报告以及相关资料交付专利权人带回研究。再将自己产品所取得的专利权，明确告知专利权人。也需告知专利权人其所主张专利权之涉侵权产品早已停产。

最后，告知专利权人，公司将不惜与其打官司来证明产品并未侵权。而且，公司的OEM/ODM（产品制造商）客户愿协助处理此侵权诉讼。

(二)、若企业无法判定产品是否侵权

则需在谈判中了解专利权人此行目的及欲表达之看法，并请专利权人针对所主张专利技术部分作口头以及书面上说明解释。之后，将公司产品所取得专利权告知对方，并请其作再次比对分析。另外，谈判中也要告知专利权人所主张专利权，是否有在其他国家申请及最新进度与结果，将自己产品所取得专利权，明确告知专利权人，并请其带回研究。

同样的，谈判中明确告知专利权人，其自行制作专利侵权鉴定并不正确和客观，必需再透过当地第二家单位再作二次鉴定。并请专利权人告知所主张专利权，其已授权过厂商以及名单。此外，谈判中应该先与专利权人排除未侵权专利，而对有不清楚专利部分再作进一步讨论。