从“BLACK IRISH”商标案看欧盟与中国对于商标绝对性驳回理由审查的异同

邱静 赵玲

2020年1月29日，申请人LOTION LLC向欧盟知识产权局申请注册了“BLACK IRISH”商标，指定商品包括：

第30类：热巧克力；咖啡；

第32类：啤酒；黑啤酒和波特啤酒；

第33类：含有威士忌，奶油利口酒和/或卜丁酒的咖啡酒精饮料。

2020年11月30日，欧盟知识产权局驳回了该商标在上述商品上的注册申请，理由是该商标具有描述性。申请人随即申请了复审，欧盟知识产权局上诉委员会于2021年6月7日作出决定，依然认定商标具有描述性，依据《欧盟商标条例》第7条第1款b项及c项的规定，驳回了该商标申请。

申请人向欧盟普通法院提起诉讼，法院于2022年9月14日作出判决，驳回商标注册申请。

《欧盟商标条例》第7条第1款b项及c项规定：

下列标识不得注册：

b.该标识不具有显著性；

c.该标识仅包含核定使用商品或服务的质量、数量、产地、生产时间等的描述性信息；

同时，依据《欧盟商标条例》第7条第2款的规定，即使上述绝对注册障碍仅存在于部分欧盟地区，相应标识也不得注册为欧盟商标。

基于上述事实和法律规定，法院经审理认为：

首先，由于申请商标由英文单词构成，因此有必要考虑到欧盟中讲英文的相关公众。同时，由于该商标指定商品的主要受众为普通大众，相关公众的注意力应当是一般注意力。

其次，在判断商标是否具有显著性时应当考虑如下因素：

1）商标标识本身的构成；

2）相关公众是否会认为商标和指定商品直接有足够的直接具体的联系。

在本案中，申请商标由两个英文单词“BLACK”和“IRISH”构成，这两个单词均有明确的字典含义，即具有描述某种物品颜色很深或者为黑色并且源自爱尔兰的含义，而这种含义对于讲英文的相关公众来说是非常直接而明确的。具体来讲，法院认为该商标描述了第30类热巧克力的颜色以及产地。同样，第32类和第33类产品也可能为黑色或深色。

因此，欧盟法院认定申请商标描述了指定商品的特点，从而缺乏显著性，申请商标予以驳回。

申请人LOTION LLC（ 中文名“露申有限责任公司”，地址位于美国加利福尼亚州 ）同时于2020年2月3日在中国申请了“BLACK IRISH”商标，指定商品包括：

第30类：热巧克力；咖啡；茶；

第32类：啤酒；烈性黑啤酒；波特啤酒；

第33类：酒精饮料（ 啤酒除外 ）；含奶油利口酒；葡萄酒。

国家知识产权局经审查，认为商标中含有的“IRISH”与“爱尔兰”国名相同，已构成中国《商标法》第10条第1款第（2）项的规定，驳回了申请商标的注册。

申请人向国家知识产权申请了复审，认为申请商标中的“IRISH”不仅指爱尔兰共和国，也指代北爱尔兰。申请人在英国申请的“BLACK IRISH”并未因完整包含“IRISH”被驳回，可以认定为已经得到了北爱尔兰的授权。但是，由于在复审申请中申请人未提交申请商标在其他国家经公证认证的注册证明，国家知识产权局最终认定该商标中包含的“IRISH”与“爱尔兰”国名相同，驳回了申请商标的注册。

值得一提的是，尽管在本案中，国家知识产权局仅援引了中国《商标法》第10条第1款第（2）项来驳回申请商标的注册，但在其他类似案件中含有国名或者描述性词汇的商标也有可能涉及到缺乏显著性或者误认的问题。

而在如下两件同样含有“BLACK”一词的商标驳回复审案件中，国家知识产权局分别依据第10条第1款第（7）项及第11条第1款第（2）项，驳回了商标注册申请。

在第59647816号商标“BLACK YELLOW”驳回复审案件中，国家知识产权局认为：申请商标使用在指定的“烟草（ 未加工或已加工 ）；雪茄；香烟；小雪茄；手卷烟；烟斗用烟丝；嚼烟；鼻烟；吸烟用打火机；电子可充电式香烟盒；除香精油外的烟草用调味品；除香精油外的电子香烟用调味品；电子香烟盒”等商品上，易使消费者对商品颜色、外观等特点产生误认，不得作为商标使用。故，申请商标的注册已违反中国《商标法》第10条第1款第（7）项规定之情形。因此，该商标的注册申请予以驳回。

在第65880135号商标“BLACK BUFF”驳回复审案件中，国家知识产权局认为：该商标中英文“BLACK”可译为“黑色”之意，“BUFF”有“浅黄色；米色”之意，将其作为商标使用在指定的“腰带、袜”等商品上，易使相关公众认为该文字是对其指定商品的颜色等特点的直接表述，而难以起到区分商品来源的作用，缺乏注册商标应有的显著特征，已构成中国《商标法》第11条第1款第（2）项规定之情形。因此，该商标的注册申请予以驳回。

从上述案例可以看出，欧盟的商标审查和中国的商标审查对于商标可注册性问题在具体适用上存有一定的差异，但是对于有明确字典含义可能对指定商品/服务的特点具有描述性词汇，或者含有国名、地名的词汇，在欧盟和中国都面临着被驳回的风险，无论是由于缺乏显著性还是具有误导性。如果企业选择在中国和欧洲同时进行商标布局，应当充分考虑到双方法域对于商标可注册性审查原则和实践。在商标的选择上，尽可能地选择臆造词汇，或者选择虽具有字典含义但是对于指定商品/服务的特点未有任何描述性的词汇，如“APPLE（ 苹果 ）”使用在“手机，电脑”商品上，以降低因绝对理由被驳回的风险。

根据来自摩知轮的评审裁定查询数据，近期因违反《商标法》第10条的规定而予以全部驳回的商标申请数量有增加的趋势：

2020年：因违反第10条导致全部驳回的复审决定书有19489件，占当年全部驳回的复审决定书（151365件）约12.88%，其中认定构成第10条第1款第（7）项情形的有11362件；

2021年：因违反第10条导致全部驳回的复审决定书有18560件，占当年全部驳回的复审决定书（140957件）约13.17%，其中认定构成第10条第1款第（7）项情形的有11482件；

2022年：因违反第10条导致全部驳回的复审决定书有26361件，占当年全部驳回的复审决定书（178388件）约14.78%，其中认定构成第10条第1款第（7）项情形的有16941件；

2023年1—6月：因违反第10条导致全部驳回的复审决定书有13577件，其中认定构成第10条第1款第（7）项情形的有9093件。

相较于因为缺乏显著性或者具有直接描述性，即违反《商标法》第11条的规定予以驳回的商标，因违反《商标法》第10條的规定被驳回的商标，不仅不得注册，还不得作为商标使用。依据国知发保字〔2021〕34号《商标一般违法判断标准》的规定，违反《商标法》第10条规定，使用不得作为商标使用的标志的行为，属商标一般违法行为，商标执法的部门有权依法查处。中国商标局近期在审查商标的绝对性驳回理由，特别是违反《商标法》第10条的情形时的标准趋向于更为严格，尤其是认定构成第10条第1款第（7）项误导性情形的驳回决定超过认定违反第10条所有情形的半数以上。除了在商标选择上更为谨慎，避免使用任何可能产生与指定商品或者服务的任何特性产生联想的文字、图形或者其他构成元素之外，申请人还可以考虑通过申请前检索进行注册成功性的合理评估，尽量避免落入《商标法》第10条的驳回陷阱。

（作者单位：中国贸促会专利商标事务所）