专利从属权利要求的功能价值研究

肖文荣，胡允银，高玉梅

（1.台州广播电视大学；2.台州学院经贸管理学院，浙江 台州 318000；3.云南省科学技术发展研究院，云南 昆明 650051）

0 引言

专利申请文件中权利要求书是极其重要的组成。权利要求书有独立权利要求，也可以有从属权利要求，更常见的是两者的组合。独立权利要求更广泛地定义了一项完整发明，从属权利要求则更狭义地描述本发明实现细节、选定材料或具备特性。每一项权利要求都在不同程度上界定了专利要求保护的范围。一个专利侵权行为，有可能仅侵犯最广泛、最概念性的独立权利要求，也可能还侵犯最狭隘、最具体的从属权利要求。然而，在请求损害赔偿或禁令救济时，当事人和法院却常常很少进行区分。他们通常认为，侵犯某专利中一项权利要求所造成的损害赔偿责任与侵犯该专利中任何其他权利要求所造成的损害赔偿责任没有什么不同。然而，并不是每一项专利权利要求都具有同等的技术或社会价值，对每一项权利要求的侵犯对专利权人也没有同样的危害［1］。当事人和法院应更多关注所涉专利权利要求的相对重要性。从属权利要求所界定的保护范围比其依附的独立权利要求范围更窄，从属权利要求也通常用于明确专利优选实施例，往往包括专利公开披露的核心技术信息，成为专利权人最重要的竞争空间。研究和重视专利从属权利要求的功能价值，使专利侵权损害赔偿和救济禁令的评估更科学合理，更有利于实现《专利法》激励创新的立法初心。

1 独立权利要求与从属权利要求

根据《中华人民共和国专利法实施细则》第21条和第22 条之规定，发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，前序部分应当写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征；特征部分则写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。一项发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求，并写在同一发明或者实用新型的从属权利要求之前。从属权利要求应当包括引用部分和限定部分，其中引用部分写明引用的权利要求的编号及其主题名称；而限定部分则写明发明或者实用新型附加的技术特征。从属权利要求只能引用在前的权利要求。

用“一个游泳呼救智能手环”发明专利实例来说明两者之间关系。其独立权利要求写明一种游泳呼救智能手环，包括壳体；壳体处设有报警模块、染色标记模块、应急浮力模块、求援开关；从属权利要求1 写明报警模块包括第一控制模块、声光报警装置、GPS 定位模块和远程报警模块；从属权利要求2 写明报警模块与染色标记模块相连；所述染色标记模块内设染料贮器；当求援开关被触发时，所述报警模块发出报警提示向周围人员求援并向外部救援机构发送求援信号和当前GPS 坐标；当需进一步标记救援位置时，可通过染色标记模块释放染料以对周围水体染色形成求援标记；从属权利要求3 写明应急浮力模块内设贮有压缩气体的浮力包，当使用者触发应急浮力模块时，浮力包膨胀，为使用者提供浮力。独立权利要求与从属权利要求关系如图1 所示：

图1 独立权利要求与从属权利要求之关系

从图1 可以看出，一项独立权利要求所确定的保护范围必定小于依附于它的从属权利要求的保护范围，从某种意义上说，侵犯范围较窄的从属权利要求，必然会侵犯范围更广泛的独立权利要求。在其他条件相同的情况下，较窄的从属权利要求更有可能通过创造性、新颖性和实用性三性审查，因为每项从属权利要求可能比现有技术提供更多、更具体区别，而保护范围更为广泛的独立权利要求的有效性更容易受到挑战，它的设计撰写难度更大；同时，与保护范围更广泛的独立权利要求相比，从属权利要求不太可能受到侵犯，因为它所描述的每一个具体技术特征都必须在被告产品上得以体现。而侵犯保护范围更广的独立权利要求不一定会侵犯较窄的从属权利要求。此外，任何两项从属权利要求之间可能有一些重叠的特征，但每一项从属权利要求都必须包括不同的特征，它们之间没有技术上的联系，这类权利要求的相对范围变得明确和更少争议。

2 从属权利要求的基本功能

从属权利要求的第一个功能是提高专利授权审查效率。事实上，从属权利要求是作为一种提高专利审查授权效率的措施出现的。早期的实践要求权利要求书中每项权利要求都是独立权利要求，1965年美国专利法修正案正式承认从属权利要求，当年修改的目的主要有2 个：1）增加专利申请费，以便覆盖专利审查部分支出；2）加快专利申请的审查工作，使新技术早日公开［2］。第一个目标，美国专利商标局通过申请费用的结构调整，使专利申请人递交多项从属权利要求更具成本效益。新的申请费用收费规则规定，每一项超过总数的独立权利要求收费10 美元，但累计超过10 项权利要求的则不论是独立权利要求还是从属权利要求都按照每项2 美元收费［3］。新收费规则劝阻专利申请人递交过多的独立权利要求，鼓励更多使用从属权利要求。减少独立权利要求数及鼓励以从属权利要求形式提出申请，不但对专利审查机关及广大公众有利，而且也有助于知识产权法院审理那些涉及侵权损害赔偿诉讼的专利权利要求。第二个目标，美国专利商标局的专利审查员告诉参议院委员会，平均下来每项从属权利要求审查速度是独立权利要求的2 倍，即便是简单的专利申请审查也大概如此［4］。因此，参议院委员会决定，专利申请人在申请文件中坚持列入更多独立权利要求的应需要缴纳额外的费用，以抵消由此带来的额外审查支出。当然这一提案本身并不妨碍专利申请人使用独立权利要求，参议院委员会进一步强调，评估权利要求的效率价值也应该在随后的专利诉讼中体现。

从属权利要求的第二个功能是对创新成果的可专利性和侵权行为进行“套期保值”［5］。从专利权人角度来看，在一个专利权利要求书中同时拥有各种独立权利要求和从属权利要求，使专利权人能够对冲那些既有效又受到侵犯的权利要求。当前许多专利权人已将从属权利要求视为一种保险形式，如果一项保护范围广泛的独立权利要求的可专利性受到挑战，其保护范围相对较窄的从属权利要求只要符合专利审查的三性要求仍然是有效的，因为每项权利要求都界定了一项技术创新成果，都是单独的、完整的技术方案，不论其是否以独立的形式写成，其有效性都应该进行独立判断。当独立权利要求被宣告无效，其从属权利要求维持有效后，后者实际上就取代了原独立权利要求的地位。这种后备保护导致了大量的从属权利要求出现。

从属权利要求的第三个功能是可以用来更好阐释核心实施例或者保护专利产品。虽然被归入独立的基本权利要求范围内，但依附的从属权利要求仍然是有价值的，因为它们与专利说明书联系更紧密，是向专利行政部门审查人员展示发明创造的最重要方面，也使侵权行为的解释更容易为审判人员所理解和接受。正如Christian Mammen 所言［6］，每对独立权利要求和从属权利要求分别代表一个核心和一个半影，从属权利要求代表较窄、更精确的核心，独立权利要求代表更广泛的半影。从属权利要求与专利说明书中核心实施例紧密相关，而充斥专利半影区域的是未公开的变体选择和发明特征的模糊概念。独立权利要求往往包括更多“附属”权利主张语言，即在权利要求书中出现，但从未或很少出现在说明书中的语言，这与产业人士抱怨专利权人“过度主张”的观点是一致的。当然不同行业情况有所差异，制药专利含有附属语言低于50%，而机械专利则达到 60%［7］。

3 从属权利要求在专利侵权诉讼中的重要价值

当前专利侵权损害赔偿主要基于技术和经济考虑，依次包括被侵权人的损失、侵权人所得、专利使用许可费额以及法定赔偿额，而不是专利权利要求类型和保护范围。专利侵权补救措施是过度还是不足，应该取决某一具体案件中涉及某一组专利权利要求的事实，专利律师和法官应该更多地注意所主张的被侵犯的权利要求类型和保护范围，以便对任何特定专利侵权纠纷补救进行适当的调整。

从专利从属权利要求上述功能分析得知，专利从属权利要求对公众更有价值。这与我们的通常认知相反，惯常认为专利独立权利要求比从属权利要求更有价值，因为独立权利要求往往包括潜在的各种侵权行为，反映最大限度的市场控制。

侵犯独立权利要求与从属权利要求给专利权人带来损害是不一样的。从属权利要求与专利说明书更联系更紧密，它们一起披露发明的核心及优先实施例，从而专利从属权利要求更接近专利权人排他性经济利益的核心，与独立权利要求相比对这类权利要求的侵犯应得到更多的损害赔偿。以非法侵入为类推，进入某人家园草坪与进入某人房子对他伤害有着明显的区别，而后者的排他性利益更为重要。侵犯从属权利要求的行为可能实际上和近似地造成专利权人所遭受的损害，也就是对从属权利要求侵犯与专利权人损害有着更强的因果关系，而只对独立权利要求的侵权可能与专利权人所称的损害有较微弱的因果关系［8］，因此，这两种侵权行为不可能造成相同的补偿性损害赔偿数额。而在专利侵权惩罚性损害赔偿评估中，从属权利要求在判断侵权人故意程度上也有着重要意义。在决定实施专利侵权损害惩罚性赔偿数额时，应该考虑侵权人的罪责程度。法院应该将权利要求类型和保护范围作为故意分析适当因素，事实上，侵权人的罪责不是二元的（侵权抑或不侵权），而是一个范围存在。侵权人在围绕专利权进行外围创新过程中，主观意愿是鲁莽疏忽闯入专利权保护范围还是蓄意复制专利产品，抑或是比疏忽更糟，但更少恶意，可以从侵犯权利要求类型中寻找到相应线索。由于从属权利要求范围较窄，比独立权利要求的更具体，因此一项从属权利要求不太可能在不知不觉中受到侵犯，或被进行外围设计而不是被直接复制。在专利侵权禁令救济审查中从属权利要求也能提供有益启示。在寻求禁令救济时专利权人必须证明他遭受了不可弥补的损害且法律规定的补救措施，不足以补偿这种损害，实施禁令救济不会损害公共利益。自eBay 诉MercExchange 之后，绝大多数禁令都涉及被告是专利权人的竞争对手［9］。截至目前为止不可弥补的损害主要原因是市场份额丧失，而这种危害产生也常常系恶意竞争所致。仅侵犯保护范围更广泛的独立权利要求不太可能对专利权人的竞争空间产生如此强烈的影响，至少竞争损害的性质和程度越是远离专利权人核心商业活动，就越具有投机性。

然而，当前专利侵权诉讼中不去区分独立权利要求与从属权利要求似乎是一种常态。在美国，一些法院甚至认为从属权利要求不值得与所对应的独立权利要求同等的损害赔偿。在Wahpeton Canvas Co.诉 Frontier, Inc.,一案中，联邦巡回法院甚至对专利权人提出从属权利要求表示困惑，认为独立权利要求已经够全面清楚，侵犯一项独立的权利要求将导致与侵犯所有相关的从属权利要求相同的损害赔偿，而不侵犯一项独立权利要求也会导致对所有从属权利要求的不侵犯；在CollegeNet, Inc.诉ApplyYourself, Inc. , 案中，地区法院拒绝就陪审团对涉讼专利的各种从属权利要求侵权裁决进行重新审判，在一些知识产权法官看来，无论是侵犯一项抑或一百项权利要求，损害赔偿都应该是相同的，损害赔偿不应乘以被侵犯的权利要求数量。在我国，专利侵权判定通常运用全面覆盖原则、等同原则和多余指定原则来比较被诉侵权产品与专利权人的权利要求书之间差异，多从整体视角进行分析，也不区分独立权利要求与从属权利要求之间差异。

基于从属权利要求基础的侵权连续统一体模型改变专利侵权诉讼二元性处理结果。独立权利要求表达模糊常常是一种深思熟虑的战略选择—一种最大化未来可延展性权利要求的用词以便未来可以根据实际情况主张扩大或缩小专利保护范围。从属权利要求则较清晰公开了发明是什么以及什么权利是专利权人所专有的。专利侵权纠纷应被视为一个“连续体”，判断侵权产品与从属权利要求所描述实际发明的接近程度，即侵权产品可能与从属权利要求所描述的以及专利说明书所披露的实施例完全相同，或者只是其中的一个小变体，或者是大幅度改变，或者介于其中，补救措施可以根据这一连续体量身定做，从而使侵权人对专利权人承担起应有且适当的责任。当侵权行为更接近从属权利要求所主张和专利说明书所披露的那样时，专利权人显然应该得到更多补偿抑或诉之禁令救济，当侵权过程中侵权人做出自己诸多创新努力，提供更多贡献时，侵权人显然应该保留更多自己的收益。未区分权利要求类型和保护范围的侵权纠纷处理结果常常是二元的，专利权有效或无效，专利侵权行为成立或不成立。基于从属权利要求的侵权行为连续统一体认知，提出一种更为灵活的补救措施，不仅考虑专利权人应该收回什么，而且考虑侵权人应该保留什么，精细调整侵权行为后续双方利益，使侵权行为造成的损害赔偿更接近专利权人所设想的用途收益。

4 结语

表面上看，专利侵权诉讼没有显著考虑所涉权利要求的性质和范围的唯一原因是当事各方和法官对这一问题缺乏关注。通常，在专利侵权纠纷审理中，损害赔偿采用一种全有或全无的极端判断方式，假定所有主张的权利要求都被侵犯抑或都不被侵犯，而不考虑权利要求的相对价值。从属权利要求对公众和专利权人的价值往往大于其独立的基础权利要求。因此，这些从属权利要求可能需要得到更有力的补救和更多的赔偿。承认这种相对性差异为专利侵权救济提供了可取的灵活性。因为这种区分只可能限制，但并不强制消除当前的损失法、盈利法、许可费法和法定赔偿法等任何特定的补救办法。最后，这种区分继续鼓励使用从属权利要求产生的审查效率，同时也促使专利申请人提供更高质量的专利披露，更清楚地表明和界定发明创造最重要的实施方式。为了专利制度立法初衷，当事方、代理律师和法官在评估专利侵权补救办法时应更密切地注意权利范围和权利类型，更加重视从属权利要求。