实质审查中关于公知常识的认定及举证的几点思考

2018-01-22李春雨高玉江

法制博览 2018年21期

李春雨高玉江

国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心，天津 300300

公知常识是审查实践中，特别是创造性判断时经常使用的概念，也是审查员与申请人、专利权人、无效请求人争论的焦点。我国《专利法》[1]、《专利法实施细则》[2]、《专利审查指南》[3]均未对公知常识明确定义，容易导致审查员对公知常识的性质、涵盖的范围在认识和理解上存在差异，从而造成认定公知常识客观性不够、主观随意，举证不足、说理不充分，容易导致通知书和驳回决定中存在公知常识使用不当的现象。因此，如何认定及采用何种方式对公知常识进行举证，对专利审查具有重要意义。

一、公知常识的范围和性质

我国《专利法》中对公知常识没有进行明确定义，主要在《专利审查指南》实质审查部分的创造性突出的实质性特点的判断，以及复审与无效请求的审查部分的前置审查意见中提及到公知常识的内容，可以概括为“本领域中解决该技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书中披露的解决该技术问题的技术手段”、“公知常识性证据包括技术词典、技术手册、教科书等”。为了进一步利于审查实践，《审查操作规程》[4]补充了公知常识还包括“教科书、工具书中为解决相关技术问题而引用的其他文献披露的内容”。我国对于“公知常识”这一概念是采用了列举非穷举的方式进行定义。

根据上述记载的内容可知，公知常识具有以下性质：仅限于某一技术领域范围内；仅限于一定时间范围内；判断主体为所属领域技术人员。判断公知常识时，不能孤立地看公知常识本身，以其技术原理被广泛知晓而一概认定其为公知常识，而应当从本领域技术人员的角度出发，关注其所应用的技术领域，并考察其所要解决的技术问题、产生的技术效果以及该特征与其他特征的协同作用，还要兼顾技术方案所属或者直接应用的具体技术领域和功能领域。公知常识的时间性体现在其应当是现有技术，即申请日或优先权日之前。在审查实践中，如果以审查当时的现有技术现状作为依据进行判断，极易出现公知常识滥用的问题，尤其对于技术发展速度极快的技术领域，如计算机、通信等领域，这样的审查对于专利权保护的伤害是极大的。

二、公知常识的认定和举证

为保证客观、准确地进行公知常识认定，审查员应当先通过检索现有技术、查询生产生活实际应用中的事例或咨询有关专家等方式进行自由心证，再进行公知常识认定，不能在没有任何客观依据的情况下，主观、随意地进行认定。

关于公知常识的举证，《专利审查指南》实质审查部分的审查意见通知书正文中规定：“审查员在审查意见通知书中引用的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明”。在具体审查实践中，要兼顾公平公正和行政效率，树立证据意识，对于能给出书面公知常识证据的，要优先给出相关证据，对于为广大公众知晓的事实则可以不进行举证。不论是否举证公知常识证据，不论申请人是否提出异议，有关公知常识的说理都是必要的和重要的，仅采用说理的情况下，更应注意说理的充分性和逻辑性。此外，当发明所属的技术领域为技术发展速度极快的技术领域，如计算机、通信等领域，教科书和工具书的更新收录速度跟不上其发展速度时，如果该项技术被多篇专利文献或科学出版物等公开，表明了该技术已被广泛关注进而广泛熟知，可以在一定程度上表明该技术已由一项现有技术改变为一项公知常识。此外，在不需要进行举证或无法提供公知常识的相关书证的情况下，应当进行充分说理。