“三步法”中的非客观性要素及其客观化

王慧忠孙纪泉

“三步法”中的非客观性要素及其客观化

王慧忠⋆孙纪泉⋆

分析“三步法”中的非客观性要素并对其进行客观化，以提高“三步法”在创造性审查中的客观性。“三步法”中的非客观性要素包括：确定发明实际解决的技术问题、判断区别特征是否为公知常识、判断区别特征的作用是否相同。针对非客观性要素提出的可能的客观化方式，包括：应适当考虑确定发明实际解决的技术问题的优先顺序，应当在请求保护的主题下确定上位层面或高层级的技术问题，增大审查员对公知技术知识的主动举证义务并扩大证据类型等。

“三步法”客观性技术问题

一、引 言

《专利法》要求在专利申请和审查的程序中应当遵循客观、公正、准确、及时的原则，其中客观性原则是审查程序中的首要原则。

专利审查的客观性能够保证授权专利的质量，提高授权专利的稳定性，审查过程中做到客观，会减少审查意见中不必要的质疑，提高专利代理效率，降低申请人的应对成本。

二、“三步法”的客观性

“三步法”是为客观审查专利申请的创造性而引入的判断方法，其步骤是:（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。①中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南（2010版）［M］.北京：知识产权出版社，2010：172-175.“三步法”对应于一种常见的获得发明创造的过程，或者说是比拟一个获得发明创造的过程，该常见的获得发明创造的过程是发明人通常基于自己所了解的一份现有技术（如一篇文献或一个现有的实物），欲解决其所存在的技术问题，进而找到解决方案从而获得一项发明创造，“三步法”的每一步基本上能够对应于常见的获得发明创造的过程。“三步法”的实质在于，将不同的获得发明创造的过程标准化、归一化，进而提供一种标准化、归一化的创造性判断方法。采用“三步法”有利于统一审查标准，避免审查员主观因素的影响。

三、“三步法”中的非客观性要素

然而，在“三步法”的具体步骤中还存在一定的非客观性要素，下面进行具体说明（参见表1，其中列出了“三步法”各步骤的划分）:

1．“三步法”中的第一步

确定最接近的现有技术是从已知的现有技术中选定与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，这是对事实的认定，针对相同的现有技术，审查员的主观影响因素较小，因此这一步骤被评价为具有较好的客观性。

2．“三步法”中的第二步

第二步包括两个子步骤，即S2.1确定发明的区别特征和S2.2确定发明实际解决的技术问题，子步骤S2.1涉及对要求保护的技术方案与最接近的现有技术的公开内容的认定和比较，也是属于对事实的认定，因此这一步骤也被评价为具有较好的客观性。然而，对于子步骤S2.2，基于相同的区别特征可能确定出不同的发明实际解决的技术问题，这导致发明实际解决的技术问题具有不确定性，因此这一步骤被评价为客观性欠佳。

基于相同的区别特征可能确定出不同的发明实际解决的技术问题的根源在于:区别特征的任何技术效果（作用或所解决的技术问题）都可以作为确定发明实际解决的技术问题的基础。概括地，发明要实际解决的技术问题的不确定性可以分为两种情形（由于技术效果与作用、所解决的技术问题具有对应性，因此这里提及的技术效果也可以被描述为作用或所解决的技术问题）:

（1）多个不同的技术问题:区别特征具有多个不同的技术效果，导致据此可以确定多个不同的发明实际解决的技术问题。需要说明的是，这里的技术效果包括说明书中明确记载的区别特征的技术效果、说明书中隐含描述的区别特征的技术效果以及说明书中未明确记载、也未隐含描述但由本领域技术人员根据现有技术可以预期或确认的区别特征的技术效果。

例如，发明与最接近的现有技术对比文件1相比，其区别在于在杯子的把手上套有橡胶套，说明书中明确记载使用橡胶套能够防止杯子掉落，同时本领域技术人员可以确认使用橡胶套能够隔热，因此同一区别特征同时具有防滑效果和隔热效果，对应地，可以确定两个不同的发明实际解决的技术问题，即使杯子防滑和隔热。

（2）不同层面的技术问题:针对区别特征的技术效果的不同层面，可以对应地确定多个不同层面的发明实际解决的技术问题。

例如，发明与最接近的现有技术对比文件1相比，其区别在于在电脑机箱中增加了散热风扇，根据该区别特征从不同层面分析会得到不同的技术效果，例如，增强机箱内的空气流通——降低机箱内温度——提高CPU运行效率——提升电脑性能，相应地，能够在四个层面确定发明实际解决的技术问题，即使机箱内的空气流通增强、使机箱内温度降低、使CPU运行效率提高、使电脑性能提升。

不同层面的技术问题的特点是一系列技术问题具有逻辑上的因果关系，例如，使机箱内的空气流通增强将导致机箱内温度降低，使机箱内温度降低将导致CPU运行效率提高，使CPU运行效率提高将导致电脑性能提升，它们属于总体技术问题在不同层面的叙述，实际上是一体且直接关联的。

3．“三步法”中的第三步

“三步法”中的第三步为判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见，如表1所述，这一步骤可以被拆分为并列的两个子步骤:S3.1和S3.2。而步骤S3.2可以被拆分为顺序的两个子步骤: S3.2.1判断区别特征是否被其他材料公开；和S3.2.2判断区别特征在其他材料中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用是否相同。

对于步骤S3.1，《专利审查指南》（2010版）没有规制审查员对公知常识的举证义务，仅要求如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。在专利代理实务中，普遍认为这一步骤的客观性较差。

对于步骤S3.2.1，仍然属于对事实的认定，因此这一步骤被评价为具有较好的客观性。

对于步骤S3.2.2，判断区别特征在其他材料中所起的作用与在要求保护的发明中所起的作用是否相同是判断现有技术是否给出技术启示的关键，然而在技术特征的作用的认定上具有不确定性，认定出不同的作用可能导致给出截然相反的创造性结论，因此，在实践中这一步骤的客观性欠佳。

由于技术特征的作用与其所解决的技术问题具有对应性，因此关于“区别特征在要求保护的发明中所起的作用”的不确定性与前述步骤S2.2的不确定性相同；而确定区别特征在其他材料中所起的作用与确定区别特征在要求保护的发明中所起的作用可以一起适用相同的原则，因此关于“区别特征在其他材料中所起的作用”的不确定性也与前述步骤S2.2的不确定性相同。它们都可以分为两种情形。

（1）多项作用:区别特征具有多项不同的作用。需要说明的是，这里的作用包括说明书或对比文件中明确记载的区别特征的作用、说明书或对比文件中隐含描述的区别特征的作用以及说明书或对比文件中未明确记载、也未隐含描述但由本领域技术人员根据现有技术可以预期或确认的区别特征的作用。

（2）不同层面的作用:区别特征可以被确定出不同层面的作用，原理与步骤S2.2相同。

表1 “三步法”中各步骤的客观性情况

综上所述，在“三步法”中涉及事实认定的步骤客观性较好，包括:S1确定最接近的现有技术、S2.1确定发明的区别特征、S3.2.1判断区别特征是否被其他材料公开；而对于这些步骤之外的步骤客观性欠佳或较差，包括:S2.2确定发明实际解决的技术问题、S3.1判断区别特征是否为解决发明实际解决的技术问题的公知常识、S3.2.2判断区别特征在其他材料中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用是否相同，后三个步骤为“三步法”中的非客观性要素。

四、非客观性要素的客观化

“三步法”中的非客观性要素带来了审查结论的不确定性，因此笔者希望能够对非客观性要素在可能的范围内加以客观化，以增强创造性结论的准确性和稳定性。

（一）步骤S2.2的客观化

前已述及发明实际解决的技术问题的不确定性可以分为两种情形:多个不同的技术问题和不同层面的技术问题。

1.多个不同的技术问题

由于“三步法”的实质在于比拟获得发明创造的过程，而所比拟的获得发明创造的过程可能存在如下情况:即基于相同的一份现有技术，从解决不同的技术问题出发，采用了相同的改进技术手段（即区别特征）而得到同一件发明，这可以看作是创立发明的路径不同，虽然路径不同，但是得到了相同的结果，所谓“条条大路通罗马”。在理论上，应当承认，在“三步法”的框架下，只要有一条路径能够使得本领域技术人员显而易见地得到所要求保护的技术方案，就应当认为该技术方案不具备创造性。因此，允许在步骤S2.2中确定多个不同的发明实际解决的技术问题具有合理性，应当允许审查员这样做。换句话说，虽然基于相同的区别特征可能确定出不同的发明实际解决的技术问题，但是仅就这一点，并没有使“三步法”丧失客观性。但是应当强调，所确定的发明实际解决的技术问题应当是有依据的，所谓有依据体现在区别特征的技术效果、作用和解决的技术问题应当是在说明书中有明确记载、说明书中有隐含描述或由本领域技术人员根据现有技术可以预期或确认的。除此之外都应当视为没有依据，不应被允许。

综上，在步骤S2.2中确定出不同的发明实际解决的技术问题并不违背客观性，但是脱离依据确定的发明实际解决的技术问题是非客观的，是审查中需要杜绝的。

在允许确定出不同的发明实际解决的技术问题的情况下，应当适当考虑确定发明实际解决的技术问题的优先顺序，笔者认为下述优先顺序是合理的:（1）说明书中明确记载了区别特征对应的技术问题、作用或技术效果时，一般据此确定发明实际解决的技术问题；（2）说明书中未明确记载但隐含描述了区别特征对应的技术问题、作用或技术效果时，则据此确定发明实际解决的技术问题；（3）说明书中未明确记载、也未隐含描述区别特征对应的技术问题、作用或技术效果时，根据本领域技术人员能够预期或确认的技术问题、作用或技术效果来确定发明实际解决的技术问题。

肯定上述顺序的原因在于:在撰写说明书时，通常对技术特征的技术问题、作用或技术效果的描述是基于技术人员在申请日以前所认识到的事实，并且所描述的技术问题、作用或技术效果应当是此时最显著、最期望实现的。因此，可以合理推断明确记载和隐含描述的内容是发明人为获得发明创造所沿循的路径；另外，优先参考说明书中明确记载或隐含描述的内容确定发明实际解决的技术问题更贴合实际情形，更能反映本领域技术人员获得发明创造的过程是显而易见，还是非显而易见，因此是更合理的。

2.不同层面的技术问题

对于区别特征的技术效果的不同层面导致发明实际解决的技术问题的不确定性问题，笔者认为可以通过规定在请求保护的主题下确定上位层面或高层级的技术问题来解决，从而使步骤S2.2的确定过程客观化。

下面仍以在电脑机箱中增加散热风扇为例进行说明，通过前述分析已知，可以确定四个层面的发明实际解决的技术问题，即使机箱内的空气流通增强、使机箱内温度降低、使CPU运行效率提高、使电脑性能提升，并且该四个技术问题存在层级关系或递进关系，使电脑性能提升是最高层级的技术问题，使CPU运行效率提高、使机箱内温度降低、使机箱内的空气流通增强依次更具体、更下位，也依次更接近所采用的具体的技术手段——在电脑机箱中增加散热风扇，因此它们的层级依次递减。

如果权利要求请求保护的主题是电脑，那么笔者认为所确定的发明实际解决的技术问题应当是使电脑性能提升，而不是其他技术问题。

如果权利要求请求保护的主题是机箱，并且技术方案中未提及机箱中包括CPU，那么笔者认为所确定的发明实际解决的技术问题应当是使机箱内温度降低。

当本领域技术人员欲发明一台性能得到提升的电脑时，如果最终得到“在电脑机箱中增加散热风扇”的技术手段，其需要知晓CPU运行效率提高有助于电脑性能的提升，需要知晓机箱内温度降低有助于CPU运行效率的提高，需要知晓机箱内的空气流通增强有助于机箱内温度的降低，在此基础上，才有可能尝试上述技术手段。前述过程是本领域技术人员从技术问题出发到获得技术手段所沿循的路径，也是发明过程中需要克服的障碍，只要任一步骤中断，都将导致本领域技术人员不能显而易见地得到所要求保护的技术方案。例如，假设本领域技术人员不知晓机箱内温度与CPU运行效率的因果关系，那么本领域技术人员就不能显而易见地得到在电脑机箱中增加散热风扇的电脑。

如上所述，确定原则被限定为在请求保护的主题下确定上位层面或高层级的技术问题。通过这种原则，在审查中能够避免人为主观地拉近发明实际解决的技术问题与所采用的具体的技术手段的距离，避免忽略发明人实际获得发明创造的思考过程，避免造成技术手段相对于技术问题非常容易实现的假象，而是充分考虑从所要解决的技术问题到最终的技术手段需要经历哪些步骤，从而避免“事后诸葛亮”。

更重要的是，通过上述确定原则解决了原有“三步法”不适用于评价“技术问题本身不容易想到”（即发现技术问题本身具备创造性）这一类发明创造的问题。

下面举一个典型的发现技术问题本身具备创造性的例子。一辆汽车在高速路上行驶时，每次速度超过120km/h时都会出现蜂鸣声，但在速度低于120km/h时却没有问题，经过多次检测，仍然没有发现问题所在，由于无法找到原因，问题始终得不到解决。在一次高速行车过程中再次出现蜂鸣声，这时很偶然地，马路上的一个塑料袋贴在了后视镜上，司机发现蜂鸣声突然消失了，此后司机才注意到，蜂鸣声是由于汽车后视镜与车身之间狭窄的缝隙造成，找到了问题的原因，解决方案非常简单，只需避免后视镜与车身之间存在缝隙。

假设现有技术中都是后视镜与车身之间存在缝隙的设计，发明人提出了一种后视镜与车身之间不存在缝隙的汽车，有效避免了后视镜周围的气流噪声，从而避免了汽车高速行驶时发出蜂鸣声，这样的设计应当肯定其创造性。如果基于区别特征确定发明实际解决的技术问题为降低后视镜周围的气流噪声（次层级的技术问题），那么将会发现，基于这一问题很容易得到后视镜与车身之间不存在缝隙的技术方案，从而得出该技术方案没有创造性的结论。然而，如果依照前述确定原则，在请求保护的主题下确定上位层面或高层级的技术问题，那么发明实际解决的技术问题将被确定为避免汽车高速行驶时发出蜂鸣声，而基于这一技术问题，本领域技术人员根据现有技术知识并不能建立汽车在高速行驶时发出蜂鸣声与后视镜周围的气流噪声之间的联系，也即本领域技术人员不能跨越“技术问题本身不容易想到”这一障碍，从而不能显而易见地得到前述技术方案，由此得出的创造性结论才是客观的。

（二）步骤S3.1的客观化

笔者认为现有概念的“公知常识”是大公知常识的概念，即除对比文件中公开的内容外本领域技术人员能够获知的一切技术内容都属于公知常识的概念，其中包括:（1）公知技术知识；以及（2）基于公知技术知识经过合乎逻辑的分析、推理得到的技术内容。对于公知技术知识，其属于客观事实，容易找到事实证据，而对于基于公知技术知识经过合乎逻辑的分析、推理得到的技术内容，其属于对事实的逻辑推理，具有经验性，不易文字固化，因此较难找到证据。而在实践中，绝大多数依据公知常识给予技术启示的情形都是基于一定的公知技术知识，经过合乎逻辑的分析、推理得到区别特征，因此笔者认为对步骤S3.1的客观化可以从公知常识中的公知技术知识入手，即可以规定:在“三步法”的步骤S3.1中，审查员指出公知技术知识或需要使用公知技术知识进行逻辑推理时，应当针对该公知技术知识主动提供证据。

此外，目前公知常识的法定证据类型包括技术词典、技术手册、教科书。笔者认为可以考虑在法定证据类型之外增加“事实性证据类型”，例如，包括普通的技术文献、日常物品、图片、照片、视频等，只要其中体现了公知技术知识。

按照《专利审查指南》（2010版）的规定，仅在申请人对审查员引用的公知常识提出异议时，审查员才有义务说明理由或提供相应的证据予以证明。通过增大审查员对公知技术知识的主动举证义务，可以使审查意见在发起时就是客观的，显然能够增大“三步法”中步骤S3.1的客观性，避免申请人与审查员因对公知技术知识的认定分歧较大而拉长博弈过程。而通过扩大证据类型，便于审查员就公知技术知识提出证据，其中可以对法定证据类型和事实性证据类型的效力加以区分，对此可以进行更深入的研究。

（三）步骤S3.2.2的客观化

区别特征所起的作用包括“区别特征在要求保护的发明中所起的作用”和“区别特征在其他材料中所起的作用”，由于技术特征的作用与其所解决的技术问题具有对应性，因此针对“区别特征在要求保护的发明中所起的作用”的客观化与步骤S2.2的客观化完全相同，因此下面仅就“区别特征在其他材料中所起的作用”加以说明。

前已述及区别特征所起的作用的不确定性可以分为两种情形:多项作用和不同层面的作用。

1.多项作用

与步骤S2.2中“多个不同的技术问题”的客观化类似，允许在步骤S3.2.2中确定多个不同的作用，仅就这一点，并没有使“三步法”丧失客观性。但是应当强调，所确定的作用应当是有依据的，所谓有依据体现在区别特征的技术效果、作用和解决的技术问题应当是在对比文件中有明确记载、对比文件中有隐含描述或由本领域技术人员根据现有技术可以预期或确认的。除此之外都应当视为没有依据，不应被允许。脱离依据确定的作用是非客观的，是审查中需要杜绝的。

在允许确定出不同作用的情况下，应适当考虑确定区别特征所起作用的优先顺序。笔者认为下述优先顺序是合理的:（1）对比文件中明确记载了区别特征对应的技术问题、作用或技术效果时，一般据此确定区别特征所起的作用；（2）对比文件中未明确记载但隐含描述了区别特征对应的技术问题、作用或技术效果时，则据此确定区别特征所起的作用；（3）对比文件中未明确记载、也未隐含描述区别特征对应的技术问题、作用或技术效果时，根据本领域技术人员能够预期或确认的技术问题、作用或技术效果来确定区别特征所起的作用。确定上述顺序的理由与步骤S2.2是类似的，不再赘述。

2.不同层面的作用

在针对“不同层面的技术问题”的步骤S2.2的客观化中，笔者建议规定在请求保护的主题下确定上位层面或高层级的技术问题。这是由于下位层面或低层级的技术问题可能包含发明人的创造性贡献，而为了规避将来自发明人主动告知的有创造性贡献的信息作为确定发明实际解决的技术问题的依据，而将发明实际解决的技术问题确定为上位层面或高层级的技术问题。然而，对于确定区别特征在对比文件中所起的作用，不存在需要规避对比文件告知内容的问题，因此，无需区分上位层面或小层面的作用，它们都可以作为最终确定的区别特征所起的作用。

因此，对于不同层面的作用与多项作用的原则相同，参见前文“多项作用”一节。

五、结 论

本文通过分析确定“三步法”中的非客观性要素，包括:S2.2确定发明实际解决的技术问题、S3.1判断区别特征是否为解决发明实际解决的技术问题的公知常识、S3.2.2判断区别特征在其他材料中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用是否相同。针对非客观性要素，提出了可能的客观化方式，包括:在允许确定出不同的发明实际解决的技术问题的情况下应适当考虑确定发明实际解决的技术问题的优先顺序；对于不同层面的技术问题，应当在请求保护的主题下确定上位层面或高层级的技术问题；增大审查员对公知技术知识的主动举证义务并扩大证据类型等。

总之，笔者试图分析“三步法”中的非客观性要素并对其进行客观化，以提高“三步法”在创造性审查中的客观性。

中科专利商标代理有限责任公司。