数值范围修改前后“重新概括”的对比及理解

姚瑶

摘 要：《中华人民共和国专利法》（以下简称“《专利法》”）第33条以及《专利审查指南》已经对专利申请人修改申请文件规定了相应的修改原则，也给出了大量允许或者不允许的修改实是在具体个案应用中并没有针对具体情形进行详细的规定，因此个案的应用过程中标准不统一，而数值范围的修改是否符合《专利法》律法规的规范历来是审查员和申请人争论的焦点。

关键词：数值范围；修改；“重新概括”；专利侵权

中图分类号：D923.42 文献标识码：A

1.案例分析

第一，对于案例1：关于“制备药物组合物的比例用量”修改问题的探讨。修改后的中药A、B、C的比例并没有直接记载在原始申请的文字当中，因此，必须判断它能否从原始申请的文字记载当中“直接地、毫无疑义地得出”。在该案中，申请人将原本记载在说明书中的“中药A、中药B、中药C的用量各为100g”归纳成“中药A、中药B、中药C的重量比例为1∶1∶1”，属于将下位概念替换为上位概念的修改。针对这种情况，审查员可以借助间接新颖性判断法来判断修改是否存在“修改超范围”的缺陷。根据间接新颖性判断法，从该上位概念涵盖的范围中排除下位概念的内容，然后判断排除后所剩的内容相对于原说明书和权利要求书是否具有新颖性。如果有新颖性，则说明这种修改超出了原说明书和权利要求书的记载，是不允许的；反之，则是允许的。

在此案中，审查人员认为“中药A、中药B、中药C的重量比例为1∶1∶1”的技术方案排除“中药A、中药B、中药C的用量各为100g”的技术方案，还存在其他如“中药A、中药B、中药C的用量各为200g”或“为300g”等的方案，据此判断具有新颖性，从而这种修改超出了原说明书和权利要求书的记载，是不允许的。基于此，审查员给出了此案的修改不符合《专利法》第33条的审查意见。

第二，对于案例2： 关于“释放颗粒与改进颗粒的比例”修改问题的探讨。实审部门审查员认为修改后的权利要求18的附加技术特征未记载在原始的说明书和权利要求书中，也不能由其直接地、毫无疑义地确定，不符合《专利法》第33条的规定。

对此，合议组认为，权利要求18引用权利要求1，要求保护一种包括即时释放颗粒和改进释放颗粒的多颗粒改进释放组合物，在说明书第16页倒数第1段列举了多颗粒改进释放组合物（20mg）的组成为l0mg的即时释放成分和l0mg的改进释放成分。本领域的技术人员可以据此根据胶囊填充量的需要按比例调整其中即时释放颗粒和改进释放颗粒的含量。说明书虽然为举例说明而分别使用了10mg的即时释放颗粒和改进释放颗粒制备出20mg剂量的多颗粒改进释放组合物，但该方法描述应看作一种比例说明性实例。本领域的技术人员根据说明书的整体内容来判断，可以得出权利要求18要求保护的技术方案中即时释放颗粒与改进释放颗粒之比可以为1∶1的结论，因此没有超出原始申请文件记载的范围，符合《专利法》第33条的规定。

2.观点及结论

从复审决定可以看出，复审在判断此案是否超范围时，并没有一概断定重新概括即为超范围，而是借鉴了专利侵权判断中的“等同原则”。

采用“等同原则”的“直接地、毫无疑义地确定的内容”的判断方法来判断案例2中的修改是否属于“修改超范围”，如分别使用了20mg的即时释放颗粒和改进释放颗粒制备出40mg剂量的多颗粒改进释放组合物，与原来的分别使用了l0mg的即时释放颗粒和改进释放颗粒制备出20mg剂量的多颗粒改进释放组合物相比，能以相同的方式，实现相同的功能，产生相同的效果，因此认定不超范围。同样，对于案例1比如中药A、B、C各采用300g這一技术特征，与原来的中药A、B、C各采用100g相比，能以相同的方式，实现相同的功能，产生相同的疗效。因此申请人修改后的权利要求属于从原始申请的记载中可“直接地、毫无疑义地确定的内容”，申请人的修改没有超出原始申请记载的范围，符合《专利法》第33条的规定。如此，既维护了申请人的权利，使得申请人能修改其申请文本中的缺陷，获得适当的保护范围，同时对公众利益几乎不产生影响。

放眼数值修改这个方面，其实还有很多值得探讨的地方，数值范围的修改是否符合专利法律法规的规范还将继续备受关注，对于数值范围的修改问题的若干标准还需要我们进一步去探究。

参考文献：

[1]张云枝.浅析如何鉴定修改超范围之数值修改[J].电子知识产权，2014（6）.

[2]袁秀挺，王翠平.等同侵权的司法实践：原则、限制和案例——“专利等同侵权的司法认定”研讨会综述[J].知识产权，2013（8）.