利用计算机实施的发明专利适格性问题研究

丁 璨

华南理工大学，广东 广州 510000



利用计算机实施的发明专利适格性问题研究

丁 璨

华南理工大学，广东 广州 510000

对比美国法院在计算机软件及商业方法可专利性标准上进行不断变化，我国一向采取较为保守的涉及计算机实施的专利保护态度。本文旨在通过中美两国之间审查标准与专利政策的对比，着重抓住中国目前涉及计算机程序的发明专利审查标准中出现的问题。通过界定利用计算机实施的发明专利技术背景的内容与范围，厘清涉及计算机程序与计算机软件两者的技术特征区别，同时着重阐述针对涉及计算机程序的发明专利，2017年4月我国最新修订的《专利审查指南》给其审查条件以及权利要求书的撰写所带来的影响。深入分析Alice案件，明确Mayo二分法在判断中的适用，以及其出现前后对美国专利市场造成的影响。另一方面最新Enfish案件也表明CAFC不支持滥用该种方式来打压专利有效性。通过对专利检索工具Incopat的技巧性使用，从申请数量、诉讼状态等角度梳理分析中美两国近年来有关软件发明专利的情况，从而发现我国目前专利适格性判断方法的特点及问题。最终从专利政策层面，找到适合中国当下的软件专利政策走向，平衡“技术性”要求与科技发展、鼓励创新之间的关系。

计算机程序；软件；装置权利要求；专利；审查标准

一、计算机程序与软件的技术背景区别

计算机软件包括计算机系统中的程序以及文档①。计算机程序是由逻辑编程语言描述出的可以经由计算机中信息处理装置转化成指令序列，从而实现计算任务的描述；文档则是软件开发者撰写的关于此款软件的阐明性资料，其存在价值类似于说明书。软件分为操作系统软件与应用软件，此处讨论针对应用软件。应用软件存在可用于用户与计算机硬件之间进行交互的界面，用户发出的指令反应到高级程序语言中，最终通过编译成为二进制语言控制计算机硬件用以响应用户指令。我国通常将计算机软件其中高级程序语言的表达作为作品纳入《著作权法》的保护范畴，并针对其特殊性制定《计算机软件保护条例》用于进一步规制。

不难看出，计算机程序与计算机软件在概念上并不可以简单等同。程序包括源程序与目标程序，《著作权法》中所保护的程序为源程序，诸如C语言或C++等高级程序语言；目标程序则是利用编译器将汇编或高级计算机语言翻译为等价二进制机器语言代码的计算机程序，即控制计算机硬件运行的机器代码，此类机器码不属于著作权中保护的类型。进一步可理解为，“涉及计算机程序的发明”与“计算机软件发明”并不属于同一概念的不同表示方式，而是分属于不同范围，前者所指范围明显大于后者。

二、新版审查指南对技术审查标准的影响

在我国，2010年版的《专利审查指南》中第二部分第九章明确指出“涉及计算机程序的发明专利”申请审查的若干规定，其中的程序本身就包括源程序与目标程序。2017年4月1日刚施行的新修改《专利审查指南》中，则对“计算机程序”的相关内容作进一步限定表达以使边界更为清晰，避免以往由于定义不一致给撰写和审查带来一定困惑②。此次修改将第九章第2节第(1)项的两处增加“本身”两字，厘清“计算机程序本身”与“涉及计算机程序的发明”的界限，实际上达到限缩“计算机程序本身”概念外延的作用，与第九章引言部分的明确规定相吻合，也即相当于允许“可读存储介质+计算机程序流程”此类表达方式。

2017年4月1日新修改《专利审查指南》中还规定，将《专利审查指南》第二部分第九章第5.2节第2段中“功能模块”全部修改为“程序模块”。结合前段“可读存储介质+计算机程序流程”的表达方式可知，涉及计算机程序的发明不仅可以写成方法权利要求，也可撰写成装置权利要求，其中所述组成部分可以包括程序，并不必然包括计算机硬件。例如第九章第5.2节中的例1与例2③，分别展现了一项涉及计算机程序的发明的两种撰写方式。换句话说，申请发明的权利要求书中全部以计算机程序流程为主线，用计算机程序语言来反映软件系统流程图中所描述的一系列程序模块，借此实现该解决方案的程序模块构架，而非主要通过计算机程序操纵硬件解决技术方案。发明专利申请的审查基于“三性”，涉及计算机程序的发明也不外于此，此次修改更可以看作是一次以发明三性为核心的强调：明确程序流程特征可以成为装置权利要求的组成部分，允许申请人直接描述对软件进行的改进，而不是将程序流程特征限定在必然引起硬件装置的改变上，只需要构成技术方案旨在解决技术问题即可，这将大大鼓励我国涉及计算机程序的发明专利申请的热情。

值得注意的是，新实施的《专利审查指南》修改版中，第一次提到涉及商业模式的权利要求。指出若在包含商业规则和方法内容的基础上，又包含技术特征，也具有获得专利权的可能性。也就是说，利用计算机或网络技术实现的涉及商业模式的发明申请，在含有技术特征的前提下，不能依据所属为“智力活动的规则和方法”而予以绝对排除。但在此基础上，申请的客体还应同时满足专利法第二条第二款的规定，即必须能够构成一个完整的技术方案，符合三性审查，利用技术手段解决技术问题，以达到新的技术效果，否则依然不能成为专利保护的客体。例如主业为互联网金融的手机APP，其虽然运用了计算机软件以实施其商业模式的运作，但个人小额借贷交易这种商业规则由来已久，只是借用了软件将其放置在网络环境下操作，并未实现任何技术上的突破与创新，所解决的也并非技术问题，故不能将其中的商业模式进行涉及商业模式计算机软件专利的申请。

三、Mayo二分法对美国适格性判断方法的改变

在国际上，对于包括计算机流程步骤的权利要求解释已经成为主流。在欧洲审查指南中，如果装置特征为“装置+功能”类型，则该特征将被理解是该装置专用于实施相关步骤或功能，相对于通用数据处理装置或者不同流程步骤里的执行装置是具有新颖性的。日本早在2002年修改的专利法中第二条第三款明确规定：计算机程序属于产品发明，并按照一般产品权利要求进行解释。而美国作为第一个允许将功能(效果)表述为技术特征的国家，对功能性权利要求的认定自成一套逻辑体系。美国专利商标局于96年颁布的《与计算机有关的发明审查指南》，对于是否属于发明的可专利客体在专利法第101条④进行了详细解释。该解释认为，只要一项与计算机程序相关的发明是属于某个专业技术领域实际应用，就应当列为可专利的主题。但随着Alice案件⑤的被重视以及Mayo二分法的明确适用，判断方法出现了改变。同时美国软件专利的热议话题，多涉及商业方法软件可专利化问题研究。

美国联邦最高法院一直以来并未给出关于利用计算机实施的发明可专利性如何判断的方法与依据，导致下级法院的判决长期处于混乱之中，标准参差不齐。2010年的Bilski案中判决一项商业方法因为属于抽象概念而不能成为专利授权的客体。2014年联邦最高法院在Alice vs CLS案件中明确指出，应当借助由Mayo案⑥中确立的“Mayo二分法”来判断利用计算机实施发明的可专利性。“Mayo二分法”的核心在于，该项发明中是否存在“远超出”所涉及的自然规律、自然现象或抽象概念本身的“发明性概念”，使其技术特征或组合能够因此转化而满足可专利性条件。本案与之前提到的Bilski案关注点相同，客体均为涉及利用计算机实施的商业方法发明，并且两者最终都做无效判决，但这并不意味着计算机软件专利被排除在专利授权之外。

最典型的当属Enfish案⑦，其无效判定被CAFC(美国联邦巡回上诉法院)⑧反转。该案涉及的客体为一款计算机数据库的自我参照模型，可将有关联性的数据表格进行汇总最终形成唯一的表格，以此提升数据库的效率。CAFC认为该专利为从数据库层面改善计算机的性能，不属于抽象概念，而是满足美国专利法101条的专利适格主题。针对涉及计算机程序的发明专利，从权利要求的内容来说，如果仅是涉及一般技术在已知环境下的使用，如提取数据、传输信息等，而并未针对技术与环境结合所产生的新问题提出新的技术方案，则必然不能成为专利保护的客体。这就提醒我们在进行关于计算机程序的专利申请权利要求书的撰写中，不能进行过度概括，毕竟任何技术方案进行过度的概括后都将与抽象概念相关。总之，CAFC在Enfish案中CAFC对软件专利给予正向支持，肯定该专利带来不一样的技术改良，也表示出CAFC认为不应滥用“Mayo二分法”来打击计算机软件的专利适格专性。

四、利用计算机实施的发明专利数据检索与分析

近年来，美国针对计算机软件以及商业方法的保护，以1998年的State Street Bank案件判决为标志，开始进行加强保护以迎合并促进计算机产业的迅速发展。但随着高歌猛进的专利保护政策，一系列问题也随之突显：专利流氓伺机而动频频引起恶意诉讼；作为合法垄断的专利其本身过度扩张亦会严重影响技术行业的创新与健康发展。而“Alice判决”的出现则成为扭转这一局面的节点，为防止专利制度的过度膨胀美国法院在计算机软件及商业方法可专利性标准上进行不断变化，从排斥专利保护到逐渐放开再到如今的急速收紧，在法律逐步完善的背后更是巨大经济利益的推动。

针对此类问题，笔者利用专利检索工具Incopat软件，总结关键字构写专利检索式，将搜索结果用IPC分类号加以排除，收集到中美有关计算机软件发明专利的最新统计数据，从数量、法律状态等方面进行分析，以期分别找到两者的发展趋势受到判断标准的影响，并试图找出软件发明专利法律状态变化与产业发展的关系。就美国而言，从1998年至2016年12月的数据发展趋势来看，美国计算机软件专利的申请量自98年的161件，经过短短两年时间跃升至2000年的每年300件以上，并在此后的数十年内一直维持较高数量的年申请量。而到了2010年之后，申请量开始出现下降，在2012年出现“Mayo二分法”判断标准之后，更是出现大幅下滑的明显趋势，由2013年的200件以上暴跌至2014年的不足100件，此后便一直维持着快速下跌的态势，突显出联邦最高法院的Alice案判决带给美国计算机软件行业的巨大冲击，该项“反专利”政策的紧急调整效果显著。有趣的是，以美国计算机软件专利诉讼数量为检索条件，所显示出的波形趋势图与前面的申请数量趋势图的形状走向极为相似，这更加说明了采用“Mayo二分法”对于有效遏制专利流氓的各类恶意诉讼效果也颇为显著。

对于中国而言，自2017年4月1日实施最新修改后的《专利审查指南》之前，我国一直处于涉及商业模式的计算机软件是否能够申请专利尚未有明确规定的迷雾地带。利用Incopat专利检索软件，将时间范围划定为1998年至2016年12月，得出的涉及计算机程序的发明专利申请数量呈曲折性上升趋势，其中1998年至2002年间增长缓慢，自03年以后从不足100件直线跃升至05年的近200件，此后每隔两年便出现一次跳跃性增长，到2016年增长至接近350件每年，明显超出美国同类型专利的申请量。2017年新修改的《专利审查指南》列明涉及商业模式的权利要求也有获得专利权的可能性，加之涉及计算机程序的发明不仅可以写成方法权利要求也可撰写成装置权利要求，此举将进一步刺激互联网产业申请涉及计算机程序的发明专利之热情，推动科技发展与专利政策的相辅相成。然而，在我国涉及计算机程序的发明专利相关诉讼数量趋势图中，难以避免的看到诉讼数量也在逐步增加，似乎预示着中国正在走美国专利政策的老路，美国专利暴增时出现的问题在中国也层出不穷，这对我国政府与广大知识产权从业者而言提出一个巨大的挑战。一方面是互联网正在全面融合信息通信技术，重塑传统产业；另一方面是对计算机相关专利难有适格性判断的明确规定，亟需符合并促进中国产业发展的专利政策出现。

五、专利制度改革带来的机遇与挑战

在产业创新驱动与互联网浪潮的影响下，专利诉讼伴随着专利申请数量的增加而水涨船高，这就要求专利政策在鼓励创新的同时设法平衡其必然带来的垄断影响。2015年我国专利法进行修改，着重从专利质量、执法力度、专利保护、专利运用等四方面进行强调补充。对于涉及计算机程序的发明专利而言，由于其具备有突出的互联网技术特点，专利竞争更是成为互联网企业之间激烈搏杀的主战场。今年4月份推行最新修订的审查指南之后可以预见，将会大批量涌现出以程序流程特征作为装置权利要求组成部分的申请以及与技术相关的商业模式的专利申请，我国的专利申请数量将因此而进入一个新的爆发式增长点，如何做好此类专利申请的审查工作，要求从业人员对于技术性标准在我国的适用有更清晰与准确的把握，既达到促进产业升级科技创新的效果又能兼顾降低专利纠纷发生的概率。

[ 注 释 ]

①现代科学技术名词选编.

②国家知识产权局关于修改<专利审查指南>的决定.

③<专利审查指南>第二部分第九章，一种关于“对CRT屏幕上的字符进行游标控制”的发明专利申请.

④美国专利法第101条：“任何人发明或者发现任何新的有用的方法、机器、产品或者物质组合，或者对上述发明或者发现作出任何新的、有用的改进，符合本法规定的条件和要求的，可以获得专利权.”

⑤CLS Bank Int' 1 v.Alice Corp.Pty.Ltd，717 F.3 d 1269，1280(Fed.Cir.2013).

⑥Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories，Inc.，132 S.Ct.1289(2012).

⑦Enfish LLC v Microsoft(Fed.Cir.2016).

⑧美国联邦关税与专利上诉法院(CCPA)是受理美国商标专利局就专利和商标案件所作裁决进行上诉的专门法院.1982年，关税与专利上诉法院改为美国联邦巡回上诉法院(CAFC).

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[2]曹伟.计算机版权保护的反思与超越[M].北京：法律出版社，2010.

[3]Michael Loney.期待中的美国最高院审理 Alice v CLS Bank 案[J].知识产权管理，2014(3).

[4]陈键.从“State Street”到“Bilski”美国商业方法专利审查标准的演变[J].电子知识产权，2015(Z1).

[5]王迁.知识产权法教程[M].北京：中国人民大学出版社(第三版)，2011.

[6]中华人民共和国国家知识产权局编.专利审查指南2010[M].北京：知识产权出版社，2009.9.

[7]李洁琼.利用计算机实施的发明的可专利性研究——美国联邦最高法院确认“Mayo 二步分析法”的适用[J].中山大学学报(社会科学版)，2015(2).

[8]魏保志.发明专利保护客体典型案例评析[M].北京：知识产权出版社，2013.

[9]孔祥俊.知识产权保护的新思维——知识产权司法前沿问题[M].北京：中国法制出版社，2013，2(1).

[10]王德夫.对中国计算机软件专利制度的审思[J].大连海事大学学报社会科学版，2015.

D

A

2095-4379-(2017)16-0031-03

丁璨，华南理工大学，2014级民商法学硕士，研究方向：知识产权。