中国注册商标同一性规范的设计

中国注册商标同一性规范的设计

付继存

在商标使用管理与授权确权实践中，我国商标法均有关于商标改变的规定，因而注册商标同一性规范有管理规范与确权规范两类。在商标权维持中，根据管理规范与确权规范分别作出的结论可能会存在冲突。在管理规范单独适用的领域内，不当适用会妨碍私权保护。结合其他法域立法经验与合理性分析，管理规范可以融入现有体系，确权规范以保护商标权人积累起来的商誉为价值目标，应当作为商标形式的判断准则。因此，建议删除管理规范，并规定注册商标同一性规范可以适用于与商标使用有关的所有领域。

注册商标同一性 管理规范 确权规范 规范设计

《保护工业产权巴黎公约》（以下简称巴黎公约）第5条C（2）规定了注册商标的同一性。作为巴黎公约的成员国，我国应当而且已经在法律实施过程中履行该义务。我国的注册商标同一性规范有两方面：在商标使用管理中，《商标法》自1982年就规定“禁止自行改变注册商标”。a参见《商标法》（1982）第30条；《商标法》（1993）第30条；《商标法》（2001）第44条；《商标法》（2013）第49条。注册商标同一性蕴含于对“改变”的宽泛理解中。在商标权的维持方面，随着司法机关对商标改变行为的认识发生变化，授权确权实践业已确立了以“未改变显著特征”为内涵的注册商标同一性规范。b参见2006年北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发［2006］68号）第6条与2017年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释［2017］2号）第26条第2款。相应地，注册商标同一性规范有管理规范与确权规范两类。这种立法状况带来了如下两方面问题：在商标权维持中，根据管理规范与确权规范分别作出的结论可能会存在冲突；在管理规范单独适用的领域内，不当适用会妨碍私权保护。因此，有必要结合其他法域的成熟经验改进规范。

一、我国注册商标同一性规范的演进

我国注册商标同一性的管理规范是行政机关解释现有规范发展出来的，确权规范是司法机关总结实践经验确立的。前者立足于商标构成强调“主要部分”与“显著特征”未改变，后者立足于商标功能强调“未改变显著特征”。因为商标依赖主要部分发挥识别功能并具有显著性，两者都指向商标的实质性部分，所以两种规范的演进结果具有字面一致性。

（一）管理规范的演进

商标行政管理机关对“禁止自行改变注册商标”的解释经历了从严苛到相对灵活、从一事一议到建立普遍适用的抽象标准的过程，从而为注册商标的合法改变留有适当的灵活空间。从该规范发展出注册商标同一性的管理规范历经三个阶段。在前两个阶段，注册商标同一性能否存在以及如何适用完全取决于不可预测的个案解释。在第三个阶段，规范所使用的概念较为抽象，依然需要解释。

第一阶段自1982年到2000年，为严格管理阶段。在1980年代，原国家工商行政管理局商标局对自行改变注册商标的判断坚持严格标准，同一性几乎不被认可。c参见《国家工商行政管理局商标局就注册商标的文字改变字形问题的复函》（1986-01-15）；《国家工商行政管理局商标局就注册商标自行变更文字、图形问题的复函》（1986-12-13）；《国家工商行政管理局关于注册商标在使用中改变颜色的定性问题的复函》（1989-08-04）。1994年，商标局提出以改变行为的性质来区分自行改变注册商标与冒充注册商标。如果对注册商标作局部或较轻微的改动，则属于自行改变注册商标。如果对注册商标的主体部分（包括文字和图形）进行大的或根本性的改变，则形成一枚新商标。d参见《国家工商行政管理局关于贯彻实施〈商标法〉有关问题的批复》（工商标字［1994］第261号）。由此可见，商标的细微改变仍属于不被容许的行为，更无从谈及注册商标同一性。

第二阶段从2000年至2004年，商标行政管理部门只容忍注册商标的些微修改行为，在较为狭窄的范围内承认了同一性。2000年的一则批复修正了1994年确立的区分标准，进一步细化了商标改变行为的定性，明确指出在注册商标上增加新要素构成自行改变注册商标，而非形成一个新商标。e参见《国家工商行政管理局关于注册商标中文字使用问题的批复》（商标案［2000］96号）。最高人民法院对此予以肯定。f参见佛山市圣芳（联合）有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人强生公司商标撤销行政纠纷案［最高人民法院（2008）行提字第2号行政判决书］。但是，另一批复则指出，在注册商标上增加新的、显著性的构成要素形成的商标为一件新商标。g参见《国家工商行政管理总局商标局关于“NEW WU PARTY”的使用是否构成冒充注册商标行为的批复》（商标案［2003］75号）。这显然又部分回到了1994年的处理原则。由于2004年商标行政管理部门废止了1994年的批复，注册商标同一性规范的存废变得模糊起来。

第三阶段自2005年至今，《商标审理标准》（2005）第六章第二部分之二提出以注册商标的“主要部分”与“显著特征”是否发生变化为标准判断是否构成自行改变注册商标，在实质意义上规定了注册商标同一性。但是，如何认定“主要部分”与“显著特征”仍然悬而未决。

（二）确权规范的演进

确权意义上的注册商标同一性规范与商标使用在商标权中的价值彰显相伴而生。在商标注册制度下，虽然商标权通过注册而取得，但是对其进行保护的正当性却依赖商标使用。“未在市场上投入使用的注册商标，既无从产生识别性，更不可能产生市场价值，缺乏法律保护的正当性基础。对这样的商标提供法律保护不但没有必要，而且妨碍商业和竞争。”h张玉敏：《注册商标三年不使用撤销制度体系化解读》，载《中国法学》2015年第1期，第224–238页。。为了避免不当损害已经在市场上使用的商标，商标授权确权实践非常注重鉴别商标使用证据，并逐步确立了注册商标的同一性规范。对注册商标的形式进行某种程度的改变而使用可被作为注册商标的使用，也即商标改变后的实际使用形式在效力上等同于注册商标。

在商标授权确权实践中确立注册商标同一性规范，使得符合条件的商标改变使用可作为注册商标使用的证据，对维护商标权具有非常大的价值。这一规范有利于在不导致消费者混淆误认商品服务，不损害竞争者自由注册或使用公共领域的标记的情形下，避免误伤已经通过使用同一形式积累起商誉的注册商标。因而，在实质上保护了私人的无形财产并借助财产的定纷止争功能维持了已经建立起来的市场竞争秩序。

二、我国注册商标同一性规范的适用困境

在中国，商标使用是商标权维持、在先使用抗辩、侵权损害赔偿的前提。鉴别商标使用需要识别所采用的使用方式与所使用的商标形式。管理规范与确权规范均可适用于注册商标使用中商标形式的判断。从规范设置看，确权规范只用于在商标权维持制度中判断商标使用，管理规范则可以融合进所有以商标使用为基础的制度中。无论是在两者均可适用的领域，还是在管理规范单独适用的领域，注册商标同一性规范均存在适用困境。

（一）注册商标权维持中的适用困境

“对于在判断是否对注册商标进行实际使用方面，商标行政管理机关和法院的标准似乎比上述自行改变注册商标实践操作标准宽松。”i周云川著：《商标授权确权诉讼：规则与判例》，法律出版社2014年版，第449页。因而在商标权维持中，根据管理规范与确权规范分别作出的结论可能会存在冲突。当司法判决认可某种改变形式并不失与注册商标的同一性时，行政执法机关可能会认为该类改变业已构成自行改变注册商标并责令限期改正，甚至予以撤销。例如，根据已有的司法判断，结合商业惯例，在开具发票时只使用了图文注册商标的文字部分依然构成对注册商标的使用。j参见ADT服务公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商标撤销复审行政纠纷案（北京市高级人民法院（2012）高行终字第1706号行政判决书）；ZIH公司与斑马亚太（北京）技术有限公司商标撤销复审行政纠纷案（北京市高级人民法院（2013）高行终字第108号行政判决书）。然而，根据前述行政执法经验，既然在注册商标上增加新要素已经被否认，那么减少图文组合商标的图形显然也实质性改变了注册商标，也会被否认。在实际效果上，管理规范会限制对商标权的维护，甚至造成对私权的剥夺，与商标法的基本定位存在根本性冲突。

究其原因在于两者的价值目标不一致。管理规范严格限制注册商标自行改变的目的是“便于主管机关加强商标权利的管理”。k邓宏光：《从公法到私法：我国〈商标法〉的应然转向——以我国〈商标法〉第三次修订为背景》，载《知识产权》2010年第3期，第24-31页。这是对注册商标使用原则的具体贯彻。使用自行改变后的商标被视为超越核准范围的使用，侵犯了注册这一行政行为的权威性。即便容许注册商标同一性存在，为了“维护注册制度的严肃性”l刘敏：《冒充注册商标与自行改变注册商标行为的区别》，载《中国工商报》2010年8月26日，第B03版。或者“维护正常的商标注册秩序”，m孙骁勇：《刍议自行改变注册商标行为及其法律后果》，载《中国工商报》2010年10月16日，第A03版。规范适用的空间也比较有限。注册商标同一性确权规范的价值目标则在于维护商标权人已经通过注册商标的同一形式积累起来的可作为财产予以保护的商誉。“商标失效是对财产利益的剥夺，因而应当全面地证明构成要件并严格解释有关证据的法律规定”。nSaratoga Vichy Spring Co., Inc. v. Lehman, 625 F.2d 1037, 1044 (2d Cir.1980).同一性规范被作为认定商标使用合乎要求的依据，已经最大限度地扩张了证据范围，并发挥维持商标权的作用。

在不同目标指引下，采用相同判断方式判断同一行为也难免不出现冲突。管理规范追求注册秩序的稳定与权威。为了实现价值目标，任何改变行为均被视为对注册的挑战，定性容易演变为根据感觉到的客观变化确定挑战程度的因人而异的主观任性。确权规范旨在维护财产权益。为了实现价值追求，需要从消费者角度采取主客观相结合的方式判断何种改变行为可被视为未改变注册商标的显著特征。价值目标的冲突因而可以演变为规范适用的冲突。在现有框架内破解困局的可选方法包括：第一，通过相互学习拉近执法政策与司法政策的距离，实现协调一致。第二，相互尊重已经在先形成的裁决。不过，任何一种方法都不是最佳方案，要么新增协调成本，要么罔顾公平。

（二）管理规范单独适用的困境

在确权规范不能适用的商标侵权、在先权抗辩等领域，由于管理规范的存在，司法实践对非显著性改变注册商标的认定结果难以统一。例如，商标权人自行将“丹工”牌文字及图形组合商标中的拼音大写删除，实际使用的商标就不再受商标法保护，其他人对注册商标的近似性使用也不再构成商标侵权。o参见重庆市第一中级人民法院（2002）渝一中民初字第170号民事判决书。这一判决的逻辑应当是：首先，将实际使用删除拼音大写的商标这一行为视为构成自行改变注册商标的违法行为；其次，将公法上的管理性规范误解为效力性规范并以此否定保护实际使用的商标以及注册商标的正当性。“诸葛亮”商标案、p在四川江口醇酒业（集团）有限公司与泸州千年酒业有限公司等商标侵权纠纷上诉案中，商标权人存在不正确使用“诸葛亮”商标的情形，但是法院并没有以此为由拒绝予以保护（参见湖南省高级人民法院（2006）湘高法民三终字第30号民事判决书）。“元昌”商标案q在上海元昌墨水厂与上海文教体育用品总公司等商标侵权纠纷上诉案中，商标权人自行改变被核准的注册商标的行为并不影响其获得相应保护（参见上海市高级人民法院（2004）沪高民三（知）终字第18号民事判决书）。的结论则与此截然相反。这暴露出管理规范的负面价值，即如果不加区分地遵循“自行改变注册商标”的管理规范，会使明显的商标侵权行为无法被制止并损害到商标权人已经积累起来的商誉以及市场竞争秩序。

对此，可以借鉴将禁止性规范进一步区分为效力性与管理性的禁止性规范的思路，对“禁止自行改变注册商标”这一管理规范进行认定。效力性的禁止性规范旨在“直接维持或保护国家利益或社会公共利益”，管理性的禁止性规范旨在“直接维护特定的管理秩序，并不直接涉及国家利益或社会公共利益的维持或保护”。r王轶：《强行性规范及其法律适用》，载《南都学坛：人文社会科学学报》2010年第1期，第85-89页。在形式上，管理性的禁止性规范表现为禁止特定人、特定时间、特定地点以及特定方式等。“禁止自行改变注册商标”在形式上属于对特定方式的禁止，规范目的在于维护注册秩序，可归为管理性的禁止性规范。但是，该解决方案建立在实务界关于上述理论的共识基础上，且需要规范适用技巧。这增加了规范误用的风险，因而并不是最优选择。

三、注册商标同一性规范设计的域外经验

注册商标同一性规范在英国、德国、印度、南非、法国、日本、欧盟、我国港澳台地区等法域的商标法中均有体现。归类分析这些规范的合理性，可以为当前的规范设计提供经验借鉴。

（一）管理规范与确权规范的协调经验

在上列国家或地区中，唯有我国台湾地区“商标法”设计了类似的管理规范。s相同或类似条文可参见我国台湾地区1958年“商标法”第16条第1款第1项、1972年“商标法”第31条第1款第1项、1983年“商标法”第31条第1款第1项、1985年“商标法”第31条第1款第1项、1989年“商标法”第31条第1款第1项、1993年“商标法”第31条第1款第1项、1997年“商标法”第31条第1款第1项、2003年“商标法”第57条1款第1项。根据其最新“商标法”第63条第1款第1项的规定，自行变换商标或加附记是依职权或申请废止商标的情形之一。废止的条件有两个：一是客观上，存在自行变换商标或加附记使用的行为，即在注册商标上增删或变更其他文字、图样或形式，使得实际使用的标记与注册商标有所不同；二是易使相关消费者对实际使用的标记所指示的商品服务来源发生混淆误认，即可能构成对他人的商标侵权。而且，相同或近似商标的权利人申请废止的，只有证明其在申请废止前三年有使用证据或未使用有正当事由，才能在判断商标混淆时将其在市场中的实际使用情形纳入考量范围。司法实践认可的情形如下：第一，在注册商标的本体之外，以普通使用方法，附记文字以表示其商品名称、产地、功用及质量，依法不受他人商标权效力的拘束的，不得撤销商标。t参见我国台湾地区最高行政法院60年度判字第399号判例。第二，对未指定颜色的注册商标，实际使用的颜色不使注册商标失去同一性的，不得视为商标变换使用或加附记。u参见我国台湾地区最高行政法院69年度判字第538号判决；中国台北高等行政法院95年诉字第3716号判决。

从构成要件可以看出，自行改变注册商标这一客观事实并不是实施行政管理的充分条件，也即法律并不是仅关注注册商标的改变。容易造成消费者混淆误认这一要件清楚地表达了三重含义：首先，保护消费者免受商标改变行为的损害是重要目标；其次，作为竞争者存在的其他商标权人所享有的合法利益应当受到保护，消费者混淆可能性是保护竞争者利益的标准；最后，保障商标维护正当竞争的功能。消费者利益与竞争者利益是商标法中公共利益的重要内容。上述两个要件较为清晰地表达了该规范的立法目的或精神要义：行政机关对自行改变注册商标行为进行管理的前提在于这一行为危及以消费者利益或者竞争者利益为表现形式的公共利益。

因此，这一管理规范在实质上是商标权行政保护规范或者是公共利益的维护规范，而不是妨碍私权实现，变相剥夺私权或者维护行政权威的规范。在这一维度上，管理规范与确权规范能够相得益彰，更好地维护商标立法的宗旨。

（二）注册商标同一性规范的适用领域设计

由于不同法域商标法程序设计存在某些差异，注册商标同一性的规范设计有如下三种情形：一是在商标使用制度中作统一规定，以《德国商标与其他标志保护法》（2013）第26条第3款、印度《商标法》（2010）第55条、《南非商标法》（2013）第31条、我国台湾地区“商标法”（2011）第64条以及我国澳门地区《工业产权法律制度》（97/99/M）第232条等为代表。由于商标使用是商标授权确权、异议以及民事赔偿救济的内在要件之一，注册商标同一性规范可以在上述程序中得到适用。例如在德国，商标不使用撤销制度中的商标使用要求就直接援引了其关于商标改变使用的一般性规定。二是只在注册商标不使用撤销或无效制度中予以规定，以《欧盟商标条例》（2015/2424）第15条第2款、《法国知识产权法典》（2014年）第L.714-5条、《日本商标法》（2015）第50条第1款、中国香港地区《商标条例》（2003）第52条第3款第1项为代表。由于商标不使用可作为商标异议、争议与侵权救济的抗辩情形，注册商标同一性规范的效力间接及于这些程序，从而实现与第一种情形的实质一致性。三是在不同程序中分别规定，例如《英国商标法》（2013）第6A条第4款第1项、第46条第2款与第47条第2C款第1项分别确认了注册商标异议、注册商标不使用撤销与注册商标无效程序中商标改变使用的证据效力。这种情形是对第一种情形的显而易见地拆解，与其具有异曲同工之妙。因此，注册商标同一性的规范设计在实质意义上指向商标使用制度中不同商标形式的等值性这一命题。

这一适用领域与巴黎公约的要求是一致的，而且符合商标法的内在逻辑。巴黎公约提出的注册商标同一性规范的落脚点是注册商标的保护。注册商标保护的核心是注册商标权。从权利本质来看，注册商标权以注册为外在形式，以使用为内在要求。围绕注册商标权保护的制度设计中，维持制度是基础，救济制度是中心。这些制度都对商标的实际使用提出了要求，例如驰名商标认定中的使用、商标侵权损害赔偿中的使用、商标连续不使用撤销制度中的使用、商标续展中的使用等。在实践中，这些方面的证据均可能出现商标使用形式与注册形式实质性相同，但是具体形式存在细微差别的情形。如果仅关注注册商标权的维持制度而不及其余，则将不能周延地保护已经具有财产价值的注册商标。这是将注册商标同一性扩张到所有以商标使用为要件的制度之合理性所在。

四、我国注册商标同一性规范的完善

由于规范适用存在困境，其他法域的立法实践又积累了具有合理性的经验，完善我国的注册商标同一性规范就有了现实动力与经验基础。总体思路是保留规范的实施效果，结束管理规范与确权规范并驾齐驱的局面，实现规范的“二心合一”。

（一）删除管理规范

对我国《商标法》“禁止自行改变注册商标”这一管理规范进行历史追溯可以发现，规范表述源于1950年《商标注册暂行条例》第21条第1项的规定。1963年《商标管理条例》第11条第2项直接承继了该规定。1982年《商标法》及其历次修改延续该规定，只是在行政处罚措施上增加了限期改正这一过渡措施。管理规范略去了容易使消费者混淆误认的关键要件，使行政权力介入商标权的公共利益前提变得模糊不清。从其中发展出来的注册商标同一性规范，在客观上具有重拾公共利益的目标，但是实践效果却不理想。

如果立足于维护公共利益的目标，这一规范的效果完全可以通过商标行政保护规范与商标不使用撤销制度予以实现。首先，改变商标造成消费者有混淆之虞完全符合商标侵权行为的构成要件。在我国商标法的现有框架内，商标侵权的救济途径有司法救济与行政救济。根据《商标法》第60条的规定，工商行政管理部门认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具。“停止侵权”对改变注册商标者而言就是停止使用改变的形式，在效果上等同于责令改正。其次，如果已经实质性改变了注册商标，则使用改变后的商标不能等同于使用注册商标，这种状态连续三年及以上，就可对注册商标提起撤销之诉，从而达到撤销注册商标的效果。如此一来，既能保障商标权人的利益，又能保障消费者认牌购物的利益，还能够规范竞争。因而，与其规定语焉不详的管理规范造成法律适用的困扰，不如由其他规范承接这一规范的效果。

（二）扩张注册商标同一性规范的适用领域

如前所述，注册商标同一性规范不仅适用于注册商标权的维持，而且适用于与注册商标使用有关的所有制度。在这些制度中，注册商标已经在先前的使用中积累了特定商誉，具有给予合理保护的正当性。这就要求：在驰名商标认定中，不失注册商标同一性的形式可作为商标使用持续时间的证据；在注册商标有效期满需要继续使用的，不失注册商标同一性的形式可获准续展；在商标侵权诉讼中，如果实际使用的形式与注册商标不失同一性，则法律也不应减损应有的保护，更不能以此为由拒绝保护或者不支持其赔偿请求。

因此，完善中国的注册商标同一性规范应当：第一，删除“禁止自行改变注册商标”条款；第二，规定注册商标同一性规范可以适用于与商标使用有关的所有领域。这是消除规范适用的分歧，节约立法成本的最佳实践。

In the practices of management of trademarks use and authorisation and determination of trademark rights, it is provided for trademarks changes in Trademark Law in China so that there are two sorts of norms of reasonable registered trademark, including management speci fi cation and determination speci fi cation of trademark rights. In the rights maintenance of registered trademark, the conclusions which are made respectively according to two sorts of speci fi cations above may be a con fl ict. In the fi elds of application of the management norms alone, inappropriate application will hinder the protection of private rights. Referring to other law systems and analyze of its rationality, management speci fi cation can be integrated into the existing system of trademark law, and the speci fi cation, which indeed aims at protecting goodwill of trademark rights built up by people, should be used as the judgment rules of trademark form. As a result, it is recommended to remove management practices and provide norms for all areas in related to the trademark use.

registered trademark identity; management norm; right con fi rmation norm; norm design

付继存，清华大学公共管理学院博士后研究人员，助理研究员，法学博士