防范商标使用风险

◎ 文 《法人》特约撰稿 郑璇玉 林敏英

企业申请注册商标，首要目的是满足自身经营活动中的商标使用需求，并且希望其商标使用权益能够得到商标法保护。即使存在并非为了使用而注册防御性商标的情形，但也以主商标存在并被实际使用为前提。企业在实际生产经营活动中，使用注册商标时，往往存在改变注册商标的需求，但改变注册商标进行使用存在一定的合规风险。

企业存在改变注册商标的行为

在现实的市场经营活动中，企业在使用商标时常常存在改变注册商标的情况。一方面，是生产经营活动复杂多样，为了获得更好的经营效果，企业往往需要配合不同的经营活动，或配合不同节日、纪念日等的风俗或潮流，在使用商标时对商标进行一定调整。例如：当下流行的各种联名活动，为了与对方的品牌形象及联名的活动氛围相契合，企业通常会对商标进行一些改变；在电影行业里，宣传海报上的商标往往也会根据不同电影的内容和类型进行风格上的调整。另一方面，企业在自身发展的过程中，其经营理念、企业文化、审美趋势等可能会发生改变，从而希望将自身的注册商标进行相应的调整；又或者随着社会流行趋势的变化，对商标作出迎合潮流的改变。

在企业的实际生产经营活动中，对注册商标进行改变的情形十分多元，概括来看主要有以下4种：一是改变注册商标的风格，例如改变字体；二是增加新元素或减少注册商标中原有的元素；三是调整注册商标的比例或结构；四是对注册商标进行颜色上的设计。在每种方式中，又可以表现为多元的具体情形，以对商标进行颜色设计为例，既可以是对注册商标本身的颜色设计，又可以是对商标背景的颜色设计，颜色设计又包括单一颜色设计和组合设计。

由于我国许多小中微企业本身知识产权意识和合规意识薄弱，商标合规管理能力较低，往往意识不到擅自改变注册商标这一行为可能带来的违法风险。同时，企业使用的是企业所有的注册商标，似乎并不涉及使用他人商标的行为，因而其中的侵权风险及由此可能导致的行政责任也容易被忽视。

企业擅自改变注册商标的风险

不少企业在使用商标的过程中，会在商标的右上角标明注册标记。根据我国商标法及国家知识产权局《商标一般违法行为判断标准》，若企业对注册商标的改变达到了“影响对该注册商标的认知或者识别”的程度，也即改变了“注册商标的显著特征”，却仍然在商标上标注“注册商标”或注册标记，将被工商行政管理部门责令限期改正，并可能被处以罚款；若在限期内没有改正，该商标还将被撤销。企业擅自改变注册商标，还可能与他人的商标构成近似，从而成立商标侵权。广东省东莞市中级人民法院2021年5月作出的一份判决书中，认定被告在使用商标的过程中，将自己的“樱之雪花”注册商标中的“之雪”两字明显缩小而突出“樱花”两字之后，与原告的注册商标构成近似，容易“使相关公众对商品的来源产生误认”或者认为其来源与原告注册商标的商品“有特定的联系”。由于商标侵权的认定并不要求主观过错，即使企业改变注册商标并非有意“搭便车”，也可能构成侵权。

最后，企业擅自改变注册商标，还可能构成商标法第四十九条第二款规定的“连续三年不使用”情形。从字面上看，该条款指向的行为似乎只是消极地将注册商标闲置或弃用，但是，如果企业对商标进行的是不规范使用（如擅自改变商标），也可能被认为“不是对原注册商标的使用”，此时注册商标也陷入了“未使用”的状态。若此种不规范使用时间满三年，便将符合上述“无正当理由连续三年不使用”的规定，由此面临被他人申请撤销的风险。如北京知识产权法院一起此类案例中，商标权人梁某的注册商标是“卡宾KABIN”，但出于商品设计美观等的需要，其在实际使用时仅保留了英文字母“KABIN”，结果原商标被第三人林某向商标局提起撤销申请。法院支持了林某的请求，认为梁某对商标进行了擅自修改，不能认定为是对诉争商标的使用，商标局应当撤销原注册商标。

谨慎标注注册标记

企业无论采取上述何种方式乃至何种具体情形改变注册商标，如果仍然标明注册标记，都将有很高的承担冒充注册商标相应行政责任的风险。

例如福建省晋江市青阳街道市场监督管理所在2021年11月作出的晋市监处字〔2021〕05-132号行政处罚书中，认定当事人在使用注册商标的过程中，在其注册商标“雅利达”后面增加对应的拼音“yalida”，并在右上角标明注册标记的行为，属于商标法第四十九条规定的“自行改变注册商标”。而在司法实践中，此种使用方式通常能够被法院认可为对注册商标的使用行为。可见，冒充注册商标中“改变注册商标”的认定，严于判断商标是否实际使用中“改变注册商标”的认定。

因此，对于企业而言，无论对注册商标进行何种修改，只要是明显可识别的修改，最好一律不标明注册标记，防止被认定为冒充注册商标。同时，在不标明注册标记的情况下，若改变后的商标仍然可以被识别为原注册商标，则该使用行为仍很可能被认定为对注册商标的使用行为，从而不影响注册商标的维持。

进行充分的商标查询

在前文归纳的4种改变注册商标的方式中，对于改变商标风格的方式，若仅从一种通用字体变换为另一种通用字体，则侵权可能性较低，但若从通用字体变成一种具有较强显著性的字体，则可能与他人注册商标构成类似，因为相同的文字内容可能由于显著不同的字体设计被认定为不近似从而得以注册，当字体风格显著改变，则可能进入他人商标的禁用范围，因此需要对改变的商标部分进行充分查询，确保在类似商品或服务上不存在与改变后的商标近似的在先商标。

对于增加或者减少元素的方式，新增的元素、新增元素后的商标整体、减少后的商标整体均应进行商标查询，确保在类似商品或服务上不存在近似的在先商标。对于调整注册商标的比例或结构的方式，对整体进行压缩变换的侵权风险取决于压缩变换后的商标与原商标的差异程度，例如若是整体拉长或缩短，则侵权风险较低，但若变换后的商标与原商标有明显的视觉差异，如宴会汾酒业公司对其注册商标的改变使用（如下图）即在山东省高级人民法院作出的（2016）鲁民终2260号判决书中，被认定为是“作为商品名称使用”而非对其注册商标的使用；若是对商标不同部分作不同调整，则应当对调整后商标突出使用的部分进行商标查询；若是对商标进行排列顺序或其他布局顺序的修改，对于调整顺序后的商标整体应当进行商标查询。对于设计商标颜色的方式，对具有显著特征的颜色组合设计及背景颜色和图案设计应当进行商标查询。

图1 宴会汾酒业公司注册商标

图2 宴会汾酒业公司实际使用商标

保持与注册商标可识别性

企业在改变注册商标进行使用的过程中，除了要谨慎标明注册标记、进行充分的商标查询防止侵权，还要尽可能保持实际使用的商标与注册商标之间联系的可识别性，即当相关公众看到实际使用的商标时，能够将该商标识别为注册商标。

要保证实际使用的商标能被识别为原注册商标，则需要保证原商标的显著特征不被改变。以增加或删减元素这种改变方式为例，增加的元素最好是没有显著性或相较于原注册商标的显著特征显著性明显不足的内容，例如在文字商标的后面添加相应的拼音，因为在文字与拼音同时存在且对应的情况下，相关公众对商标的识别往往依靠文字部分；又如在商标后面添加通用名称等没有显著性的内容。

由于我国商标法并不禁止在烟草类商品以外的其他商品或服务上使用未注册商标，因此企业在保证不标明注册标记，且不侵犯他人商标权的前提下，即使实际使用的商标无法被识别为注册商标，也并不违法。但企业需要同时对注册商标进行使用，否则连续三年不使用注册商标会面临撤销风险。若企业希望单独且长期使用改变后的商标，应当重新提交新商标的注册申请。