如何利用分案申请制度对专利申请寻求更大的保护

冯剑明

如何利用分案申请制度对专利申请寻求更大的保护

冯剑明⋆

分案申请制度是指：在一件专利申请未结案之前，申请人可以基于该专利申请提出一件或多件分案申请。本文涉及分案申请制度的介绍，阐述了申请人进行分案申请的注意事项，最后结合专利申请中的具体案例分析如何利用分案申请制度对专利申请寻求更大的保护。

分案申请专利申请保护

一、引言

分案申请制度是指:当一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在法定期限内，向国务院专利行政部门提出分案申请。简单来说就是:在一件专利申请未结案之前，申请人可以基于该专利申请提出一件或多件分案申请。

目前，实际操作中分案申请可以分为被动分案和主动分案两种。

被动分案是指:当国家知识产权局认为一件专利申请不符合单一性规定的，审查员将发出“审查意见通知书”通知申请人，并要求其在指定期限内对其申请进行修改；同时，申请人为了保护从原申请中删除的技术方案而被动提出分案申请。

主动分案是指:在国家知识产权局发出授权书之日起2个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前，申请人主动向国家知识产权局提出分案请求。这些分案申请中，原申请的权利要求书中可能并不存在单一性的问题，而是由申请人主动提出。

参照我国近十年的分案申请的数据可以看到，在申请人主动提交的分案申请中，真正涉及单一性的仅占很小部分，申请人大多想根据母案保护范围，再衍生出其他相关权利要求进行保护。①傅琦. 分案申请制度研究 ［J］. 科技与法律，2015（6）：1170-1205.

二、申请人进行分案申请的注意事项

笔者按照《专利法》《专利审查指南》（2010版）的规定，将分案申请要注意的事项进行总结，归纳了以下几点。

（1）分案的申请不得改变原申请的类别。即从发明专利申请不能分案提出一件实用新型专利申请，而只能提出一件发明专利申请；实用新型专利申请的分案申请也只能是实用新型专利申请；外观设计专利申请不能在分案时改为申请发明或者实用新型专利。不同保护类别的分案申请将作为新申请处理。②国家知识产权局条法司.新专利法详解［M］.北京：知识产权出版社，2001：113.分案申请改变类别的将不予受理。

（2）分案的申请一般不得改变发明人和专利申请人，如果发生改变，提交分案申请的时候需提交权利转移证明材料。原申请有多个申请人的，分案申请应当由全体申请人共同提出。分案申请的发明人也应当是原申请的发明人或者是其中的部分成员。对于不符合规定的，审查员应当发出“补正通知书”，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出“视为撤回通知书”。

（3）分案申请可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。在提交分案申请时，应当提交原申请文件的副本；要求优先权的，还应当提交原申请的优先权文件副本。对于不符合规定的，审查员应当发出“补正通知书”，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出“视为撤回通知书”。

（4）分案申请的期限，申请人最迟应当在收到国家知识产权局对原申请作出“授予专利权通知书”之日起2个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。

对于审查员已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起3个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请。

对于分案申请递交日不符合上述规定的，审查员应当发出“分案申请视为未提出通知书”，并作结案处理。

（5）分案申请应视同一件新申请收取各种费用。期限已经届满的各种费用，申请人可以在自分案申请递交日起2个月内补缴。期满未补缴或未缴足的，将视为撤回。

（6）对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次提出的分案申请的递交时间不符合上述规定的，不得分案。

但是，审查员在审查意见中指出分案申请仍有不符合单一性的缺陷，则申请人可以按照审查意见再次基于分案申请提出分案，而不受上述规定的限制。③中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010［M］.北京：知识产权出版社，2001：200.

三、如何利用分案申请制度对专利申请寻求更大的保护

1.保护未写入权利要求书中的技术方案

目前，申请人采用主动分案申请的最主要的原因是:原申请的说明书中公开了若干项技术发明，但是在原申请的权利要求书中仅要求保护了其中的某项技术，在这种情况下可以依据原始公开在说明书中的技术撰写新的权利要求书并提出分案申请。

例如，在原申请中公开了一种摩托车发动机及与该发动机相连的尾气处理装置，但是在原申请权利要求部分仅要求保护摩托车发动机。这时候申请人可以在原申请结案之前基于尾气处理装置提出分案申请。

目前有很多由日本进入中国的发明专利申请就是这种情况。由于发明专利的审查时间比较长，申请人可以在专利审查的过程中通过市场的认可程度，确定实际需要保护的技术方案，从而避免盲目申请。

2.扩大原申请的专利保护范围

当原有的专利保护范围与申请人授权期望值不符的时候，申请人也可以通过分案或者要求优先权的方式对技术特征进行更换或概括，从而扩大原申请的专利保护范围；然而，要求优先权的方式有严格的时间限制，不能超出专利申请之日起12个月，所以当超出该期限的时候，我们就可以采用分案的方式以获得更大或更多的保护范围。

例如，一件专利申请要求保护一种塑料线管切割机，在答复“审查意见通知书”阶段，申请人想要将专利申请名称“塑料线管”修改为上位的“塑料管材”。尽管说明书中已经公开了使用该切割机不但可以切割塑料线管还可以切割其他塑料管材，修改没有超出原始公开的范围。但是根据《专利审查指南》（2010版）的规定，由于这种修改改变了独立权利要求的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。因此，尽管修改内容符合《专利法》第33条的规定，但由于不利于节约审查程序，审查员肯定不会接受。在这种情况下，如果申请人认为使用“塑料管材”的保护范围比较大，在专利侵权诉讼中该特征非常重要，可以基于此上位的技术方案提出分案申请，由于分案申请的技术方案没有超出原始公开的范围，同时满足分案申请与原申请要求保护不同的发明的条件，因此可以顺利获得授权。

3.尽快获得专利授权

例如:在一件包括5项权利要求的专利申请中，进行发明实质审查的审查员在“一通”中认为独立权利要求1没有新颖性和创造性，而其他从属权利要求具有专利性。这时申请人为了尽快获得专利授权，可以在答复“一通”时放弃权利要求1，而保留审查员未拒绝的权利要求2～5，从而尽快获得专利授权。

而对于放弃的独立权利要求1，申请人可以另外提出分案申请，在分案申请中与审查员争辩其具有专利性的详细理由。这样申请人一方面可以尽快获得权利，以保护其产品，另一方面可以争取尽可能大的保护范围。

根据《专利审查指南》（2010版）规定，对于不同的发明创造的定义权利要求书具有不完全相同的保护范围。显然，原申请与分案申请的权利要求的技术特征不完全相同，保护范围不同，因此满足不相同的发明创造的条件，符合分案申请的要求并可以在授权后两件专利同时存在。

4.间接延长审批时间

当某件专利申请的内容具有较大的市场前景，但是由于缺乏新颖性、创造性或其他问题不能被授予专利权时，可通过提出分案申请使得竞争对手不敢轻易实施。申请人可以不断地提出分案申请，间接延长审批时间，使得公众难以判断该申请的法律状态。

5.获得不同的审查结果

国内专利申请案的审查是随机分配的，不同的审查员对于新颖性和创造性的把握标准有所不同。由于《专利审查指南》（2010版）中对分案申请的内容的要求仅为不超出原申请公开的范围，理论上申请人可以将原申请原封不动地作为一件分案申请再次提交。尽管《专利审查指南》（2010版）中规定分案申请与原申请应当分别要求保护不同的发明，但是《专利法》及其实施细则中并没有明确的条款禁止这种做法。因此客观上申请人可以达到专利申请被重新审查一遍的效果，以期达到不同的审查结果。

6.避免授权专利的保护范围过小

对于外观设计专利申请来说，假设一个水龙头产品，申请人以套件进行申请。审查员在“一通”中认为该申请的产品为龙头主体和开关两个部件，两个部件需要组合在一起才能使用，属于组件产品，要求将各视图的名称从“套件……”修改为“组件……”。但是根据专利侵权判定的原则:对于成套产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其一项外观设计相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。

但是对于各构件之间无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其全部单个构件的外观设计均相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围；被诉侵权设计缺少其单个构件的外观设计或者与之不相同也不近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。

所以，如果申请人按照审查员的意见将各视图的名称从“套件……”修改为“组件……”，其保护范围过小，所以申请人可以提交分案申请的方式将龙头主体和开关两个部件分为两件专利进行分别保护。

7.避免修改不当导致保护范围过小

例如:在一件包括多项权利要求的发明专利申请中，审查员在驳回决定中认为该申请的所有权利要求都不具备创造性，于是申请人在驳回复审请求时将权利要求进行了合并，最后复审成功，且在复审请求审查决定中表明即使权利要求不进行合并，独立权利要求1也具备创造性，故在答复复审决定后继续审查的通知书时，申请人希望将权利要求恢复为拆开状态。但是按照《专利审查指南》（2010版）的规定:复审请求审查决定分为下列三种类型:（1）复审请求不成立，维持驳回决定；（2）复审请求成立，撤销驳回决定；（3）专利申请文件经复审请求人修改，克服了驳回决定所指出的缺陷，在修改文本的基础上撤销驳回决定；现在复审请求审查决定是基于修改文本的基础上撤销驳回决定的，所以原审查部门应当以修改文本为基础进行继续审查。如果专利权人又将权利要求恢复为拆开状态，明显不符合审查的原则。

此时，专利代理人可以基于原申请主动提出一个分案申请，以合并前的独立权利要求提交。只要把用于合并的从属权利要求进行删除，使得原申请与分案申请的权利要求的技术特征不完全相同，保护范围不同，从而符合分案申请的要求并使得两个专利可以同时存在，申请人可以在分案申请中争辩其具有专利性的详细理由。这样申请人一方面可以尽快获得权利，以保护其产品，另一方面可以争取尽可能大的保护范围。

四、结 语

虽然，分案申请对专利申请具有以上的好处，但是目前审查员对分案申请是否超范围持有相当严格的审查基准。新的权利要求书不能是说明书概括出的技术方案，例如新撰写的权利要求书中每个技术特征在说明书中都能够得到支持，但是如果其整体技术方案并没有在说明书的一个实施例中公开，或者其整体技术方案中没有包含该实施例中所有相关的特征，也会被认定为分案申请超范围。

所以，为了尽量避免这种申请超范围的情形，申请人可以在撰写专利申请文件的阶段将所有的发明都写入权利要求书中。即使它们明显不具有单一性，只要在原申请权利要求中出现过的技术方案，一般情况下不会有分案超范围的问题。另外，即使不想将其写入原申请的权利要求书，如果有日后分案的打算，也要在撰写专利申请文件的时候至少在具体实施方式中公开所有发明的技术方案。

广州嘉权专利商标事务所有限公司。