《专利审查指南》修改背景下发明专利分案申请中的若干特殊情形探讨

孟 函 张 林

一、引言

为适应新技术快速发展的需要，回应创新主体对审查规则和审查模式的新诉求，提高专利审查质量和审查效率，国家知识产权局发布第328 号公告，对《专利审查指南》部分章节进行修改，该修改于2019年11 月1 日起施行（以下简称“新规定”）。此次修改关于发明专利申请初步审查相关的三条修改内容中，有两条都是涉及分案申请的，对分案相关规定进行了适当调整。

《专利审查指南》原有关于分案申请的规定（以下简称“原规定”），对于一申请分案后再分案，在某些情形下不仅存在理解上的歧义，而且实践中还会出现无限分案和恶意分案的情形。本文将从《专利审查指南》有关分案申请相关规定修改前后对比以及修改目的入手，结合具体案例，从分案申请的递交时机、申请人和发明人相关内容等三个方面进行分析，以期帮助申请人、专利代理师更加准确地理解修改后的分案申请规则。

二、分案新旧规定对比分析

（一）关于分案再分案的递交时机

1.修改对比

新旧规定中关于分案再分案递交时机的对比如表1 所示。

表1 关于分案再分案递交时机的修改对比

根据原规定，对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核；因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。对于此种除外情况，申请人再次提出分案申请的同时，应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。

而新规定明确指出，因审查员发出分案通知书或审查意见通知书中指出分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的，再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。

2.具体分析

原规定中提到的“除外情况”（即针对分案再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交日根据原申请审核不符合规定的），再次分案的递交日不再根据原申请审核，主要是从维护申请人权益的角度出发，因为存在以下情况：即审查员指出分案申请存在单一性缺陷而再次提出分案申请时，原申请已授权或已失效。但由于此“除外情况”对再次提出分案的时机规定并不明确，导致在实践中存在理解上的不一致，主要有两种不同的观点：一种认为只需要提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件，就不需要再审核针对的分案申请的状态；另一种则认为既需要提交相关复印件，也需要审核针对的分案申请的状态。

新规定则进一步明确了《专利法实施细则》第42 条中对分案申请的递交时间的规定，即“再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础进行分案”。从再次分案的本质来说，它虽是原申请的部分内容，但却是从针对的分案申请中分出来的。新规定更加清晰地界定了再次分案的分案时机和分案基础，应当根据针对的分案申请的状态进行审核，有效消除了原规定所产生的分歧，统一了认识，明确了审查标准。与此同时，为进一步落实国务院“放管服”改革的决策部署，简化了再次提出分案申请的手续，减轻了申请人提交相关文件的负担。

3.典型案例

原申请A 申请日为2013 年6 月3 日，授权日①授权日：指授予专利权通知书和办理登记手续通知书的发文日，本文中出现的授权日均指此意。为2018 年10 月2 日。

2016 年2 月17 日申请人主动要求分案，在符合分案提交时机的情况下提交了分案申请B，信息如下：分案B 提交日为2016 年2 月17 日，授权日为2019年5 月5 日。

由于分案申请B 审查员曾发出指明了单一性缺陷的审查意见通知书，因此申请人再次提出分案申请C，信息如下：再次分案C 提交日为2019 年9 月4 日。

原申请A 于2018 年10 月2 日发出授予专利权通知书，其分案申请B 于2019 年5 月5 日发出授予专利权通知书，申请人再次提出分案申请C，根据该申请的原申请A 进行审核，申请人可以在收到授予专利权的通知书之日起2 个月内(即最晚于2018 年12 月17 日）提交分案申请，该申请的递交时机明显不符合上述规定。

在这种情况下，根据原规定要求，由于分案申请B 审查员曾发出指明了单一性缺陷的审查意见通知书，有观点认为无需再审核针对的分案申请B 的状态，此再次分案申请C 成立；有观点则认为仍需审核针对的分案申请B 的状态，即申请人必须在收到分案申请B 授予专利权通知书之日起两个月内（即最晚于2019 年7 月20 日）再次提出分案申请C，故针对此再次分案申请C 应当发出分案视为未提出通知书。由此可见，原规定的表述易造成理解上的不一致。

如果根据新规定，“再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础进行分案”，则处理方式唯一且明确，即上述再次分案申请C 必须在分案申请B 收到授予专利权通知书两个月内（即最晚于2019 年7 月20 日）提出，以上案例必须针对再次分案申请C 发出分案申请视为未提出通知书。

从简化手续来说，由于分案申请B 审查员发出过涉及单一性缺陷的审查意见，按照新规定，再次分案申请C 只要在符合分案提交时机的情况下提交，无需再提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件，这无疑减轻了申请人提交相关文件的负担。

总地来说，新规定关于分案再分案递交时机的修改，使得分案再分案的申请时间和申请基础得以明确，有利于正确引导申请人及时提出分案，同时简化了申请手续，使流程更加严谨高效。

（二）关于分案申请人的规定

1.修改对比

新旧规定中关于分案申请人的相关对比如表2所示。

表2 关于分案申请人的修改对比

原规定指出分案申请的申请人应当与原申请的申请人相同，不相同的，应当提交有关申请人变更的证明材料。

新规定则明确了有资格提出分案申请的申请人应当是提出分案申请时原申请的申请人，针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当是该分案申请的申请人。

2.具体分析

根据原规定，分案申请的申请人应当与原申请的申请人相同，不相同的，应当提交有关申请人变更的证明材料。在审查实践中，分案申请的申请人与原申请的申请人不同时，分案申请人一般不会通过提交“著录项目变更申报书”来完成权利转移，而是提交由双方签字的转让证明。如果有恶意分案的情形出现，即以上证明材料并非原申请的申请人真实意思的表示，就会导致原申请的申请人并未获知其分案申请的情况下，审查员就已向分案申请的申请人发出了发明专利申请初步审查合格通知书，损害了原申请的申请人的利益。

新规定明确有资格提出分案申请的申请人应当是提出分案申请时原申请的申请人，针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当是该分案申请的申请人。也就是说，只能由原申请的申请人提交分案申请，而当需要变更分案申请的申请人时，则必须办理著录项目变更手续，且必须于分案申请提交日之前办理完成原申请的著录项目变更手续，使其与分案申请的申请人一致，这更符合《专利法》第10 条的规定，能更有效地保障申请人的利益。

3.典型案例

原申请A 申请日为2017 年6 月3 日，原申请A申请时申请人为 XX 器械有限公司，原申请A 变更的申请人为王XX。

2020 年1 月20 日申请人主动要求分案，在符合分案提交时机的情况下提交了分案申请B，信息如下：分案B 提交日为2020 年1 月20 日，分案B 申请人为 XX 科技有限公司 。

分案申请B 申请人和原申请A 不一致。分案审查日（2020 年3 月30 日）和分案提交日（2020 年1月20 日）均在原申请著录项目变更手续合格通知书发文日（2020 年1 月17 日）之后，即在分案提交和审查时，原申请的申请人变更已生效，从“XX 器械有限公司”变更为“王XX”。

根据原规定，“分案申请的申请人应当与提出分案申请时原申请的申请人相同”。故初审审查员针对该分案申请B 发出补正通知书，指出“该分案申请的申请人“XX 科技有限公司”与原申请的申请人“王XX”不一致，不符合《专利法实施细则》第42 条的规定。根据新规定，分案申请的申请人应当与提出分案申请时原申请的申请人相同。针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当与该分案申请的申请人相同。不符合规定的，分案申请视为未提出。

假设该分案申请B 提交日在原申请A 著录项目变更手续合格通知书发文日之前，即在分案申请提交时原申请A 申请人变更尚未生效，仍为“XX 器械有限公司”，该分案申请的申请人“XX 科技有限公司”依然与其不一致。除非申请人针对此补正通知书进行答复，陈述两个名称实为同一申请人更名前后的不同名称，并提交相应的证明材料如工商部门出具的企业更名的证明文件、加盖企业更名后公章的营业执照复印件等，否则该分案申请B 将视为未提出。

从上述案例延伸思考，总结来看，在分案申请（或再次分案申请）递交时，其申请人与原案（或针对的分案申请）的申请人分别为个人（如张某）和单位（如A 公司），或分别为不同的个人时（如张某和王某），分案均将视为未提出；只有当分案申请（或再次分案申请）的申请人与原案（或针对的分案申请）的申请人为同一个人（如张某），或同一单位（如A 公司），又或虽为不同名称的公司（如分别为A 公司和B 公司）、但申请人可证明其实际为同一单位更名前后的不同名称时，分案申请（或再次分案申请）的申请人才符合新规定的要求。

值得注意的是，由于受理阶段并不会对分案申请的申请人与原申请的申请人是否相同进行审查，故申请人缴纳申请费后，案件即可进入初审阶段。而当初审员一旦发出分案申请视为未提出通知书，分案申请即结案，可能会给申请人造成难以挽回的损失。如果申请人重新再次提交分案申请，一方面，可能会延误分案申请的递交时机；另一方面，也要重新缴纳申请费。由此可见，《专利审查指南修改》后，在分案申请（或再次分案申请）提交之前，确保分案申请的申请人与原申请（或针对的分案申请）的申请人一致，对申请人来说就至关重要。

（三）关于分案发明人的规定

1.修改对比

新旧规定中关于分案发明人的相关对比如表3所示。

表3 关于分案发明人的修改对比

原规定指出，分案申请的发明人应当是原申请的发明人或者是其中的部分成员。

新规定进一步补充明确，再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或者是其中部分成员。

2.具体分析

原规定中对分案申请发明人的规定，其出发点是为避免因分案程序损害真正发明人的利益。发明人是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人，发明人的署名权是一种人身权，它来源于发明人的智力劳动，具有排他性及不可让与性，一件专利申请的发明人不应在不同程序中而出现不合理的变化。

新规定明确增加了“再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或者是其中部分成员”的规定，从立法本意上来说无疑是更加严谨了。

3.典型案例

原申请A 申请日：2014 年11 月4 日，原申请A发明人：芦X、柳X、贾X、孙XX、巩X、刘X、冉XX。

2015 年2 月3 日申请人主动要求分案，在符合分案提交时机的情况下提交了分案申请B，信息如下：分案B 申请日为2015 年2 月3 日，分案B 发明人为贾X、孙XX、巩X、刘X、冉XX。

2015 年5 月28 日申请人再次主动要求分案，在符合分案提交时机的情况下提交了再次分案申请C，信息如下：再次分案C 提交日为2015 年5 月28 日，再次分案C 发明人为芦X、柳X。

根据原规定，分案申请和再次分案申请的发明人都应当是原申请的发明人或者是其中的部分成员。以上分案申请B 的发明人是原申请A 发明人的一部分；同时再次分案申请C 的发明人也只需考虑原申请A的情况，而无需考虑针对的分案申请B 的情况，故再次分案申请C 的发明人也是原申请A 发明人的一部分，符合规定。

假设分案申请C 是2019 年11 月1 日之后提交的申请且符合递交时机，需要按照新规定对申请人进行审查，那么再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或者是其中部分成员，即再次分案申请C 的发明人应当是分案申请B 的发明人或是其中部分成员。从审查系统的显示来看，再次分案申请C 发明人和分案申请B 完全不一致。再次分案申请C 提交日（2015 年5 月28 日）在分案申请B 著录项目变更手续合格通知书发文日之前，即再次分案申请C 提交当天，分案申请B 的发明人变更尚未生效，而著录项目变更之前分案申请B 的发明人为“柳X、付XX、谢XX、赵XX、王XX、平XX”，故再次分案申请C 的发明人“柳X”是分案申请B 的发明人之一，而“芦X”不是，不符合新规定。因此，在新规定的要求下，初审审查员应当针对该分案申请C 发出补正通知书，指出再次分案申请C 发明人“芦X”不是分案申请B的发明人之一。申请人主要可通过两种方式补正：一种是以著录项目变更的方式变更分案申请B 或再次分案申请C 的发明人；另一种是以答复补正的方式提交由全体申请人以及变更前全体发明人签章的证明，使发明人符合新规定。

三、总结及建议

分案制度是专利制度中的一项重要内容，其立法宗旨是给因不符合单一性原则或在申请人由于疏忽未将其发明创造予以保护的情况提供救济手段。原规定中的个别漏洞在一定程度上给予了无限分案甚至恶意分案的可能性。新规定对分案申请审查所做出的相关修改，一定程度上限制了某些无限分案，尤其对分案再分案的提出时间和提出基础等进行了更明确化和清晰化的界定。

总体来说，根据新规定，对于2019 年11 月1 日（含当日）之后提交的分案申请案件，建议申请人或专利代理师格外注意：第一，关于递交时机，分案申请的递交时间应当以原申请为基础，因存在单一性缺陷按照审查意见再次提出分案申请的，递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础。第二，关于申请人，有资格提出分案申请的申请人应当是提出分案申请时原申请的申请人，针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当是该分案申请的申请人。第三，关于发明人，分案申请的发明人应当是原申请的发明人或者是其中部分成员，再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或者是其中部分成员。

建议申请人或专利代理师重视分案申请与其本质的单一性原则的内在一致性关系，严格遵守新规定，根据案件的实际情况及时提出分案申请，同时避免出现错过分案申请递交时机、或因申请人、发明人不符合规定而出现重新提交分案申请时机的丧失、且再无后续补救措施等严重后果，既可享受修改后的新规定带来的申请便利及利益保障，又谨慎、规范地使用分案制度，努力维护申请人与社会公众之间的利益平衡。