基于专利审查高速路的跨国专利纠纷解决研究

谢青轶

基于专利审查高速路的跨国专利纠纷解决研究

谢青轶*

我国企业在拓展海外市场的过程中频频遭遇专利纠纷和争端,应对的根本之策是立足自身根基,建立起强大自主创新能力和完备的海外专利布局。专利审查高速路(PPH)是近年来广受关注的一项专利审查局际合作机制,该机制为我国企业更高效、便捷、低成本的获得国外专利授权铺设了一条新的通道。我国申请人和专利从业者应更好地运用该机制实现海外专利战略布局,有效应对和解决跨国专利纠纷。

专利审查高速路;跨国专利申请;专利纠纷

一、引言

随着中国经济的快速发展,越来越多在国内市场上取得成功的中国企业将目光瞄向了广阔的海外市场,然而我国企业在试图“走出去”的过程中,却不得不面对知识产权保护壁垒这一国际市场难以克服的准入障碍①代中强:《现阶段我国企业频遭知识产权壁垒的原因及对策》,载《中央财经大学学报》2010年第2期。。很多外国公司基于自身雄厚的技术储备、对专利制度的透彻理解和专利战术的熟练运用,通过专利纠纷和诉讼对我国企业频频发难,对我国企业的运营和国际化进程带来巨大的不利影响。以美国337调查为例,2001年至2014年,美国国际贸易委员会(ITC)发起涉及中国企业的337调查近150起,占该期间调查总数的1/3②徐全红:《美国对华337调查的发展趋势》,载《集美大学学报(哲学社会科学版)》2015年第2期。,我国直接涉案企业约200多家,涉及的下游企业多达上万家。不仅是在发达国家, 2014年12月11日,小米公司在印度被爱立信印度子公司告上法庭,随后德里高等法院通过了一项单方面禁令,要求小米暂时不得销售、推广、制造或进口涉嫌侵犯爱立信专利的相关产品①赵丽敏、刘鹏.:《智能手机企业遭遇国际专利壁垒的现状与对策》,载《对外经贸实务》2015年第2期。。无论是我国企业频繁遭遇337调查,还是小米公司在印度收到的禁令,都显示了我国企业在海外市场的专利纠纷风险呈快速增长趋势。

面对耗时长、花费大的跨国专利纠纷,我国企业不能消极避让而应积极应对,其根本之策仍是立足自身根基、提升创新能力、建立完备的海外专利布局②王建军、李水凤、潘雪冬:《中国企业在美遭遇知识产权争端及应对策略研究》,载《国际贸易》2014年第12期。,然而在赴其他国家进行专利申请的过程中我国企业也面临着巨大的困难,例如国外昂贵的专利申请费用以及漫长的专利审批周期。解决这些问题的一项有效途径是利用专利审查高速路(Patent Prosecution Highway,PPH)机制,该机制为我国企业更高效、便捷和低成本的获得国外专利授权提供了一条新的通道③佘力焓、朱雪忠:《专利国际申请的费用及其控制策略研究——基于专利审查高速路的研究视角》,载《情报杂志》2014年第10期。。本文旨在对PPH机制的发展进行梳理和分析,并就如何利用PPH快速获得专利授权提出若干策略,以期帮助我国申请人和专利从业者更好地运用该机制实现海外专利布局,有效应对跨国专利纠纷。

二、PPH机制及其发展历程

作为一种针对跨境专利申请的加快审查机制④国家知识产权局专利局审查业务管理部组织编写:《专利审查高速路(PPH)用户手册》,北京知识产权出版社,第1页。,PPH机制的基本概念是:如果一国/地区的专利局认为一件专利申请的至少一项或多项权利要求可授权,申请人根据专利局间的PPH协议,即可请求其他专利局就该申请的对应申请进行加快审查⑤Paolo Trevisan.,Experiences with the Patent Prosecution Highway(PPH)at the USPTO,http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/events/2014%20USPTO%20presentation. pdf,下载日期:2015年6月8日。。该机制的目的在于:加强各专利局之间对彼此的检索和审查工作成果的利用,减少不必要的重复劳动,提高专利审查质量和效率,并使申请人快速、有效地获得授权⑥谭凯:《PPH与美日欧加快审查制度对比探讨》,载《中国发明与专利》2012年第1期。。

迄今为止,全球共有41家国家/地区专利局参与到了PPH合作网络中,各局共受理PPH请求16万件①各PPH参与局信息及相关数据请参阅:http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index. htm.,下载日期:2016年8月23日。。我国国家知识产权局(SIPO)自2011年11月1日与JPO启动PPH试点项目以来,相继与USPTO、德国专利商标局(DPMA)、韩国知识产权局(KIPO)、EPO等20家全球主要国家/地区专利局建立了PPH合作关系,我国PPH对外合作网络已初具规模。截至2015年年底,我国专利申请人已就2851件专利申请向国外专利机构提出了PPH请求,PPH以其高效、快捷、方便的优势,正在被越来越多的国内企业所认可和接受②王康:《国知局:2014年中国专利审查工作纪实(上)》,http://www.nipso.cn/ onews.asp?id=24763,下载日期:2015年6月10日。。

PPH机制从概念提出到现在已有近10年时间,其间经历了若干发展阶段,其内涵和外延愈趋丰富,形式日益多样,规则也不断细化,其发展与演进主要经历了以下几个阶段:

(一)概念提出:“巴黎公约”路径PPH

PPH概念最早由JPO与USPTO提出,两局于2006年7月3日宣布共同启动PPH试行项目,由于该项目仅涉及按照《保护工业产权巴黎公约》(以下简称“巴黎公约”)向两局递交的申请,PCT申请(包括进入国家阶段的PCT申请)、临时申请、植物和外观设计申请、再颁申请和再审程序不可参与此项目③谢静、夏佩娟:《美国和日本开通专利审查高速公路》,载《中国发明与专利》2006年第8期。,因此也被称为巴黎公约路径PPH。

该项目的启动和成功实施奠定了PPH机制的基础,随后各专利局间的PPH协议基本沿用了这一理念,即申请人在多个国家提交相同或相近似的申请时,如果首次提交申请的专利局,即首次申请局(Office of First Filling,OFF)认为申请至少一项或多项权利要求可授权,只要其相关后续申请满足一定条件,包括两件申请的权利要求充分对应、OFF工作结果可被二次或后续申请局(Office of Second Filling,OSF)获得等,申请人即可请求OSF加快审查对应的后续申请④桂林:《我国专利审查高速路(PPH)项目情况介绍》,载《电子知识产权》2013年Z1期。。具体而言,该项目提出了以下几个PPH的基本原则和要求:

1.“首次申请”原则

申请人一般只能基于其提交首次申请的专利局(OFF)的工作结果向其后续提交申请的专利局(OSF)提出PPH请求⑤国家知识产权局专利局审查业务管理部组织编写:《专利审查高速路(PPH)用户手册》,北京知识产权出版社,第161页。。该原则主要是基于应在专利局间进行互惠(reciprocal)和平衡(balanced)的工作共享这一理念①Alfred Spigarelli,IP5 STRATEGY ON TIMELINES,http://www.fiveipoffices. org/industry-consultation/june2012-1/Timeliness.pdf,下载日期:2015年6月8日。Shinjiro Ono,Substantive Patent Harmonization and Japan’s Stance,https://www.law.washington. edu/casrip/symposium/Number8/CM%20-%20Ono.pdf,下载日期:2015年6月8日。,但是由于各专利局的审查制度和审查周期存在差异,OFF并不是总能早于OSF做出审查结果,这在某种程度上限制了申请人使用PPH机制,因此在PPH机制的后续发展中对该原则也进行了调整。

2.申请之间的对应关系

申请人如想在OSF提出PPH请求,必须证明OFF已审查的在先申请和拟提出PPH请求的后续申请之间的对应关系。这种对应关系主要是基于巴黎公约所规定的国际优先权制度,即在先申请应是构成后续申请优先权要求基础的申请,或是由构成优先权要求基础的申请派生出的申请(例如分案申请)②赵丽敏、刘鹏.:《智能手机企业遭遇国际专利壁垒的现状与对策》,载《对外经贸实务》2015年第2期。。随着后续PPH协议中引入“国际专利合作条约”(PCT)路径,申请间对应关系的理解也变得越来越宽泛③桂林、段立彦、宋献涛、卫李贤:《如何在中国利用PPH加速审查》,载《中国专利与商标》2014年第2期。。

3.可专利性/可授权的审查意见

提出PPH请求的另一个前提条件是:一项或多项权利要求被OFF认定为具有可专利性/可授权,这通常是指OFF的审查员在最新的审查意见中明确指出权利要求是可授权的,也就是说即使该申请尚未得到授权,但只要获得了OFF具有可专利性的正向审查意见即可满足该项要求④国家知识产权局专利局审查业务管理部组织编写:《专利审查高速路(PPH)用户手册》,北京知识产权出版社,第79页。。在早期的PPH协议中,最新的审查意见只能是各专利局国内阶段的工作成果⑤“最新的审查意见”通常包括:审查意见通知书、授权决定、驳回决定、复审及无效通知书等。,不包括各局作为国际检索单位(ISA)和国际初审单位(IPEA)在PCT国际阶段的工作成果,在PPH机制后续发展中,工作成果的范围也得到了扩大。

4.权利要求的充分对应

所谓权利要求的充分对应是指:向OSF提出PPH请求的后续申请的权利要求范围必须与OFF决定的可授权的权利要求范围实质一致或范围更小⑥权利要求保护范围仅由于翻译和权利格式造成的差异可以被允许。参见 赵丽敏、刘鹏.:《智能手机企业遭遇国际专利壁垒的现状与对策》,载《对外经贸实务》2015年第2期。。该原则与前述申请的对应关系原则都是为了确保OFF的审查意见对OSF可用性,即明确OFF的审查意见所针对的权利要求和要求OSF进行加快审查的权利要求是相互对应的。为此申请人可能需要缩窄权利要求的保护范围甚至放弃一部分权利要求,而放弃的这一部分权利要求可能本是可以在OSF获得授权的,此时申请人不得不在更快速的专利获权和更宽泛的授权范围之间进行抉择①曾庆梅:《专利审查高速公路项目及其制度化思考——兼论拟议中的全球专利制度》,湘潭大学2013年硕士论文,第18页。。

5.双边协议的合作模式

美日PPH试点确立的另一个PPH原则是基于双边协议的点对点合作模式,即PPH协议仅在两个专利局间生效,通常不涉及第三局。该原则的产生可能是基于专利局间对于彼此审查质量和效率的互信,只有具备较高互信水平的双方,才会承诺基于对方的工作成果进行加快审查。在较长的时间内,后续的PPH协议均采用了这种双边合作的模式,于是PPH的全球合作呈现出一种典型的网络式布局。但因为各双边协议对于申请适格性、权利要求对应性、文件提交、请求修改等方面的规定往往存有差异,PPH规则呈现出一定程度的“碎片化”,申请人在提出请求时必须了解各局PPH协议的不同要求和限制,这也给申请人使用PPH机制带来了一定的困难②赵晨:《专利审查高速路(PPH)的新发展》,http://www.chinaipmagazine.com/ journal-show.asp?id=1913,下载日期:2015年6月10日。。

(二)路径扩展:PCT路径的引入

在初始阶段,只有巴黎公约路径的申请才能提出PPH请求,PCT申请是不包括在PPH协议框架内的,这无疑限制了PPH机制的使用,因此各专利局在后续的PPH协议中尝试将PCT制度与PPH机制进行融合,这得到了世界知识产权组织(WIPO)的支持,WIPO总干事Francis Gurry先生曾表示:“对PPH和PCT的这种和睦关系表示欢迎。”③WIPO:《2011年WIPO大会总干事的报告》,http://www.wipo.int/export/sites/ www/about-wipo/zh/dgo/pdf/dg_report_a49.pdf,下载日期:2015年6月10日。在PPH安排中写入PCT包括以下两种情形:

1.基于PCT国家阶段工作成果的PPH

在该路径下,如果一件PCT国际申请,分别进入了两个或多个国家的国家阶段(包括A国和B国),只要A国专利局对该A国国家阶段的申请已经做出了具有可专利性/可授权的审查意见,申请人即可以根据两局间的PPH协议,利用该审查意见向B国专利局请求就B国国家阶段的申请进行加快审查①林蕾:《对于中日PPH的浅析》,载《中国发明与专利》2014年第3期。。虽然该类PPH将“申请对应关系”的适用范围扩展到了PCT申请,但与上述巴黎公约路径PPH类似,都是以专利局所做出的国内工作成果作为PPH请求的基础,因此这两种情形也被统称为“常规PPH”②分别被称为“巴黎公约路径常规PPH”和“PCT路径常规PPH”。。需要注意的是,由于是以PCT申请作为对应关系的桥梁,因此在该路径下,即使首先做出国内审查结果的在先局并不是首次申请局也不影响在后续局提出PPH请求,“首次申请”原则的要求已经被淡化。

2.基于PCT国际阶段工作成果的PPH

2010年年初,EPO、JPO及USPTO三局同意开展为期两年的PCT—PPH试行项目。根据该项目的要求,一件PCT国际申请,如果在国际阶段由国际检索单位或国际初审单位出具了一份包含可专利性/可授权意见的国际阶段的最新工作结果(简称“国际阶段工作成果”),就可以凭借这份国际阶段工作结果向审查该申请国内/地区阶段的专利局提出PPH请求③国际阶段工作成果包括:国际检索单位的书面意见(WO/ISA)、国际初步审查单位的书面意见(WO/IPEA)和国际初步审查报告(WO/IPER)。国家知识产权局专利局审查业务管理部组织编写:《专利审查高速路(PPH)用户手册》,北京知识产权出版社,第16页。。此种途径PPH与常规PPH相比最大的区别在于将提出PPH请求的基础进行了扩展,“具有可专利性/可授权的审查意见”不再局限于专利局的国内工作成果,各局在PCT国际阶段的工作成果同样可以在PPH机制下被其他专利局所利用④有的专利局也允许以其自身完成国际阶段工作成果为基础要求对其国内阶段的申请提出PPH请求。,因此该路径也被称为PCT—PPH。

常规PPH最大的限制在于在先审查结果的可及性,即当申请人希望向某一专利局提出加速审查请求时,首次申请局或PCT申请其他国家阶段的指定局尚未做出审查结果⑤Potts,Christopher,The Patent Prosecution Highway:A Global Superhighway to Changing Validity Standards,http://ssrn.com/abstract=1959587,下载日期:2015年6月20日。,申请人就无法提供在先的可专利性/可授权的审查意见,而PCT—PPH则较好地解决了这一难题。当PCT申请进入国家阶段时,通常已经获得了国际检索报告及国际初审报告,而且申请人对该申请的市场前景也有了较为明确的评估,这时根据肯定性的国际阶段工作成果提出PPH请求,将能在最短的时间内帮助申请人进行专利决策,实现其市场目标。正如Gurry先生所说:“在PPH安排中写入PCT,为PCT申请人增加了一个有意义的层面和选择。”①WIPO:《2011年WIPO大会总干事的报告》,http://www.wipo.int/export/sites/ www/about-wipo/zh/dgo/pdf/dg_report_a49.pdf,下载日期:2015年6月10日。

(三)突破“首次申请”原则:PPH MOTTAINAI模式

如前所述,“首次申请”原则和在先审查结果的可及性问题极大地限制了“巴黎公约”路径下的PPH请求,因此各专利局也开始尝试引入新的理念来解决这一问题。

JPO自2011年7月15日起启动了名为PPH MOTTAINAI②MOTTAINAI为日文词,其含义为当某个东西或者资源的内部价值没有被合适地应用时而觉得浪费的遗憾感。的试点项目,参与者包括日本、美国、英国、加拿大、澳大利亚、芬兰、俄罗斯和西班牙八国的知识产权机构,该试点的核心内容就是放松对于“首次申请”原则的要求③Clara N.Jimenez.,PPH 2.0:Global Prosecution in the Fast Lane,http://www. finnegan.com/files/upload/Newsletters/Full_Disclosure/2013/November/FullDisclosure_ Nov13_Print.pdf,下载日期:2015年6月20日。。在该项目下,申请人只要收到了任一局的可授权意见,无论该局是OFF还是OSF,申请人都可以向其他局就对应申请提出PPH请求。不难看出,PPH MOTTAINAI已经突破了“首次申请”原则,只要申请之间具有对应关系,申请人就不仅可以用某一OSF的审查意见要求其他OSF进行加快审查,也可以用OSF的审查意见要求OFF进行加快审查④赵晨:《专利审查高速路(PPH)的新发展》,http://www.chinaipmagazine.com/ journal-show.asp?id=1913,下载日期:2015年6月10日。。这意味着PPH请求的提出已经不再受限于申请提交的先后顺序,而仅仅取决于完成审查意见的先后顺序。各专利局也普遍开始用在先审查局(Office of Earlier Examination,OEE)和在后审查局(Office of Later Examination,OLE)的概念替代原有的OFF和OSF。PPH MOTTAINAI模式的引入使PPH机制对申请人更为友好,更有利于申请人实现“一局授权,多局加快”⑤国家知识产权局专利局审查业务管理部组织编写:《专利审查高速路(PPH)用户手册》,北京知识产权出版社,第163页。。需要注意的是,PPH MOTTAINAI模式仍基于专利局间的双边协议。

(四)PPH规则和合作模式的一体化:五局PPH(IP5 PPH)和全球PPH (Global PPH)

虽然PPH MOTTAINAI模式的引入使得PPH请求不再受限于OFF的审查意见,但申请人仍需要考虑在先审查局(OEE)和PPH目的局(即在后审查局OLE)之间的双边协议情况,这仍为申请人使用PPH机制设置了限制。与此同时,随着PPH合作局的不断扩展,各专利局所需维护的双边PPH合作协议也越来越多,这给各局也带来了不小的工作负担。因此无论是从降低PPH规则差异性角度出发,还是为了减少各专利局维护双边协议的成本,人们开始日益关注PPH规则和合作模式的一体化。

2014年1月,全球出现了两个由多个专利局参与的PPH合作协议,即中美欧日韩五局参与的五局PPH试点(IP5 PPH)和19个国家/地区的专利局参与的全球PPH试点(Global PPH,GPPH)①美、日、韩三局同时参与了两个合作协议。关于GPPH的详细信息可参考:http:// www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm,下载日期:2015年6月10日。。按照上述两个协议的规定,只要申请拥有相同的最早日(优先权日或者申请日),且协议的任意参与局已做出审查意见(无论是国内工作成果还是PCT国际阶段成果),指明该申请的权利要求具有可专利性,申请人即可用该审查意见为基础要求其他该协议的参与局就对应申请进行加快审查②Paolo Trevisan,Experiences with the Patent Prosecution Highway(PPH)at the USPTO,http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/events/2014%20USPTO%20presentation. pdf,下载日期:2015年6月8日。。此外,IP5 PPH和GPPH的参与局无须与其他参与局单独签订双边协议,只要参与上述两个协议中,即可与各协议的所有参与局开展PPH合作。

IP5 PPH和GPPH的出现意味着PPH的合作方式不再限于专利局间的点对点合作,而是扩展为多边合作的多元化模式③当双边PPH与IP5 PPH或GPPH并存时,申请人可优先选择IP5 PPH或GPPH,因其适用范围更大,手续更方便。。上述两协议均包括常规PPH、PCT—PPH和PPH MOTTAINAI模式,并通过设置一些“最低标准”的方式,在一定程度上提升了各局PPH请求规则的一致性。此外,若两个以上参与局经审查确定具有可专利性的权利要求保护范围不同,申请人还可根据其需要的保护范围在各局的审查结果中进行选择,并基于选择后的审查结果再向其他参与局提出加快审查请求④Nick Godici,The Patent Prosecution Highway,http://www.bskb.com/docs/PPHighway-NG-32310.pdf,下载日期:2015年6月8日。。这些都为申请人使用PPH机制带来了更多的便利和策略选择。

回顾PPH的发展历程可以发现,随着PCT—PPH、PPH MOTTAINAI的逐步引入以及IP5 PPH和GPPH的出现,除“权利要求的充分对应”以外,包括“首次申请”原则等PPH初始阶段的一些限制或要求均得到了不同程度的放松,PPH机制的便捷性和灵活性得到了显著的提高。

三、PPH机制在应对跨国专利纠纷中的作用

专利纠纷是国际市场博弈的重要手段,国内企业想要参与国际竞争,专利纠纷是无法回避的挑战,而保有必要规模的海外专利组合无疑是有效应对跨国专利纠纷的有效手段。虽然我国企业日益重视研发和对知识产权的保护,但往往面临起步较晚以及专利储备不足的困难,因此对于希望实现海外市场扩张的企业而言,快速地实现海外专利积累已成为迫切的需要。

然而企业进行专利积累的途径较为有限:一种方式是通过海外专利收购来实现专利储备,这种方式虽然较为快捷,但往往成本较高且很难确保收购专利的质量和适用性,而且很难通过收购获得核心专利;另一种则是通过专利申请进行海外专利布局,即通过“巴黎公约”路径或PCT路径就自主研发的技术赴国外提交专利申请,进而获得专利授权,但这种方式往往耗时较长,且由于专利权的“地域性”特征,即使在本国已经获得授权或者在PCT国际阶段获得正向审查意见的专利申请也无法确保在国外获得授权,因此存在一定的不确定性。如前所述,专利审查高速路为我国企业更高效、便捷、低成本的获得国外专利授权提供了一条新的通道,其对于有效应对专利纠纷的作用体现在以下几个方面:

(一)申请被加快审查,更迅速地获知审查意见

通常各国/地区专利局在决定专利申请的审查顺序时都遵循顺序审查的原则,即按照专利申请提交或者提出审查请求的顺序进行审查。例如美国《专利审查程序手册》中规定:对于一般的美国专利申请,应按照其美国有效申请日(effective U.S.filing date)的先后顺序进行审查,且除特殊规定外,不允许调整这样的先后审查顺序①USPTO,MPEP(Manual of Patent Examining Procedure,E8R9)§708,37 C.F.R. §1.102(a)。。而PPH请求一旦被通过,PPH申请将在后续审查局得到一种类似于“插队”的待遇,即得到后续审查局的优先处理,从而能够更迅速地获知审查意见进而获得授权。以USPTO为例,其审查的平均结案周期为29个月,而PPH申请从提出请求到结案的周期仅为14个月②数据来源:http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm,下载日期:2015年6月8日。。这无疑将有益于申请人的市场开拓并尽快得到对其创新投入的回报。特别是对于生命周期较短的技术领域的发明创造,例如电子、软件和信息技术等,或者已经成熟且极易面临竞争对手侵权的技术领域的发明创造,快速的审查和授权将帮助申请者人尽早就其发明得到完全的专利保护,降低被侵权或发生纠纷的可能性①文家春:《专利授权时滞的延长风险及其效应分析》,载《科研管理》2012年第5期。。

(二)答复审查意见通知书次数减少,申请成本降低

由于PPH申请已由在OEE进行了审查,并且申请的全部或部分权利要求已经得到了可授权的肯定性意见,而OLE需要审查的权利要求均需要与OEE可授权的权利要求充分对应,因此OLE的后续审查过程将被简化。这是由于申请人在OEE的审查过程中,已通过修改、意见陈述等方式克服了OEE的审查意见所指出的形式和实质缺陷,OLE在审查时所要面对的通常是已经限定在合理范围中的权利要求和较为完善的申请文件,因此OLE的审查意见发文次数自然会减少。仍以USPTO为例,就其受理的PCT国家阶段申请而言,结案时的平均通知书发文次数为2.4次,而PCT—PPH申请的发文次数仅为1.6次②数据来源:http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm,下载日期:2015年6月8日。。通知书次数的减少,意味着代理服务费和翻译费用减少,据USPTO统计,通过巴黎公约PPH,平均每件申请可节约7907美元的相关费用;通过PCTPPH,平均每件申请可以节约10,591美元③USPTO,The Benefits of the Patent Prosecution Highway,http://www.jpo.go.jp/ torikumi/t_torikumi/pdf/user_seminar/us_pph_synpo.pdf,下载日期:2015年6月8日。。另外,许多专利局为鼓励专利申请人应用PPH机制,不需要申请人缴纳任何额外费用即可提出PPH请求④仅有KIPO要求缴纳少量的PPH请求费。,并且大部分专利局还允许申请人使用机器翻译来翻译所需提交的部分文件,这也进一步降低了申请人的请求成本。获权成本的降低无疑有益于专利权人扩大专利积累的规模,这也意味着在专利纠纷中将获得更为有利的地位。

(三)申请审查结果的可预期性提高,被授予专利权的可能性增加

通过PPH机制,申请人可以对自己申请的审查结果有更明确的预期。如前所述,由于PPH申请的权利要求已经获得了OEE的认可,因而相比于非PPH申请而言,PPH申请被授予专利权的可能性明显增加。在USPTO,发明申请的平均授权率为53%,而常规PPH申请的授权率为87.9%,PCT—PPH的授权率更高达90.3%⑤数据来源:http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm,下载日期:2015年6月8日。。PPH申请授权可预期性的提高,为申请人制定市场规划以及专利纠纷应对策略提供了有效的决策基础。

(四)审查质量较高,专利权更为稳定

需要说明的是,PPH机制下较少的通知书次数和较高的授权率并不是因为审查标准的降低,而是因为PPH申请权利要求数目和保护范围的缩小,以及通过申请人修改使权利要求更符合授权标准。实际上,PPH机制有利于专利审查质量的提高①戴琳:《专利审查高速路(PPH)的发展状况与优势分析》,载《中国发明与专利》2014年第7期。。在PPH机制下,虽然OLE仍旧要对具体的PPH申请按照本国专利法进行实质审查或者履行其他的审查程序②黄德海、李志东、窦夏睿:《中美发明专利申请加快审查程序比较研究》,载《2014年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛论文集(第一部分)》。,但通过参考OEE的检索和审查成果,不仅能够减少OLE审查员不必要的重复工作,也使其对现有技术的检索更为准确和全面,进而提升其审查的质量,在后的专利授权也因此更为稳定。此外,通过PPH机制,申请人在各专利局能获得比较一致的权利保护范围,也便于其维护和行使专利权,避免不必要的专利纠纷和争端。

总而言之,申请人通过PPH机制能以更快的速度、更低的成本在多个国家/地区的专利局获得更优质的专利审查以及更稳定的专利授权,这将有效地提高专利权人在应对专利纠纷时的主动性和有效性。

四、利用PPH机制应对跨国专利纠纷的策略

随着PPH参与规模的持续扩展,合作机制的日趋成熟,其快捷性和易用性也不断提高,因此我国企业在充分评估专利纠纷风险的基础上,可以尝试将PPH作为其跨国专利纠纷解决方案的有机组成部分,充分利用PPH的优势实现多元化的跨国专利布局,并依托专利储备有效应对与竞争对手的专利纠纷和争端。具体来说,申请人可综合考虑以下几方面因素来确定利用PPH机制应对跨国专利纠纷的策略:

(一)如何确定采用PPH机制的专利申请以及PPH请求的提出时机

为了更好地使用PPH机制应对专利纠纷,需要评估哪些专利申请需要使用PPH机制:

首先,要考虑申请所涉及技术领域的商业模式和专利纠纷特点。如前所述,PPH机制非常适于电子、软件和信息技术等生命周期较短的技术领域,但就医药这类通常对审查周期不敏感的技术领域而言,PPH也有用武之地,例如受药品注册限制较少的原料药企业就可充分利用PPH机制来应对专利纠纷风险。

其次,要考虑申请拟覆盖的国家/地区专利局的审查效率和开展PPH合作的情况③例如是否参加了IP5 PPH和GPPH这种多边合作协议或者与哪些专利局建立了双边PPH合作。,申请人可选择审查较快的专利局作为OEE,并通过PPH机制缩短在审查速度较慢的专利局(OLE)的审查周期①MMH,The Patent Prosecution Highway(PPH)—What Is It and How Can Your Company Take Advantage Of It?,http://www.millermatthiashull.com/inbrief/news_new/ 4/THE-PATENT-PROSECUTION-HIGHWAY.pdf,下载日期:2015年6月8日。;此外,各局的审查质量、在专利客体及其他实体授权标准方面特殊要求等也可能对使用PPH带来影响。

再次,要考虑自身和潜在纠纷对手的生产、流通及销售的产业链布局,例如对于为配合海外产品上市或已出现较为明显的纠纷风险而需要尽快获得授权的申请,PPH无疑就是很好的选择;但对于更强调保护范围的核心专利,则需要考虑PPH权利要求对应性对保护范围的潜在限制。

在确定需要使用PPH机制的专利申请后,还需要评估在何时提出PPH请求。对于技术生命周期较短的申请,尽快获权至关重要,因此需要在获得OEE的授权性审查意见后及时提出PPH请求。但考虑到提出PPH请求后,申请的审查周期较短且具有较强的预期性,申请人也可以根据对专利纠纷风险的分析,选择恰当时机提出PPH请求,这样不仅可以避免因早期授权而暴露自身的市场策略,也可以谋划在专利纠纷的关键时间节点获得专利授权,以取得应对纠纷的主动性。各国专利局对于提出PPH请求时机也有一定的限制,通常是不能晚于收到第一次申请意见通知书之日,在使用PPH机制时对此也应充分注意。

(二)如何尽快获得OEE的审查意见

在确定需要借助PPH通道的申请后,就应考虑如何在OEE尽早获得可授权的审查意见,申请人可借助各局自由的加快审查制度以及PCT途径来实现这一目标:

1.利用SIPO的优先审查制度

我国申请人首先可以考虑利用SIPO的优先审查制度。根据2012年8月1日起实施的《发明专利申请优先审查管理办法》,国家知识产权局根据申请人的请求对符合条件的发明专利申请予以优先审查,自优先审查请求获得同意之日起一年内结案。申请优先审查的条件包括:申请人应当启动实质审查程序,即发明专利申请限于已经公开、已经提出实质审查请求并缴纳实质审查请求费,并应提供由具备专利检索条件的单位出具的符合规定格式的检索报告等②关于该办法的具体要求请参阅:http://www.sipo.gov.cn/zwgg/jl/201310/ t20131023_837456.html,下载日期:2015年6月8日。。通过申请优先审查,申请人可以在一年内即获得审查结果,如果结果是具有可专利性,申请人就可以以此为基础通过常规PPH途径向其他与SIPO有合作关系的专利局提出PPH请求。采用优先审查的一个好处是申请人需要首先向SIPO提交对申请的检索报告,这既有利于申请人更好地判断申请的授权前景,SIPO在该检索报告基础上所做出的审查意见也更为全面,有利于申请人在OLE获得授权①郑旋律、朱雪忠:《专利审查高速路影响后续申请局专利积压的机理研究》,载《情报杂志》2014年第12期。。但该制度也存在一定的弊端,申请人需要在18个月保密期结束前就提前公开自己的申请,这也可能对申请人的利益带来一定的损失。

2.利用其他专利局的加快审查程序

在PPH MOTTAINAI模式下,即使申请人首先向SIPO递交申请,也可利用其他专利局(OSF)的审查意见作为PPH请求基础,并借助各OSF特有的加快审查机制来尽快获得审查意见,可利用的程序包括:USPTO的加速审查程序(Accelerated Examination,AE)、Track 1优先审查程序(Track 1 Prioritized Examination,Track 1)②关于USPTO各加快审查程序的详细介绍,参见黄德海、宋融冰、严恩薇、窦夏睿:《美国专利申请加快审查程序:解决USPTO滞后审查的现行有效方式》,载《电子知识产权》2014年第1期。,JPO的加快审查制度和快速信息发布策略(JPFIRST)项目③关于JPO各加快审查程序的详细介绍,参见谭凯:《PPH与美日欧加快审查制度对比探讨》,载《中国发明与专利》2012年第1期。,EPO的加快审查(PACE)项目,KIPO的快速审查制度(fasttrack system)④关于EPO和KIPO加快审查项目的详细介绍,参见何艳霞:《国外专利加快审查机制及其对我国的借鉴研究》,中国政法大学2010年硕士论文,第15～22页。,以及加拿大知识产权局(CIPO)的“特别订单”(special order)程序等⑤Stephanie A.Melnychuk,David H.Takagawa,GPPH:More Than a Two Lane (Patent Prosecution)Highway,http://www.patentable.com/gpph-two-lane-patentprosecution-highway/,下载日期:2015年6月8日。。通过这一模式,申请人在OLE的选择上不需受限于SIPO的合作伙伴,并可以充分利用GPPH协议的便利性。

3.充分利用PCT制度

申请人也可以考虑充分利用PCT国际阶段的工作成果。根据PCT实施细则的规定,申请人最早在优先权日起9个月时即可收到ISA的国际检索报告,最晚也不会超过优先权日起16个月⑥PCT实施细则第42.1条规定:“制定国际检索报告或者提出条约第17条(2)(a)所述宣布的期限为自国际检索单位收到检索本起3个月,或者自优先权日起9个月,以后到期者为准。”。此时,申请人就可根据该检索报告的内容决定是否及何时启动国家阶段申请的加快审查。需要注意的是,根据PCT细则的规定国际检索单位可以对部分技术方案不进行检索,因此将无法就涉及这部分方案的权利要求提出PPH请求,此外如果作为PPH请求基础的PCT国际阶段工作成果的第VIII栏记录有任何意见,申请人也需要注意OLE在PPH协议中对此项内容的要求。申请人在上述过程中也应及时和OEE(包括ISA和IPEA)的审查员沟通、加快答复的速度、缩短通知书次数,为在OLE的后续PPH申请争取更多的时间。

(三)如何考虑适合PPH机制的权利要求撰写方式

获得OEE的可授权审查意见后,申请人仍需进一步结合OLE的专利法和审查规则,明确适合在OLE提出PPH请求的权利要求保护客体和撰写方式。一方面,OLE只是利用OEE的审查成果,因此如果PPH申请涉及OLE与OEE在专利制度上的差异点时,OLE仍可能拒绝OEE已经授权的权利要求。另一方面,PPH机制要求在OLE和OEE的权利要求应“充分对应”,但各OLE对“充分对应”的要求可能存有差异,因此申请人也需根据OLE的要求以合适的方式撰写权利要求。①Donna O.Perdue,Take The Patent Prosecution Highway To Save Time Money Patening The Same Invention In Different Countries,http://www.pillsburylaw.com/ siteFiles/Publications/5A8C5DD74BA2BCFA44E3FD07B4898F3A.pdf,下载日期:2015年6月10日。

结 语

在全球价值链分工背景下,包括专利在内的知识产权不仅是决定国际分工地位的关键因素②李俊、李钢、崔艳新等:《从“科技兴贸”向“知识产权强贸”迈进》,载《国际贸易》2015年第1期。,更是用以争夺和维护国际贸易份额的有力武器。我国企业在拓展海外市场的过程中,难免会面临各种专利纠纷和争端。考虑到PPH机制在应对跨国专利纠纷中的作用,我国政府及企业应当共同努力,使该机制能够更好地服务于我国企业的诉求:

一方面,我国政府特别是专利管理部门应结合企业“走出去”的需要,积极拓展PPH合作网络,使其覆盖我国企业海外申请的主要目的国;同时,强化和各PPH伙伴局的沟通与合作,确保PPH协议的有效实施,并积极参与PPH机制合作规则的制定,尽量减少对我国企业提出PPH请求的不利限制,进一步提升PPH机制的可用性;此外,还应加强对企业使用PPH机制的宣传和引导,使更多的中国企业了解PPH机制及其使用策略,使其在赴国外进行专利申请的过程中能够有效利用该机制。

另一方面,我国企业也应进一步提升应对专利纠纷的意识和准备,结合自身的市场策略,尽早谋划海外专利布局,通过充分利用PPH机制,以更快的速度、更低的成本获得更稳定的多国专利保护,及时积累专利储备,迅速补强专利短板,为有效应对和解决潜在的专利纠纷和争端赢得先机。

*作者系清华大学法学院2012级博士研究生,国家知识产权局主任科员。