论涉外定牌加工商标侵权问题的海关处理

曾亦栋

近年来，随着我国经济改革的不断深入，特别是上海、广东、福建及天津自贸区的相继挂牌成立，涉外定牌加工在助推我国外贸经济快速稳步发展的同时，也不可避免面临商标侵权纠纷这一现实困境。由于在涉外定牌加工是否侵犯商标权这一问题上的争议不断，法院的同案不同判时有发生，对海关的执法也产生了一定影响。该争议的持续源于立法的空白，而2013年《商标法》的修订似乎为迫切解决该类问题提供了指引，但《商标法》已实施一年之久，海关等有关部门仍无统一执法标准，因此本文有必要对此问题加以讨论。

一、涉外定牌加工商标侵权问题的由来

1.涉外定牌加工的含义

涉外定牌加工，是指国内的加工企业受在国外拥有某一商标权但国内未取得商标权企业的委托，生产贴有该商标的产品后运出国内，销往国外企业指定的目的地的行为。当前涉外定牌加工中，可能涉及商标侵权的形式主要包括:一是国内生产加工企业在定牌加工委托合同规定的数量、范围之外，自行生产加工带有国外企业注册商标的产品;二是国外企业在没有合法的注册商标权情况下，委托国内生产加工企业定牌加工产品，侵犯国内商标注册人的注册商标专用权;三是国外企业仅在其本国享有合法的注册商标专用权 (并未在中国进行该商标的注册)，而国内企业和个人在我国也注册了该商标，国内生产加工企业在未得到国内权利人授权的情况下，定牌加工产品出口到外国权利人所在国。①冯晓鹏、孙锦榆:《定牌加工出口商品侵权案例评析》，《海关执法研究》，2008年第5期。最后一种形式也是本文重点讨论的内容。在这种形式下，国内定牌加工企业因受国外拥有商标权的企业的委托，可能未经国内商标权人的许可而将商标应用在相同商品中。一旦被国内商标权利人发现，定牌加工企业将会面临行政处罚或诉讼风险，从而会因货物无法按时交付而承担违约责任。

2.相关实践:从典型案例说起

在处理涉外定牌加工侵权的执法实践中，只要未经在海关备案的国内权利人许可，在同一种或类似产品上使用与注册商标相同或近似的商标，海关在一般情况下都会按商标侵权处理，其中典型案例要数“泓信公司诉广州海关知识产权处罚案”。②案情如下:2004年，泓信公司向广州海关申报出口一批机动车用卤钨灯。该批货物标有“HENKEL”标识，涉嫌侵犯恩同公司在海关总署备案的商标权被海关扣留。广州海关经调查发现，恩同公司从未许可泓信公司使用上述商标，上述标有“HENKEL”标识的机动车用卤钨灯为侵权货物。经听证程序后，广州海关根据《知识产权海关保护条例》等对泓信公司作出如下行政处罚:没收标有“HENKEL”标识的机动车用卤钨灯，处罚款人民币20000元。泓信公司不服，向海关总署申请复议。该公司对行政复议结果不服向广州市中级人民法院提起行政诉讼，后因对中院判决结果不服向广东省高级人民法院起诉，广东高院维持广州中院的判决。虽然此案已过去十年，但此案作为典型案例引发理论学界、司法界和执法者对定牌加工产品是否侵权的探讨却从未平息，司法界关于涉外定牌加工是否侵犯商标权的观点已发生改变，海关对此该如何执法则尚未有定论。

海关的主要理由是:(1)根据我国《商标法》第五十二条第 (一)项的规定，未经商标权人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为属于侵犯注册商标专用权的行为。(2)商标权具有地域性，委托人虽然在其本国享有商标权，但是其商标没有在中国注册，在中国不享有商标专用权，在中国使用即构成对中国注册商标专用权的侵犯。③参见广东省广州市中级人民法院 (2005)穗中法行初字第10号行政判决书、广东省高级人民法院 (2006)粤高法行终字第22号行政判决书。

而企业则认为:(1)商标侵权行为应包括损害行为和该行为的违法性，定牌加工产品在我国境内并不进入流通领域进行销售，而是直接出口至境外，并不侵犯注册商标所有者的商标专用权和消费者的合法权益。(2)在涉外定牌加工中，国内加工企业一般是接受境外客商委托生产的，在签订加工合同时已要求境外客商出示相关品牌、商标的注册证书等法律文件，境内加工企业在这一过程中已尽到合理注意义务。

可见，涉外定牌加工侵权案件争议的焦点是定牌加工出口产品中未经国内商标权人许可在相同产品上使用其商标是否侵犯国内注册商标权。根据旧《商标法》第五十二条④旧《商标法》是指2013年8月30日《商标法》第三次修正之前的《商标法》。的规定，未经商标权人许可，在商品上使用商标的行为是侵权行为。海关和法院认为，旧《商标法》上的“使用”包括了在生产和加工的环节中的使用，加工企业在其出口的定牌加工产品中使用了未经国内权利人许可的商标明显构成旧《商标法》第五十二条规定的侵犯商标权的行为。从当时法律字面文意上的理解，海关和法院的做法完全符合法律规定。而辩驳的观点则从商标侵权的构成要件入手，认为定牌加工后的产品不在国内销售，不会对国内消费者造成混淆，生产该产品本身不构成对国内注册商标的侵权。双方观点的对立归根到底是对“商标的使用”认识不同。海关和法院认定其构成侵权是从条文字面上包含的最明显意义去解读“使用”两字，“使用”即是一种客观上的“用”的动作和行为，不管是否进入我国流通领域，只要在加工产品上贴附未经权利人许可的商标就是一种客观的使用行为，便构成侵权。而加工企业则从另一角度解读商标使用行为，商标作为一种标识必须进入流通领域才具有识别功能，即必须在国内销售贴有未经权利人许可的商标才是商标使用行为，才构成侵权。

二、涉外定牌加工商标侵权问题的立法现状与理论观点

1.相关立法现状:国内立法和《TRIPS协议》规定

关于定牌加工出口产品是否侵犯商标权的问题，《商标法》、《商标法实施条例》及相关司法解释等均未对此有专门的规定，立法上的空白导致理论界和实务界争论不一。法院、海关在实务操作中最常引用旧《商标法》第五十二条第一款“未经商标注册人的许可，在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标”。⑤即2013年修正后的《商标法》中第57条第一款。作为认定涉外定牌加工商标侵权的法律依据，而作为知识产权保护的世界标准《TRIPS协议》也只要求成员国在进口环节实施知识产权保护，不要求在出口环节中对侵犯知识产权的行为采取相同禁止性措施，涉外定牌加工产品的出口是否侵犯商标权不在《TRIPS协议》规定范围内。

2.相关的理论观点

认为涉外定牌加工构成商标侵权的理由:一是定牌加工企业未经许可在相同或近似产品上贴附国内商标权人的商标已是客观事实，且产品也在国内进行生产，不论是否在国内销售，是否会对国内公众产生混淆，企业在生产中贴附商标的行为已违反了《商标法》上的规定。二是商标权具有地域性，虽然定牌加工企业已取得委托方的商标授权，但委托方并没有在国内注册商标，并不是国内商标权利人，若企业要出口定牌加工产品就必须经过国内商标权人的同意。上述案件中的海关和法院持这种观点与理由，类似的典型案件主要出现在2001-2006年间，这段时期司法判决中认定商标侵权的观点占大多数。学界还有另外一种观点认为涉外定牌加工使用他人注册的商标原则上已属于侵犯商标专用权的行为，但由于这种行为不会挤占中国市场，不会造成国内公众的混淆，可以考虑对涉外定牌加工行为予以侵权豁免⑥张伟君、魏立舟、赵勇:《涉外定牌加工在商标法中的法律性质》，《知识产权》2014年2期。，即是认定侵权但不用承担相应的赔偿责任。

认为涉外定牌加工不构成商标侵权的理由:构成商标侵权应分为两大要件，一是商标法意义上的使用，二是对国内公众产生混淆。而对涉外定牌加工不构成商标侵权的理由又分为两种，一种观点认为从《商标法》文义上理解，定牌加工在生产环节中使用商标的行为已构成商标法意义上的使用，但因为不在国内销售不会对国内公众产生混淆不符合第二个构成要件，从而不构成商标侵权。⑦倪红霞、郭杰:《经授权的涉外定牌加工行为不侵权》，《人民法院报》，2012年3月1日。另一种观点认为商标最重要的功能是识别功能，只有具备识别功能才能构成商标法意义上的使用，定牌加工的生产商贴附商标的行为是为完成委托方定做的任务，而且产品没有进入国内销售渠道，商标的识别功能便无法发挥，也就不构成商标法意义上的使用。⑧孔祥俊:《商标法适用的基本问题》，中国法制出版社2013年版，第79页。而商标法意义上的使用是认定商标侵权的前提条件，既然不满足第一个侵权要件，第二个侵权要件造成公众混淆便无从谈起，进而得出涉外定牌加工不构成商标侵权的结论。近年来司法界已转变以前观点，倾向于认定涉外定牌加工不构成侵权，2004年北京市高级人民法院公布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第13条规定，因受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，虽其商标与权利人的注册商标相同或相近但不可能造成相关公众混淆误认，不应认定构成侵权，但在2006年修订该解答时该条规定被删除。2009年最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务发局若干问题的意见》中指明:“完善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”虽然该意见没有明确表明涉外定牌加工产品不构成侵权，但言外之意在于若构成侵权的应当符合上述条件，也存在不构成侵权的情形。

构成侵权和不构成侵权是学界和实务界的两种主流观点，另外还有一种观点是:区别情况进行商标侵权认定，他们认为判别是否侵权的标准在于商品类型是否相同，在相同商品中使用相同商标应认定侵权，在不同商品使用相同商标或近似商标不应认定商标侵权。⑨沈强:《涉外定牌加工中的商标侵权问题》，《国际商务研究》2009年第5期。

三、涉外定牌加工是否构成商标侵权的法理分析

1.法律适用:商标侵权三大构成要件

涉外定牌加工是否构成商标侵权不能仅依据侵权人是否在相同产品上客观地使用商标而加以判断，而应由商标侵权构成要件入手并结合2014年修订《商标法》内容进行法理分析。

一般民事侵权理论认为，侵权的构成有四大要件:一是存在违法事实，二是有主观过错，三是损害后果，四是损害行为与行为后果间有因果关系。但商标侵权不同于一般民事侵权，根据现行《商标法》第五十七条关于侵犯注册商标专用权行为的规定，侵权人有无过错并不是商标侵权的构成要件。因此，商标侵权应具备以下三大要件:违法行为、损害结果和因果关系。具体而言，商标违法行为是指未经权利人许可擅自使用商标，损害结果是指给公众造成混淆或存在混淆的可能，因果关系是指擅自使用商标的行为导致公众造成混淆或存在混淆的可能性。但对于判断涉外定牌加工产品是否侵权来讲，只要考虑商标侵权中的违法行为要件——对他人商标的使用即可。

2.构成商标法意义上的使用是判定涉外定牌加工侵权的关键

构成商标侵权的违法行为要件应当包括两方面:一是未经国内商标权人许可擅自使用他人商标，二是构成商标法意义上的使用。商标专用权作为一种财产权，权利人可以通过许可、转让等方式授权他人使用其注册的商标以便获取利益。涉外定牌加工产品的加工方显然没有经过国内商标权人的许可而使用其商标，这符合违法行为的第一方面。加工企业曾提出异议，涉外定牌加工产品虽没有取得国内商标权人的许可但取得了国外商标权人的许可，这不应认定为擅自使用他人商标。由于商标具有地域性，我国《商标法》保护的是国内商标权人的利益，关注的是加工方加工的产品是否取得国内商标权人的定牌加工产品，如果加工方不仅取得外国许可而且也获得国内商标权人的同意生产产品，那这个问题便不存在争议。

就第二个方面而言，涉外定牌加工产品的商标贴牌行为是否构成商标法意义上的使用才是认定是否构成商标侵权构成要件中“违法行为”的重点。2013年修改的《商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。该规定相比于修改前的商标法而言，增加了商标的使用是为了“识别商品来源”这一标准，更为明确地指出“使用”的定义。2002年《商标法实施条例》只规定“商标使用定义为在商品广告等上贴用商标”，所以不少执法者以为只要行为人未经商标权人实施在一件商品上贴上了他人商标的行为即构成侵权，无疑扩大了商标侵权的范围。但该条规定在2014年修订的《商标法实施条例》中被删除。增加了“用于识别商品来源”这一功能性要件，且在《商标法》第五十七条中将侵犯注册商标权的行为增加至七种，以上表明立法者已越来越清晰的意识到，商标的本质是一种标识权，具备识别的功能才是商标使用行为的核心特征，只有构成商标法意义上的使用才会构成侵权。

商标法意义上的使用并非简单地在商品上贴附他人商标这一客观的“使用”行为，而是必须表明商品或服务的来源，因为识别功能是商标的基本功能。如果商标上的使用不是为了使公众认识到该商标上的商品或服务与其他商品的不同，那么就不能构成商标法意义上的使用，也就不构成商标侵权。对于定牌加工产品而言，国内生产商受外国客户委托在生产产品中贴附客户授权的商标，并将全部产品运往国外，没有让国内公众通过该商标认识到商品的不同，无法发挥商标的指示商品来源的作用。既然无法发挥商标的基本功能，就不能认定定牌加工产品贴附商标的行为构成商标法意义上的使用，也就不符合商标违法行为构成要件的要求，因此，不能认定涉外定牌加工产品属于商标侵权。

就上述案例而言，由于《商标法》尚未修订，海关和法院对“商标的使用”这一规定按照字面含义加以理解，认为依照《商标法》及《商标法实施条例》的文义解释而认定涉外定牌加工构成侵权符合法律规定，未能深究“商标的使用”背后蕴含的法理和《商标法》的立法目的，存在一定的局限性。2014年《商标法》的实施及《商标法实施条例》的修改为定牌加工企业出口产品、海关知识产权执法、法院审理涉外定牌加工案件指明方向，定牌加工是否侵权的问题在法律上的争论相信也会告一段落。这起案件的定性将会有质的变化，由于泓信公司是受阿联酋方的委托，亦提供了该商标在阿联酋的注册证明，且该批货物全部出口至阿联酋，无论从主观意图还是客观行为上，都不具备在我国境内“用于识别商品来源”的功能性要件，因此不构成侵权。

有学者认为，我国是《TRIPS协议》等国际条约的成员国，定牌加工产品的出口有可能会影响成员国的消费者对商标的识别，所以，海关应认定涉外定牌加工产品构成侵权，有义务阻止这些货物的进出境。这种观点模糊了认定涉外定牌加工产品侵权的根本点和国际公约在我国法律中的转化问题。由于商标具有地域性，商标权人在国内注册的商标只能在国内有效，定牌加工产品运往国外，即使必须认定定牌加工产品构成侵权的法律依据应是出口国的法律。同时，我国立法、司法及执法实践中并不能直接适用国际公约，而应内化为我国法律，因此，认定涉外定牌加工产品侵权的法律依据不能是国际公约及我国法律，而是出口国的法律。

四、涉外定牌加工商标侵权问题的海关处理

1.相关政策考量

海关是知识产权边境保护的主要执法机关，也是公权力机关。海关适度合理“把关”才能促进外贸健康稳定增长、维护国家利益是职责。通过公权力保护知识产权这种私权利无可厚非，但必须符合保护国际贸易的原则，才能达到利益平衡。“利益平衡的适度保护”的主张[10]海关总署政法司知识产权处: 《试论我国海关知识产权保护工作的性质》， 《海关执法研究》2010年第1期。是我国对知识产权海关保护制度作用的高度概括，海关的过度保护不仅会对大量从事定牌加工业务的中国企业利益造成伤害，而且必将阻碍中国对外贸易的正常发展。如果海关机械的运用法律反而会使国内商标人滥用权利，不但不利于保护定牌加工生产商，且不利于海关适当保护知识产权的权利，所以实施知识产权海关保护应当坚持适度原则。

在《TRIPS协议》未规定对出口货物进行知识产权监管的情况下，我国海关在出口环节实施知识产权保护无疑是受到国外的各方面的压力所致，已经超出《TRIPS协议》成员国所必须履行的最低义务。有人担心认定涉外定牌加工不构成商标侵权有悖于创新型国家的建设，甚至使中国成为“造假中心”。首先，判断造假中心的法律依据是出口目的国的商标法，用外国商标法判断涉外定牌加工产品是否侵权违反了商标权的地域性。其次，中国目前正在由一个制造大国向创新型国家转变，但相对于发达国家而言，我国知识经济占有率偏低，加工制造业仍将是我国经济发展的支柱，不仅可以充分发挥国内劳动力资源的优势，开拓国际市场、增加外汇收入、推动区域经济的发展，而且可以有效地缓解国内就业压力，减少社会的不安定因素。认定侵权无疑使所有的加工企业不能承接国外订单，间接造成我国对外贸易发展的损失。

2.处理对策

有学者提出涉外定牌加工是否侵犯商标权必须立法予以明确的观点，其实涉外定牌加工是否侵权的争论根源在于商标法规定和商标法原理的理解适用，只要能够灵活运用商标法中关于“商标的使用”、“商标侵权行为”规定，无需通过单独的立法解决。甚至有人呼吁在立法尚未对“定牌加工”产品是否侵权进行定性前，海关一律作出“不能认定侵权”的结论，待权利人向法院提起诉讼。[11]曹艳华:《对定牌加工侵权认定的法律思考》，《上海海关学院学报》2011年第1期。但此种说法本身不利于企业快速便捷通关，更对海关依法履行职责带来负面影响。而且“构成商标法意义上的使用才具有构成侵权的可能性”的观点已被司法界普遍接受，如果海关仍认定涉外定牌加工产品侵权或作出不能认定侵权的结论，可能将面临行政诉讼且有较大的败诉风险。经过前文论述，海关对此类问题的执法依据是《商标法》、《知识产权海关保护条例》等，可以在《知识产权海关保护条例》的框架内根据2014年《商标法》上关于“商标的使用”条文适用法律法规，并非无法可依。

海关启动知识产权保护有两种模式，一种是被动保护，一种是主动保护。不管哪种模式，权利人都必须提交申请并提供担保。在被动保护模式下，海关不能主动调查，不存在认定是否侵权的操作。在主动保护模式下，海关必须启动对涉外定牌加工产品的调查。海关不能在没有分析涉外定牌加工产品具体状态的情况下，适用《商标法》五十七条的相关规定，认定定牌加工出口产品侵犯商标权，或因《商标法》中未有禁止进出口侵权产品的规定而直接以《知识产权海关保护条例》和《海关行政处罚条例》为执法依据作出行政处罚。鉴于我国海关已与其他110多个国家海关开展互助合作，且在当前侵权形式愈加隐蔽化的情形下，将侵权货物堵截在国门之内是海关职责，因此，海关也不能草率地适用《商标法》第四十八条规定，一律认定所有涉外定牌加工产品不侵权。海关处理涉外定牌加工应以构成商标法意义上的使用为认定标准，区别情况谨慎调查，得出适当结论。

海关需查看涉外定牌加工产品是否有国外委托方拥有商标权的相关证明文件及委托合同。若受委托方可以证明此行为确实是涉外定牌加工，而且该批货物也在授权范围内进行生产的，海关应予以侵权责任的豁免，认定该产品不侵权并放行该批货物。若无法判定证明文件是否真实，海关可以作出不能认定该批货物侵犯知识产权的结论，且自扣留之日起50个工作日内未收到法院协助执行通知的应当放行货物。若定牌加工生产商超出委托合同之外自行生产印有委托方的商标，海关应认定该批货物侵权。虽然此种情形不涉及我国《商标法》的适用问题，而应以外国法律为依据，但由于我国海关与其他国家海关开展双边或多边执法互助协作，海关应当扣留该批货物。就上述案例而言，广州海关应审查泓信公司提交的证明材料，必要时让阿联酋公司予以协助，如果调查后确认该批货物由阿联酋公司委托加工的，应当放行该批货物。

处理涉外定牌加工产品的商标权问题是海关实施利益平衡的适度知识产权保护的重要组成部分，海关作为边境执法者应充分理解立法原意及法律内涵，避免因僵化、机械地套用知识产权的法律法规而使加工方利益受损，增加行政诉讼乃至败诉的风险。2014年《商标法》已实施一年之久，海关如何处理涉外定牌加工适用商标法的问题应能得到有效解决。