由一件侵犯专利权纠纷案件引发的思考

马筱岩，李文娟，马博静，范 丽

(国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 材料部, 北京 100190)

由一件侵犯专利权纠纷案件引发的思考

马筱岩，李文娟，马博静，范 丽

(国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 材料部, 北京 100190)

从一件侵犯专利权纠纷案件出发，对权利要求存在明显不清楚缺陷的情况进行了分析和讨论，并总结了该案件对专利申请和专利审查工作的启示。

专利侵权；不清楚；导磁率

最高人民法院[2012]民申字第1544号民事裁定书，即申请再审人柏万清与被申请人成都难寻物品营销服务中心、被申请人上海添香实业有限公司侵害实用新型专利权纠纷案，被最高人民法院推选为“2012年中国法院知识产权司法保护十大创新性案件”。本案中，最高人民法院明确指出对于权利要求的撰写存在明显瑕疵，无法准确确定专利权的保护范围的，不应认定被诉侵权技术方案构成侵权。本案体现了最高人民法院合理强化民事程序在纠纷解决的优先和决定地位，促进民行交织的知识产权民事纠纷的实质性解决的政策导向，对类似案件的审查和处理具有一定的指导意义。

一、案情介绍

案件涉及申请人柏万清拥有的专利号为ZL200420091540.7，名称为“防电磁污染服”的实用新型专利，授权公告的权利要求1为：“一种防电磁污染服，它包括上装和下装，其特征在于所述服装在面料里设有由导磁率高而无剩磁的金属细丝或者金属粉末构成的起屏蔽保护作用的金属网或膜。”难寻中心销售了由添香公司生产的添香牌防辐射服上装，该服装的面料里设有起屏蔽作用的金属防护网，起屏蔽作用的金属防护网由不锈钢金属纤维构成。

柏万清认为,难寻中心销售的该产品侵犯其实用新型专利权，请求四川省成都市中级人民法院判令难寻中心停止销售被控侵权产品，添香公司停止生产、销售被控侵权产品并赔偿经济损失。四川省成都市中级人民法院认为,柏万清既未明确涉案专利技术特征中导磁率高低的区分标准，亦未证明被控侵权产品所采用的不锈钢丝的导磁率已达到上述“高”限的情况下，其所举证据材料不足以证明被控侵权产品落入其专利保护范围。因此，成都市中级人民法院一审对柏万清的主张不予支持。柏万清对一审结果不服，向四川省高级人民法院提起上诉。四川省高级人民法院二审维持原判。

柏万清对二审结果不服，向最高人民法院申请再审，并提交了9份证据，以证明高磁导率系本领域中频繁使用的技术术语，本领域技术人员能够理解其含义。最高人民法院综合以上证据，认为根据涉案专利的权利要求书和说明书，难以确定涉案专利中导磁率高的含义。而根据柏万清提供的证据，也不能证明在涉案专利所属技术领域中，本领域技术人员对于高导磁率的含义或者范围有着相对统一的认识，而如果认为本领域技术人员能够根据具体使用环境确定具体的安全下限则会导致保护范围过于宽泛，亦缺乏事实和法律依据，据此裁定驳回柏万清的再审申请。

二、案件分析

根据《专利法》第二十六条第四款的规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围；《专利法》第五十九条第一款规定，发明或者实用新型的保护范围以其权利要求的范围为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。可见权利要求书是用来界定专利权的保护范围的重要依据，准确界定权利要求的保护范围，是判定被诉侵权技术方案是否构成侵权的前提条件。高院的裁定结果表明，如果权利要求的撰写存在明显瑕疵，并且结合说明书以及本领域的公知常识以及相关现有技术等，仍然不能确定权利要求中技术术语的具体含义，无法准确确定专利权的保护范围，则无法将被诉侵权技术方案与之进行有意义的侵权对比。因此，对于保护范围明显不清楚的专利权，不应认定被诉侵权技术方案构成侵权。

本案争议的焦点是实用新型专利权中的“导磁率高”是否在本领域中具有明确的含义，是否能够清楚界定权利要求的保护范围。柏万清向最高人民法院申请再审时提供了9份证据来证明涉案专利的权利要求的保护范围是清楚的：

申请人提供了证据一《现代汉语词典》和证据二《中国大百科全书(物理学)》，用来证明“导磁率”以及“导磁率高”都是本领域普通技术人员公知的技术常识。

依据《专利审查指南》规定，权利要求中不得使用含义不确定的用语，如“厚”、“薄”、“强”、“弱”、“高温”、“高压”、“很宽范围”等，除非这用语在特定技术领域中具有公认的确切含义。例如在无线电领域的“短波段”、“长波段”、“特高频率波段”，在化学高分子领域中的线形低密度聚乙烯、特低密度聚乙烯等，由于这些词语在所属技术领域具有公认的或者通常可接受的含义，因此通常不会导致权利要求的保护范围不清楚。但在本案中，“导磁率”在不同的应用条件下具有多种不尽相同的定义，并且导磁率在不同的实际情况下也并不是常数，而所谓的高导磁率更是在不同技术领域具有多种不同的界限范围，这些范围可能具有几个数量级上的差异。由于权利要求中没有明确记载“导磁率高”的含义或范围，说明书中仅记载了由导磁率高而无剩磁的金属细丝或金属粉末构成的起屏蔽保护作用的金属网或膜，所述金属细丝可用市售5到8丝的铜丝等，所述的金属粉末可用如软铁粉末等，而对导磁率的定义、导磁率高的范围以及影响导磁率的其他参数都没有做出具体的解释说明。因此，涉案专利难以通过说明书和所提供的工具书中的记载来界定权利要求的保护范围。

申请人还提交了出版物证据三至九，以证明本领域中高磁导率系频繁使用的技术用语，本领域技术人员能够理解其含义。然而在这些证据中，都只是描述了在某些特定的技术领域中，高磁导率材料的一些性质和应用，都没有提及在涉案专利所属技术领域中，“导磁率高”所代表的具体含义或其所涵盖的数值范围；证据八虽然记载了人体防电磁辐照的安全限制，但其中没有记载与导磁率或磁导率有关的内容。从申请人提供的这些证据可以看出，虽然在某些现有技术中确实采用了高磁导率、高导磁率等表述，但根据技术领域以及应用场合不同，所谓的导磁率高的概念和范围都十分宽泛，这些证据不能支持申请人关于本领域技术人员对于高导磁率的含义或范围有着相对统一认识的观点。

对于申请人柏万清提出的对于不同的防辐射环境需要，本领域技术人员可以先测定出辐射，然后选择能够实现防辐射目的的导磁率材料，其实际上是将能够实现防辐射目的的所有情形均纳入涉案专利权的保护范围，即该权利要求请求保护所有能够实现防辐射目的的技术方案，保护范围过于宽泛，亦缺乏事实和法律依据。

基于上述证据和理由，最高院认为本领域技术人员难以确定权利要求1中“导磁率高”的具体范围或具体含义，不能准确确定其保护范围，无法将被诉侵权产品与之进行有意义的对比，因此不能认定被诉侵权产品构成侵权。

三、对专利申请和专利审查工作的启示

虽然本案是一宗专利权侵害纠纷，但该案件的审判结论在专利的申请和审查中都具有一定的启示作用。

(一)对专利申请的启示

从申请的角度而言，由于权利要求1中使用了含义不确定的用语，而说明书中没有对这一用语做出明确的解释说明，导致了权利要求1保护范围不清楚这一缺陷无法通过修改来克服，也无法通过说明书的记载来确定保护范围。假设专利权人在撰写申请文件时，在说明书中对“导磁率”进行了明确定义，并且对“导磁率高”给出了具体的数值范围，申请人完全可能用说明书中记载的内容来解释权利要求的保护范围，从而清楚界定能够行使其权利的界限，则专利权人还存在判定侵权成立的可能性，不会在侵权诉讼阶段出现由于权利要求不清楚，而导致其主张在侵权诉讼中难以获得支持的情况。

为使专利权人能够维护自身的合法权益，避免此类案件的发生，申请人或代理人在撰写申请文件时应根据所属技术领域的特点准确、合理地描述技术特征，明确保护范围，在没有基准或比较对象的情况下，权利要求书中应慎用如“厚”、“薄”、“高”、“强”等含义不确定的用语或含义不清楚、不通用的词汇，如果必须要使用类似的用语，也应在说明书中对这些用语所代表的意义以及涵盖的范围进行详实、完备的描述，使说明书能够清楚解释权利要求的保护范围。

(二)对专利审查的启示

由于部分申请人对专利法及其相关规定的不熟悉或不理解，在申请文件的撰写上可能存在明显不清楚的缺陷，审查员在处理此类案件时，应站在本领域技术人员的角度，准确判断案件的走向，特别是对于有授权前景的案件，应引导申请人对权利要求进行合理合法的修改。

1.实用新型专利的审查。为了提升实用新型专利的授权质量，对作为授权核心标准的权利要求保护范围是否清楚的问题进行讨论和研究是十分重要的。由于实用新型专利申请实行初审制度，因此确保权利要求的保护范围清楚是初审的重要内容之一，初审中对申请文件中涉及“明显不清楚”的实质性缺陷应当进行客观公正的审查，它关系到权利人能否有效主张权利，社会公众能否提前预判自己的行为是否侵权，法官能否正确判断被控侵权物是否落入专利的保护范围。可见，权利要求保护范围清楚与否是专利权在后续相关程序能够得到正确判断的基础。审查员应提高对疑似明显不清楚缺陷的敏感度，如果对存在明显不清楚的权利要求做出授权，很可能导致申请人如本案中一样，虽然获得了专利权，却在维权中难以获得法律保护，这不仅导致专利权人在被授权后难以进行侵权判定和维权，而且浪费大量的人力和财力，造成行政和社会资源的浪费。

2.发明专利的审查。在发明专利的审查中，检索是判断一项申请能否获得专利保护的重要环节之一，而权利要求的保护范围不清楚，可能会导致无法对权利要求做出有意义的检索。如果保护范围不清楚的缺陷能够通过修改权利要求的方式来克服，则审查员可以引导申请人对权利要求做出修改，在修改方式可以预期的情况下，可以对预期的修改结果做出预检索和假设评述，从而达到节约审查程序的目的；如果不清楚的缺陷不能通过修改来克服，申请人提交了意见陈述来对不清楚的问题进行了澄清，则审查员需要根据实际情况判断这种澄清是否可以接受；如果说明书和权利要求书均未对相关内容做出清楚、完整的说明，导致权利要求不清楚的缺陷无法通过修改和意见陈述来克服，则此发明专利申请很有可能没有授权前景，审查员应站在本领域技术人员的角度，对保护范围明显不清楚的缺陷进行充分详细的说理，使申请人能够信服。在确权阶段，保持权利要求的边界清楚是至关重要的，因此必须满足专利实质审查的要求，授权前必须保证权利要求表述清楚，保护范围明确。

总之，在进行专利审查工作时，审查员不能仅从权利要求的字面意义上考虑其是否应按专利法规定授予专利权，还应该准确把握本领域技术人员在专利审查中所处的位置，从所属技术领域的实际情况来分析权利要求的保护范围是否清楚，确保在不同环节中具备相关知识和能力的大多数人群对权利的边界不会产生歧义，审查员甚至应该更进一步，站在公众利益的角度上思考权利要求的保护范围是否适当，其获得的权利是否稳定。这样将有利于审查员调整好本领域技术人员所处的高度，正确平衡申请人与社会公众的利益，有助于准确判断专利申请的最终走向。

[1]中华人民共和国最高人民法院民事裁定书(2012)民申字第1544号。

[2]四川省成都市中级人民法院(2010)成民初字第597号民事判决。

[3]四川省高级人民法院 (2011)川民终字第391号判决。

[责任编辑刘福满]

ThinkingfromaPatentInfringementDisputeCase

MA Xiao-yan, LI Wen-juan, MA Bo-jing, FAN Li

(MaterialDepartment,BeijinCenterofPatentExaminationCooperationCenterofPatentOffice,StateIntellectualPropertyOfficeoftheP.R.C,Beijing100190,China)

This paper, starting with a patent infringement dispute case, discusses and analyzes the condition that there is obvious unclear defects for claim of right, and summarizes the enlightenment of this case on patent application and patent examination.

patent infringement; unclear

2015-05-06

马筱岩(1985-), 女, 北京人,国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心材料部研究实习员, 硕士, 主要从事专利审查实务的研究。

D923

A

1009-9042(2014)06-0029-03