标准必要专利诉讼引发的思考FRAND原则与禁令

史少华 / 工信部电子知识产权中心

标准必要专利诉讼引发的思考FRAND原则与禁令

史少华 / 工信部电子知识产权中心

随着技术创新速度加快，全球经济一体化程度加深，标准和专利作为技术推广的重要手段，不可避免的结合在一起，特别是在信息产业与通信产业领域。近年来，随着信息技术与通信技术的深度融合、移动互联网的发展，以及智能终端设备的普及，越来越多的传统IT企业进军到通信领域。随着市场竞争加剧，全球主要跨国公司之间因标准必要专利引发的诉讼大战，再次让标准中的专利问题成为全球讨论的热点。如：美国苹果公司与韩国三星公司之间的专利大战几乎打遍全球主要市场；美国微软公司与摩托罗拉公司之间就标准必要专利许可使用费纠纷在美国法院打的不可开交；HTC公司与美国苹果公司之间就标准必要专利的使用费纠纷通过诉讼达成和解；我国两大通信企业华为公司与中兴通讯就标准必要专利侵权在海外市场展开互诉；华为就标准必要专利使用费费率在深圳市中级人民法院起诉美国IDC公司等。。

这些因标准必要专利引发的诉讼主要围绕着两个问题，一是按照公平合理无歧视（FRAND）原则许可标准必要专利；另一个是标准必要专利的禁令救济。国际上许多机构对这两个问题进行了积极思考与热烈讨论，并发布了许多文件，如：2013年1月8日，美国司法部和专利商标局联合发布的《关于F/RAND原则标准必要专利救济方式的政策声明》；2013年4月25日，华盛顿州西区联邦法院Robart法官在微软与摩托罗拉案件判决书中谈到的与F/RAND原则有关的参考因素；2013年8月3日，美国总统行政办公室美国贸易代表发布了推翻美国国际贸易委员会（ITC）授予韩国三星公司对美国苹果公司某些电子设备实施“排除令”的决议；欧洲电信标准化协会（ETSI）内部关于知识产权政策改革的讨论等；2013年4月，深圳市中级人民法院叶若思、祝建军、陈文全联合在《电子知识产权杂志》发表的《标准必要专利使用费纠纷中FRAND规则的司法适用——评华为公司诉美国IDC公司标准必要专利使用费纠纷案》文章等。这些资料为推动司法机构、行政执法单位、标准化组织以及产业界进一步解决这两个问题提供了重要参考。

一、关于FRAND许可原则的讨论

当标准化组织在制定某些标准时，部分或全部标准草案由于技术上或商业上没有其他可替代方案，无可避免的要涉及到专利或专利申请。当这样的标准草案成为正式标准后，实施该标准时必然要涉及到其中含有的专利技术，这就是所谓的“标准必要专利”（standards-essential patents，SEP）。国际上的主要标准化组织纷纷通过制定各自的知识产权政策，尽可能鼓励成员披露标准中涉及到的必要专利，并在长期的实践博弈中形成了“公平、合理无歧视”（Fair, Reasonable and Non-discriminatory, FRAND）的许可原则，来平衡专利权人和标准实施者（潜在被许可人）的利益。

标准化组织成员在制定标准时承诺，如果标准中含有自己的专利，将按照FRAND原则向标准实施者收取专利许可费用。具体许可费用和许可费率，在标准发布后由专利权人与标准实施者单独谈判确定，标准化组织不参与其中。FRAND原则是各大标准化组织知识产权政策中本组织成员单位需要履行的许可义务之一。FRAND原则本身没有准确定义， “公平合理无歧视”含义模糊不清缺乏有效判断标准，一直以来标准必要专利权人和标准实施者在FRAND原则的指导下，通过具体许可谈判达成一致。

近年来所发生的标准必要专利诉讼中，FRAND许可原则成为争议焦点，从而引发标准各相关方重新审视FRAND原则，并积极寻找完善措施。目前，关于FRAND原则主要讨论的内容有：

1. FRAND许可承诺是否具有合同性质

FRAND许可义务是标准化组织知识产权政策的重要内容，标准必要专利权人做出FRAND许可承诺，意味着专利所有者将根据公平、合理和无歧视条件来许可标准实施者使用该专利。那么是否可以将FRAND许可承诺理解为一种事实上的合同关系呢？目前各方对此存在一些异议。

一种观点认为，专利权人加入标准化组织并做出FRAND许可承诺，这本身并不意味着，在标准必要专利权人和标准实施者之间创设任何许可合同。FRAND许可承诺，只表明专利权人愿意与标准实施者即被许可人通过谈判的方式，最后达成正式的许可合同。专利许可合同本身需要考虑的因素非常多，需要许可方与被许可方共同协商达成一致，若FRAND许可承诺本身就是一个合同的话，太过简单模糊，无法保障合同双方的利益。因此认为，FRAND许可承诺只是一种许可意愿的表达，而非合同性质。深圳市中级人民法院审理华为和IDC案件的法官认为，FRAND许可承诺不宜理解为标准必要权利人与标准实施者之间已经成立合同关系。

另一种观点则认为，专利权人做出FRAND承诺，就表明其授权签字被许可人实施期专利，双方之间已形成实质上的专利实施许可合同关系，关于许可费率等细节问题，则是合同履行过程中应协商确定的问题。在双方无法达成一致的情况下，应根据合同法的规定通过协商补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。

2. FRAND许可费率

FRAND原则的核心问题是许可费率，即确定公平合理无歧视的许可费率。理想状态的FRAND许可费率是综合考虑了标准必要专利价值、产品利润贡献率、市场贡献率、专利研发成本等因素后，量化出一个费率。但实际要计算出这样一个FRAND许可费率非常复杂，基本不可行。在2006年前后，ETSI曾试图通过规定一个封顶许可费率来量化FRAND原则，但考虑到此举可能违反《反垄断法》，加上各相关方无法达成共识，最后不了了之。

另外，许可方与被许可方都希望FRAND许可费率能够符合各自利益。一方面被许可方希望费率能够尽可能的低；另一方面许可方希望通过将自己的专利技术贡献到标准中去，以此获得一个比较合理的回报，弥补研发成本与风险。但是近年来的诉讼中，许可人与被许可人对于“公平合理无歧视”许可费率的理解上存在巨大分歧，无法在谈判中达成一致意见。例如，在微软诉摩托罗拉的案子中，关于微软的游戏机“Xbox”等产品中采用的H.264视频和802.11无线标准相关专利，摩托罗拉要求微软每年支付高达40亿美元的使用费，而西雅图地区法院认为，微软应向摩托罗拉支付的专利使用费应为每年180万美元。

这些诉讼的裁决为FRAND许可费率的谈判和判断提供了重要的参考依据。华盛顿州西区联邦法院Robart法官在微软与摩托罗拉案件的判决书中提到，在标准必要专利许可谈判中，标准必要专利在FRAND许可承诺下，应当符合下列四个基本经济原则：

（1）FRAND许可费应有助于该标准的推广；

（2）决定FRAND许可费的方法应尽量减少阻止该标准推广的风险，即“专利挟持”（Patent Hold-Up）风险，还要考虑到今后可能出现的其他标准必要专利的专利费累加问题（Royalty Stacking）；

（3）FRAND许可费应保证专利权人在其IP方面的投资获得合理回报；

（4）FRAND许可费应当限制在基于该专利技术经济价值的合理许可费用，而不应考虑该专利被纳入标准后的经济增值部分。

Robart法官在Georgia Pacific因素的基础上，提出了确定FRAND许可费率应考虑的因素，包括：

（1）已有的授权协议，如果双方在谈判和签署该协议时，很清楚的了解FRAND的义务和专利池，这会帮助对假设的、关于标准必要专利许可谈判的理解；

（2）被授权人已支付的、相似专利的专利许可费（如有）；

（3）限制在基于该专利技术经济价值的合理授权费用（不考虑该专利被包括进标准的经济价值）；

（4）其他可替换的、当时可能写进该标准的技术；

（5）该标准和实施该标准产品的总的专利和授权环境。这会帮助法庭考虑假设的授权谈判中的专利费累加问题（“Royalty Stacking”）；

（6）关于“不歧视”原则，要考虑两个因素：对授权对象来说，专利费应合理；对所有人或单位来说,专利费应大概一致。

深圳市中级人民法院的法官认为,FRAND许可费率的合理性，至少应该考虑以下两个因素：一是专利许可使用费不应超过产品,例如按一定比例范围，对许可使用费应进行总量控制；二是标准必要专利权人不能因专利被纳入标准而获得额外的利益。

此外，关于FRAND许可费率存在的讨论还有：

（1）统一费率与差别费率

在全球范围内实施统一的许可费率，是依据公平合理无歧视，还是应该根据各个国家的经济发展水平、司法判决经验与习惯、专利权人当地的专利数量与质量等因素实行差别费率。

（2）许可费率计价基础原则上，专利权人既可以向零部件厂商收费，也可以向整机厂商收费。但是考虑到零部件产品价格远远低于整机价格，同样的许可费率获得的许可费收入大不相同，以及企业自身商业策略、产业链分工合作等因素，绝大多数专利权人收取许可费率的计价基础多为最终产品。现在有企业提出，FRAND许可费率应该是以实施标准的“最小可销售单元”为计价基础，而不是最终产品。例如，某通信标准与芯片有关而非手机整机，则标准必要专利权人在依据FRAND原则收取许可费的时候，应该以“最小可销售单元”即芯片的价值来计算许可费，而不是以装有该芯片的手机价格为计价基础。

二、关于标准必要专利禁令救济的讨论

一般来说，“禁令”是专利法为了保护专利权人利益而赋予的核心救济手段，适用于所有普通意义上的专利。我国《专利法》（2008）第六十六条中明确规定：“专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。”

但是，近年来，三星和摩托罗拉在各自与苹果的专利纠纷中，都试图通过申请禁令救济，来达到限制竞争对手或取得许可谈判优势地位的目的。其中三星和摩托罗拉都是传统通信厂商，都参与制定了通信产业相关标准，都有专利被标准采用，也都向标准化组织做出了FRAND许可承诺；而苹果公司因实施标准而侵犯了两家公司的专利，导致产品面临被禁的风险。像这种做出过FRAND许可承诺的标准必要专利权人是否应该像一般专利权人一样，毫无限制的实施禁令救济？这样做是否会导致某个必要专利挟持整个标准？是否会损害竞争、损害消费者利益和公共利益？这些问题在业界引起广泛讨论。

目前就标准必要专利的禁令救济问题，主要有三种观点：

1. 完全限制禁令救济

持这种观点的人因为担心标准必要专利权人会利用禁令威胁标准实施者，要么支付高额专利许可费，要么停止一切侵权行为，从而导致单一专利对整个标准的挟持现象。所以主张：如果标准必要专利权人做出FRAND许可承诺，则意味着该权利人不能就该必要专利寻求禁令救济；必须履行承诺，许可所有标准实施者使用必要专利；具体的许可费由专利权人与被许可人通过谈判确定；权利人的救济方式只能依靠侵权赔偿手段。

2. 完全不限制禁令救济

持这种观点人则担心“反向挟持”的问题，即专利权人被标准实施者挟持：如果专利权人失去禁令救济手段，可能会出现被许可人不接受专利权人的FRAND许可条件，恶意拖延专利许可谈判，或者严重压低许可费使专利权人研发投入无法获得合理补偿等情况；其次，由于缺乏禁令这个有效的维权武器，专利权人无法有效制止他人的侵权行为，这会抑制创新的积极性。

因此他们主张：禁令救济是专利法赋予专利权人的神圣不可侵犯的权利，虽然标准必要专利权人依据标准化组织的知识产权政策做出FRAND许可承诺，但这并不表示他们放弃禁令救济途径，他们依然可以将禁令救济作为许可谈判的后盾，来保证自己的研发投入得到合理的回报。

3. 有条件限制禁令救济

为了平衡专利权人与标准实施者的利益，综合两种极端观点，得出第三种观点：必要专利的禁令救济，既不能全面禁止也不能不加限制，要有条件的发放——FRAND承诺并不意味对禁令救济的排斥，虽然专利权人做出FRAND许可承诺，但如果在某些特殊情况下，专利权人仍可以寻求禁令救济。

至于具体有哪些特殊情况，目前业界仍在激烈讨论中。根据近期发生的一些立法、司法实践，和业界讨论，列举出以下几种发放禁令的特殊情况：

（1）美国最高法院在2006年eBay案确立的禁令救济四要素：原告已经遭受不可挽回的损害；法律上的救济方式（如金钱损害赔偿）无法适当地补偿此损害；在考虑原被告双方的利弊得失下，此项衡平法的救济方式是有正当理由的；公共利益不会因禁令的发布而遭到损害。

（2）业界讨论初步达成的方案：如果被许可人无意支付专利使用费，专利持有人别无他法，只能寻求禁令。其中被许可人无意支付专利使用费的表现可能包括：拒绝获得许可；表明不会支付许可费；拒绝由中立第三方确定FRAND许可条件；不适当的拖延第三方确定FRAND许可条件的程序，或不遵守第三方裁决结果。

三、思考与建议

本轮关于标准必要专利的讨论，对于我国产业发展，特别是信息技术与通信产业具有重要意义。

1.完善法律法规体系建设

我国已建立了相对完善的知识产权法律法规体系和标准化体系，并初步建立了反垄断法法律体系，但是在各个法律法规体系中，尚缺乏对标准必要专利相关问题的规定。需要各相关机构密切跟踪本轮标准必要专利问题讨论动态，及时补充、更新、完善我国在这方面的法律法规体系。

2.充分发挥司法机构的重要作用

本轮标准必要专利问题讨论最重要的特点是，司法机构在解决FRAND许可费率和禁令救济问题中发挥了重要作用，通过解决标准必要专利诉讼，为产业界和标准化组织在明晰FRAND原则参考因素和禁令救济适用情行上提供了重要的参考依据。随着华为在深圳起诉美国IDC公司一案，中国的法官们已经开始参与处理棘手的标准必要专利诉讼。这些案例将有助于提高我国产业界对FRAND原则的认识，提升企业标准必要专利许可谈判的能力。

3.加快建立各级标准化组织知识产权处置制度

目前，国际主要标准化组织正在修改完善各自的知识产权政策，改革重点是FRAND许可与禁令救济部分。我国国家标准化管理委员会即将于2013年发布《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》，同时与之相配套的国家标准也正在制定过程中。国标委的规定有助于推动我国国家标准和地方标准制定组织尽快确立各自的专利政策、处置规则等，这对行业标准制定组织具有重要的指导意义。

4.加强对外交流合作，积极参与国际规则制修订过程

与以往不同，许多大的跨国公司的立场、观点和主张符合我国企业的利益。例如，微软公司和英特尔公司在FRAND许可谈判中所强调的立场、观点完全以产品终端制造企业的利益为出发点。因此，建议我国的主要制造企业密切关注国际发生的标准必要专利诉讼判决过程与结果，寻找立场相近的跨国公司，加强与之沟通交流合作，共同推动标准必要专利相关政策向着有利于我国企业的方向改进。同时鼓励我国企业走出去，积极参与国际主要标准化组织知识产权政策改革的讨论，并在其中发挥重要作用。