浅谈药品研发技术外包与知识产权问题

陈亚飞 （中国食品药品检定研究院，北京 100050）

近年来，国际大型制药企业纷纷将新药研发业务转移到中国，推动了我国药品研发技术外包（Contract Research Organization，CRO）服务产业的发展。在国际药品研发技术外包企业的带动和中国鼓励新药研发政策的大环境下［1－2］，中国CRO行业得到迅速发展。但是，由于合作双方对 《中华人民共和国合同法》（以下简称 《合同法》）的理解和认识还不深刻，知识产权意识不强，合作过程中产生的知识产权纠纷呈现出增加的态势［3－4］。本文将重点介绍在药品研发技术外包关系中需要关注的知识产权问题［5－7］。

1 药品研发技术外包的概念与意义

1.1 药品研发技术外包的概念

药品研发技术外包也称 “研究开发协议”，指药品生产企业寻求外部相互补充的资源进行创新，以合同的形式将药品研究开发中的某一环节外包给其他组织，以达到合理利用资源、增强企业竞争力的目的。一般来说，根据 《合同法》以及横向科技合作的实际情况，可供医药企业选择的研发技术外包方式或途径主要有技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询等几种类型。

1.2 药品研发技术外包的意义

现今，技术创新不一定来自于企业自身的资源能力，有时利用外部资源推进企业自身的技术进步更符合企业的利益。如将药品研发技术部分外包给CRO，一方面，可以解决企业内部资源不足，适时获取外部资源，合理控制管理费用；另一方面，CRO专业化的服务，有利于提高新药研发的水平和质量，减少新药申报注册过程中的周折和反复，使产品提前上市，大大降低企业的研发成本。

2 药品研发外包的内容

药品研发外包从20世纪70年代在美国兴起之初到现在，其内容已经改变了许多。最初，CRO提供的服务主要集中在临床试验方面，如今外包已涉及到药品研发的各个阶段，包括早期药物发现、药理毒性、剂型、配方开发、工艺开发、中间产品和API（有效药品成分）、分析测试、Ⅰ～Ⅲ期临床研究、政策法规咨询、产品物理成型、包装、推广、市场、产品发布和销售支持、药物经济学评价、商业咨询及药效追踪等。

3 需要关注的知识产权问题［8－10］

制药企业与CRO合作时，不仅要了解相关法律制度，明确标的技术内容、范围、工作条件和协作事项，应达到的技术指标和参数要求及验收的标准和方式等，还应做好技术资料的保密、技术成果的归属和分享、风险责任和违约的约定及对第三方权利要求的应对措施。实践证明，合作双方事先签订技术合同，对有关的权利、义务和成果权属进行约定，有助于减少和防范纠纷，并且有利于合同的解释和执行［11－12］。

3.1 明确知识产权归属

合作双方在进行合同洽谈的过程中，必须对知识产权的归属做出明确具体的约定。首先，明确彼此各自的知识产权内容、范围和界限。其次，对将会产生的技术成果的归属以及各自的权利做出明确约定。如果未作出约定，则技术成果应根据法律规定来判断其归属，具体而言有以下几种情况。

3.1.1 委托开发

委托开发合同履行过程中产生的技术成果的归属，要取决于当事人选择以何种方式保护所取得的技术成果。如果合同双方没有明确约定，则针对委托开发完成的发明创造，申请专利的权利属于研究开发人，但委托人可以免费实施该专利。而如果研究开发方转让了专利申请权，委托人享有以同等条件优先受让的权利。但是，如果技术成果属于技术秘密成果，则双方均有使用和对外进行普通许可的权利，类似共有关系。

3.1.2 合作开发

依据我国 《合同法》的规定，合作开发的成果或知识产权一般归合作开发者共同所有。实际上，如果双方已经确定了知识产权共享的前提和框架，成果的收益分配可以根据研发工作的实际贡献情况另行约定，不见得一定要在签订研发合同时明确，以免为尚存在不确定因素而现实意义不大的条款过分计较，影响双方的合作效果。另外，对于科研机构与企业合作申报的课题，若为各级政府资助的科研项目，合作申报项目的协议中对成果的知识产权归属问题进行约定时，各方首先要遵循或依从任务下达部门的知识产权规定，即各级政府有权代表国家对由其资助而产生的科研成果进行处置。在这个前提下，各完成方可以共享项目合作过程中产生成果的知识产权。

3.1.3 技术转让

技术转让不同于技术开发合作，它涉及到成果所有权或使用权的转移，技术转让包括专利申请权转让、专利权转让、专利实施许可和非专利技术的转让等。技术转让时，除了要重视和明确具体技术标的的性能指标、特点、实用性、转让价格、保密义务和违约责任等要素，还需要考虑技术转让的时间期限、地域范围和转让方式，如独占转让、独家转让、普通转让等方式。不同的转让方式，对受让方的权限约束是不同的，转让方因此而获得的收益也是有区别的。上述3种转让方式与受让方和转让方的权限和利益密切相关，双方签署协议时应当予以重视和明确。另外，对于一些从外国引进的技术，还应注意两方面的问题：一是该技术中所涉及的专利；二是其所含的技术秘密。专利许可，即卖方允许买方使用其专利。但是，仅仅依赖专利说明书中公开的内容，不能达到较佳或最佳的生产水准，其中还蕴含着许多技术诀窍，这些诀窍往往是需要另外付钱才能获得的技术秘密，目前很多专利权人尚未注意到这个问题。

3.1.4 技术服务

一般是服务方以技术知识为另一方解决特定的技术问题，这个技术或知识要么是公知公用的知识；要么是服务方享有使用权的经验或成果。如果是前者，这些技术的知识产权问题比较明晰；如果是后者，合同的费用除了常规的服务费外，还应当包含服务方成果的知识产权使用费。对于在履行技术服务合同过程中所产生成果的知识产权归属问题，应当根据技术服务的内容和各方的投入等具体情况在协议中予以规定。如果在协议中没有规定，则应该按照 《合同法》的规定执行，即服务方利用委托方提供的技术资料和工作条件完成的新技术成果，属于服务方；委托方利用服务方的工作成果所完成的新技术成果，属于委托方。

3.1.5 技术咨询

技术咨询其实是技术服务的一种特殊方式，它是以咨询方的技术、成果或经验对委托方的特定技术项目提出建议、意见和方案等。技术咨询合作过程的知识产权问题类似于技术服务，其中的焦点是后续的责任问题。一般情况下，在合作双方达成一致意见的前提下，委托方可以在合同中要求受托方承担由于采用了受托方的咨询报告和意见所造成的损失。但是，如果双方没有在事先的协议中约定，按照 《合同法》的规定，委托方按照受托方符合合同要求的咨询报告和意见做出决策后所造成的损失，应当由委托方承担。

3.2 辨识是否存在第三方权利

这个问题一般容易忽视。明确合同双方之间知识产权的归属还不够，还需要注意是否存在第三方的权利，以确保双方之间关于知识产权归属的约定是有效的、可执行的。第三方涉及CRO的员工、或签约研究人员、或协助CRO完成特定工作任务的第三方机构。CRO的研究开发工作最终都是通过若干研究开发人员实现的，这些人员可以是CRO自己的员工、或者是受CRO委托的第三方机构 （如科研机构、高校、检验机构等）的员工、或者是与CRO签署合同的独立个人等等。在这种情形下，要保证双方之间关于知识产权归属的约定有效，首先要保证CRO在法律上享有处分这些技术成果的权利。

3.2.1 CRO雇员的法定权利

CRO应当在其与员工的劳动协议及附属协议中，明确具体地规定员工在工作中所作出的创造发明和技术成果都应当归属于公司所有。否则，作为一项技术成果的开发人，员工还享有一系列法律所规定的权利，包括：（1）在 《专利法》下，专利的发明人或设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人；（2）在 《合同法》下，完成职务技术成果的个人有权在有关技术成果文件上写明自己是技术成果完成者以及取得荣誉证书、奖励的权利，还有从雇主处获得奖励或者报酬的权利；（3）在 《合同法》下，完成职务技术成果的个人有以同等条件优先从其雇主处受让其所完成的职务技术成果的权利。此外，CRO还需要关注雇员的前雇主等第三方主体的利益。

3.2.2 CRO的协作单位及其员工

如果CRO进一步委托第三方机构或与其协作完成研究开发工作中的部分内容，则CRO也成为委托研究或合作研究关系中的委托方或合作方。因此，CRO自己也需要在其与第三方机构的合同中明确约定知识产权的归属和限制。假如CRO因缺乏知识产权意识而未能在协议中通过约定明确取得完整、独立、无限制、无障碍的权利，则其就无权将这些技术成果的知识产权转让给委托一方的制药企业所有。即使双方在其合同中做出这样的约定，该约定也会因为CRO系无权处分相关财产和权利而被认定为无效。

3.2.3 与CRO签约的独立个人

对于那些与CRO签约的独立个人而言，CRO也需在与其的合同中明确约定双方对于相关技术成果的归属问题。

3.2.4 CRO雇员的前雇主或前委托人

如果相关雇员或个人曾经就相同研究工作为其他机构工作过，则CRO应当谨慎地注意不要侵犯这些机构可能享有的权利。中国法律规定：（1）离职后一年内继续从事于其原雇主的岗位职责或者交付的任务有关的技术开发工作的，其完成的技术成果也属于职务技术成果，其使用权及转让权属于公司或其他组织所有。（2）如果属于执行原雇主的工作任务，但又利用了CRO的物质技术条件的，应当根据原雇主和CRO达成的协议确认权益，不能达成协议的，则根据对完成该技术成果的贡献大小由双方合理分享。（3）从原雇主处离职的人员，根据合同约定，原雇主可以有权要求其禁止从事与原雇主竞争的业务，以及履行保密义务。（4）如果该个人之前为其他机构提供过类似的开发服务，则还要注意分辨和避免他将之前为其他委托机构开发完成的成果作为提供给CRO的交付成果，从而导致将他人享有权属的技术成果当成自己拥有的技术成果，从而引发侵权风险。

3.3 知识产权的保护和管理问题

3.3.1 选择适当方式保护技术成果

选择以何种方式保护技术成果，需要考虑不同的因素。尽管按照多数国家专利法的规定，一项发明在申请专利时必须 “充分公开”，并将此作为获得专利的先决条件，但 “公开”到什么程度才算“充分”，法律并没有明确具体的规定。所以，专利申请人在提出专利申请时，一般仅以 “充分公开”得以获得批准为原则，对不影响获得专利权的核心内容则尽可能地保留下来。在实践中，选择专利保护还是技术秘密保护，通常需要综合考虑技术的难易程度、技术秘密保护的可能性、技术被盗后能否被发现和制止、技术更新的周期状况等因素。通常情况下，对于那些适销对路、量大面广、市场前景广阔，经济效益高，却又容易被他人 “破译”和仿制的非隐性技术和产品，应该考虑尽早尽快申请专利保护；而对于那些可以严格保守秘密，又不易简单仿制的隐性技术和产品，以及申请专利后不易发现他人侵权的技术，应该作为技术秘密加以保护。目前，专利与技术秘密相结合的保护方式已成为技术发明人有效保护其发明创造的最佳选择。

3.3.2 防止CRO泄密

这常常是制药企业面临的一个严重问题。CRO泄密常常导致技术成果流失或被公开，对此，企业的提前预防无疑是最好的解决办法。制药企业在选聘CRO时应当注意候选合作者的内部管理是否健全、员工的知识产权意识是否足够、法律文件是否严密、保密措施是否充分等等。另外，企业及CRO应当在合同中明确约定泄密方应承担的责任和应采取的措施。尤其是对于在外包过程中新产生的技术成果，由于其归属可能存在一定的不确定性，事先约定就是非常重要的。

3.3.3 其他方面的考虑

在跨国外包的过程中，制药企业在审慎考虑如何利用跨国外包的同时，也应认识和避免其所带来的风险，包括CRO所在地法律中的一些强制性规定和不同领域内不同的规定和做法。

中国 《专利法》明确规定，对于将在中国完成的技术成果向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。因此，如果委托方的药企希望将外包过程中产生的技术成果在母国或中国以外的地区进行首次专利申请，则需要遵守中国法律关于保密审查的相关规定。中国 《专利法》还规定，与遗传资源相关的研究开发，如果违反法律、行政法规的规定，获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。因此，对于依赖遗传资源完成的发明创造，申请人都必须在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源。

另外，不同国家对专利申请时的陈述不同。例如在美国申请专利时，常把专利的发明人写为ASSIGNOR，专利转让时药企要求发明人与其直接签署一份转让协议，以使自己获得申请专利的地位。而根据中国法律，如果一项技术成果是职务技术成果的话，该技术成果的合法拥有人是其雇主，而非该发明人，该发明人自然也就无权签署转让协议了。

税务也常常是跨国药企在考虑专利申请策略时的一个重要因素。出于鼓励创新的政策，专利申请在一些国家还可能伴随着政府给予的税收优惠政策。4 外包关系中需要注意的其他法律问题

在CRO外包模式下，技术转让、许可的合同应防止被认定为技术垄断。如根据中国 《合同法》的规定，限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权等，都有可能被认定构成技术垄断，从而导致合同无效。

中国对于技术进出口也实行管制。具体而言，中国将技术划分为自由进出口技术、限制进出口技术和禁止进出口技术。制药企业在与自己的CRO进行合作时，也应当事先了解这些规定，避免发生违反法律禁止性规定的情况。即使是自由进出口技术，也需要在商务部或地方外经贸主管部门办理合同登记手续。

此外，外包关系协议中还应考虑并明确合作双方在缔结协议前已经获得的 “背景”知识和外包任务之后所产生的未来 “前景”知识产权的处理。为了避免冲突，委托公司应明确将什么样的知识产权许可给外包公司，以及被许可知识产权的使用期限、限制等。对于未来技术开发产生的知识产权，委托公司应明确如何与外包公司之间进行权利分配。无论是最终成功地完成了外包任务，还是由于不可调和的矛盾而提前终止合作，外包合同都应考虑技术的未来使用问题，尤其是对 “背景”或 “前景”知识产权的持续拥有。

总之，随着知识和技术日益成为经济发展的基础，公司之间的外包研发关系将日益密切，并且知识产权和技术创新、技术标准交织在一起，知识产权将是影响外包研发关系是否成功的关键因素之一，在关系建立的最初阶段解决好知识产权问题，将有助于避免日后的冲突。

［1］张清奎.谈中国对药品的知识产权保护 ［J］.中国新药杂志，2002，11 （1）：17-21.

［2］李扬，池慧.印度医药专利战略及其对我国的启示 ［J］.中国药事，2012，26 （5）：529-533.

［3］刘长威.高校横向科技合作中的知识产权保护 ［J］.研究与发展管理，2006，18 （5）：116-128.

［4］肇晖，邵蓉.从 《药品注册管理办法》修订看药品及其相关知识产权保护制度之变化 ［J］.中国医药工业杂志，2008，39 （3）：228-231.

［5］王宾容，郭秀晶，王霁霞.高校技术合同管理问题研究［J］.改革纵横，2004，（12）：29-30.

［6］国家食品药品监督管理局.药品技术转让注册管理规定［Z］.国食药监注 ［2009］518号，2009.

［7］唐建华，谢葳.知识产权与技术标准及技术创新的关系 ［J］.铁道技术监督，2007，35 （1）：4-6.

［8］中华人民共和国合同法 ［S］.中华人民共和国主席令第15号，1999.

［9］中华人民共和国专利法 ［S］.中华人民共和国主席令第8号，2008.

［10］杨海.中国服务外包知识产权风险和适用法律研究 ［J］.现代管理科学，2010，5：72-74.

［11］郃中林.《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的理解与适用司法解释解读 ［J］.司法解释解读（人民司法），2005，2：15-25.

［12］最高人民法院.关于适用 《中华人民共和国合同法》若干问题的解释 （一）［S］.法释 ［1999］19号，1999.