论美国商标许可合同中的商品外观权益归属——兼评王老吉与加多宝包装装潢纠纷案

李国庆

2012年7月，广州市中级人民法院立案受理广药王老吉诉加多宝红罐包装侵权，目前，此案仍在审理之中，而理论界有学者认为，红罐包装装潢权应归属于广药集团，①崔国斌：《商标许可终止后的商誉分配》，载《知识产权》2012年第12期，第14页。也有学者认为，红罐包装装潢权应归属于加多宝公司。②向波：《“不劳而获”的现实与“公平正义”的神话？——原王老吉凉茶特有包装、装潢利益归属法律分析》，载《知识产权》2012年第12期，第44页；陶鑫良、张冬梅：《被许可使用“后发商誉”及其移植的知识产权探析》，载《知识产权》2012年第12期，第3页；杨雄文：《“王老吉”商标与相关权利纠纷的法律解析》，载《知识产权》2012年第12期，第39页；李扬：《究竟谁动了谁的奶酪——加多宝与广药之争案评析》，载《知识产权》2012年第12期，第18页。为对商标许可合同中包装装潢权益归属作更深入理解，笔者研究了与我国包装装潢权相类似的、美国商标许可合同中的商品外观权益归属制度，希望该制度能为我国上述案件的解决提供一种思路。

一、美国商品外观（trade dress）概述

在美国，商品外观（trade dress）是一个逐步扩大的领域。传统意义上商品外观③美国传统意义上的商品外观类似于我国《反不正当竞争法》）第5条中的“包装装潢”。参见李明德：《美国知识产权法》，法律出版社2003年版，第392页。指用来包装产品的标签（labels）、包装（wrappers）、容器（containers）的外观，现代意义的商品外观除包括以上内容，还包括产品及其包装的整个外观，甚至包括产品本身的设计和形状。④McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 8:4 (4th ed.).美国第十一巡回庭曾指出：“商品外观涉及某一产品的整体形象，可能包括诸如尺寸、形状、颜色或颜色组合、质地、图形甚至某种特别的销售技巧。”⑤John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 966, 219 U.S.P.Q. 515 (11th Cir. 1983).美国最高法院同意并引用了这一观点。⑥Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 764 n.1, 120 L. Ed. 2d 615, 112 S. Ct. 2753, 23 U.S.P.Q.2d 1081, n.1 (1992).

商品外观与商标有着极为密切的关系。当商品外观能指示商品来源时，它就具备商标的功能，同商标一样成为商誉的载体。⑦即使在商标理论和立法比较成熟的美国，商誉的概念也并未获得统一认识。1810年在Cruttwell v. Lye案中，法官Eldon认为，商誉是“顾客光顾旧地的可能性”；1986年在Premier Dental Products Co. v. Darby Dental Supply Co.案中,法院认为：商誉指通过商标使用而获得的优势，这一优势包含公众对商品质量的信心和公众能通过商标等将该商品与其它商品相区别的能力。1993年在Newark Morning Ledger Co.v. United States案中，美国最高法院则认为：商誉是指立足并超越于资金股票等实体财产、源于前期消费者的恩惠和依赖而产生的利益。在立法历史上，二者在保护模式方面有所区别，商标主要受商标法保护，而商品外观主要受反不正当竞争法保护。如今，这种区分大致已经不存在。⑧我国司法实践在某种程度上承认了包装装潢与商标功能的相似性，并将其作为商誉的载体。我国《反不正当竞争法》对“知名商品特有的名称、包装、装潢”进行保护。另外，2007年我国最高人民法院公布的《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第1条至第5条对《反不正当竞争法》中的“知名商品特有的名称、包装、装潢”进行了具体解释，其第2条规定包装必须具有显著特征，第4条规定包装的侵权决定“可以参照商标相同或者近似的判断原则和方法”，第5条也参照了商标法中“不得作为商标使用的标记”的相关规定。很多作为商品外观受保护的设计也能获得商标注册，没有登记注册的商品外观则可依美国《兰哈姆法》43（a）受与商标大致相同的保护。⑨McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 8:1 (4th ed.).当然，二者也存在一定的区别，这主要体现在以下方面：商品外观集中于整个产品或产品包装的整个外观，而商品外观的某个方面则有资格受商标保护。⑩Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc., 973 F.2d 1033, 24 U.S.P.Q.2d 1161, 1167 (2d Cir. 1992).

美国《兰哈姆法》43（a）和43（c）规定了对商品外观的保护。43（a）条规定了请求商品外观保护的主体应承担的举证责任：1. 原告对该商品外观享有权利；2. 消费者因被告行为产生关于商品（服务）来源与原被告关系的混淆。未登记注册的商品外观还附有证明自己商品外观不具有功能性的举证责任。(11)McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 8:1 (4th ed.).43（c）则规定了未注册商品外观反淡化诉讼原告方的举证责任：一是作为整体的商品外观不具有功能性但具有知名度（famous）；二是如果该商品外观包含已注册商标，则该商品外观未登记部分作为一个整体具有独立于已登记商标声誉的知名度。从以上规定可以看出两点：第一，在某种程度上，美国《兰哈姆法》将商品外观等同于商标受保护；第二，美国《兰哈姆法》通过淡化制度保护商品外观，反映了其对知名商品外观背后商誉的重视。

二、美国的典型案例

对商标许可合同中商品外观使用的权益归属，美国成文法并无明确规定。《兰哈姆法》仅仅针对商标许可合同中商标使用的权益归属作出了具体规定，其第5条指出：“当某注册商标或某有注册意图的商标被相关企业（related companies）(12)《兰哈姆法》第45条对第5条中的“相关企业”（related companies）进行了解释，指出“相关企业”指“和商标注册人或者商标申请注册人在商标所指向商品（服务）质量方面有法律上的控制关系或被控制关系的任何主体”。合法使用，此使用不影响商标权或商标的注册，其使用利益归属于注册人或申请注册人，只要此商标不以欺骗公众的方式进行使用。如果商标的初次使用由他人实施，只要商标注册人或注册申请人对商品或服务属性及质量实施了控制，则初次使用的利益也归属于注册人或注册申请人。”(13)美国商标法： http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7401 ，最后访问日期：2013年3月21日。《兰哈姆法》不规定商品外观的原因，主要是由于商品外观最初主要由反不正当竞争法保护。但既然商品外观和商标同为商誉的表征，从理论角度讲，《兰哈姆法》关于商标使用而产生的权益归属的规定，应类推适用于因商品外观使用而产生的权益归属。在美国学术界确有学者明确指出：“以许可人名义进行销售的商品外观，不管该商品外观由许可人还是被许可人所创造，其利益归属于商标权人。”(14)Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies § 20:54 (4th ed.).但在司法实践中，美国法院作出了两个结论不同的判例。

（一）商品外观权归属于商标许可人

1966年的纽约最高法院distillerie flli ramazzotti案(15)Distillerie flli ramazzotti, s.p.a. v. banfi products corporation，52 Misc.2d 593, 276 N.Y.S.2d 413（1966）.将商标许可合同履行过程中产生的商品外观授予商标许可人。在该案中，原告distillerie flli ramazzotti是一家意大利公司，自1815年开始从事一种液体药剂（有60%的酒精含量）的配制、生产和销售。原告商品最初仅仅在欧洲和南美国家销售。1922前后，被告成为原告在北美的唯一批发商。当时因美国禁酒法案出台，双方协商：药剂中酒精含量降至39%，由原告在意大利将浓缩物运送给被告并以原告商标在北美进行销售。1926年，被告以原告名义对被告正在使用的原告商标申请注册，此申请于1927年获得批准。二战期间，双方签订了类似于信托关系的合同，被告成为原告商标的受托人，全权代表原告利益在美国销售药剂，但原料仍由原告提供。二战后双方信托关系结束，被告成为原告的被许可人，被告认可原告对商标的权利，但合同并无明确指明商品外观的设计者。1964年许可关系结束后，被告以自己名义销售与原商品容器外观（瓶子和标签）大致相似的、配方大致相似的酒精含量为39%的药剂，其药剂容器外观（瓶子和标签）与被告作为原告被许可人时使用的药剂容器外观大致相似。原告起诉被告侵犯其商标权，构成不正当竞争并申请临时禁令和赔偿。被告反诉主张商标权不属于原告而属于被告。法院看法如下：1. 关于商标归属，法院认为：“被许可人无权对商标权人权利提出质疑……特别是在本案这种被告不但已经从许可关系中获取大量利润，而且他自身不断追求这种许可关系的情况下。”2. 关于商品外观归属，法院认为：“商品外观设计和商品外观引发的商誉是否源于原告自身行为，这并不重要，重要的是因许可而产生的、以该商品外观进行销售的药剂产生的商誉由原告享有。因药剂容器外观而产生的商品外观，是承载原告商誉的、供原告销售商品的容器，已经成为商标许可人的财产……被告多年一直作为被许可人使用该商标和商品外观，无权对原告主张该商标权和商品外观权。……在原被告商标许可关系终止后，被告使用与其在原商标许可合同期间使用的相同的药剂容器，将导致假冒和混淆，是一种不正当竞争行为。……既然原告一直对药剂的质量进行控制，原告自身并没有在美国销售药剂这一事实并不能否认其对商标和商品外观享有的权益。”3. 关于侵权是否成立，法院认为：“当相似和混淆很明显时，无需混淆事实发生，即可假定被告有欺骗的意图，……被告挪用原告商誉这一意图，不仅可由商品外观相似这一事实证明，而且可由被告的‘formerly Ramazzotti’这一广告予以证明。……该商品外观已经成为原告药剂销售的工具，被告商品外观与原告大致相似，这将导致原告商誉的挪用和商品来源的误解，在消费者中造成混淆，原告构成侵权，法院判决赔偿并颁发了永久性禁令。”

（二）商品外观归属于商标被许可人

2007年的康涅狄格州地方法院Magna Doodle案(16)Pilot Corp. of America v. Fisher-Price, Inc., 501 F. Supp. 2d 292（2007）.则没有将商标许可合同履行过程中产生的商品外观授予商标许可人。该案中，原告Pilot Corporation of America （以下简称PCA）生产一种儿童绘画工具，它主要包括一个由小六边形格子框架组成的绘图屏幕，它还有一个“擦板”，能有效地“清洁”屏幕。1978年，Magna Doodle产品已在市场上销售。1992年，Tyco与PCA签订排他性商标许可合同，生产带有Magna Doodle商标的绘画工具。1997年，Tyco与Fisher-Price Inc.（以下简称FP）的总公司合并，此后FP承担了该许可合同的权利义务，在商标许可合同期间，FP为Magna Doodle设计了产品外观和产品包装的外观并以自己名义为产品外观和产品包装外观申请了版权登记并将此登记事项告知于原告。2003年合同关系终止。此后，FP开始在市场上销售一种替代产品，该产品使用Doodle Pro商标，其产品和产品包装的外观与FP曾经销售的Magna Doodle产品完全一致。两种产品最显著区别是宣传语。Fisher-Price曾经销售的Magna Doodle产品，其商标为紫色铅字，名字上方有红色椭圆形“The Original”字样，下方有“The world's favorite way to doodle!”标语。另外，Magna Doodle产品包装底端带有“Classic”红色标语字样。The Doodle Pro产品的Doodle Pro也为紫色铅字，但并非相同字体，也没有Magna Doodle产品的其它标记。原告起诉被告侵犯其商标权、商品外观权并实施反不正当竞争。关于商品外观，原告声称其依合同规定对产品外观和产品包装外观享有权利。法院驳回原告请求，其理由是：第一，原告不能证明，商品外观的使用已经使消费者将其作为产品来源方。法院认为，商品外观结合Magna Doodle进行使用这一事实本身并不能说明商品外观暗示PCA是产品来源方，该商品外观不是原告商誉的载体。第二，商标许可合同规定的归属于原告的商标，其范围仅仅指订立合同时原告已有的商标，不能涵盖合同订立后被告创作的商品外观，且合同条款倾向于暗示原告对被告制作的商品外观不享有权利，而从合同履行的客观事实看，原告花费资金创作了作为商品外观的图案并申请了版权注册，且将该注册事宜告知了原告。所以，依合同意思自治原则，此商品外观也亦归属于被告。

三、对案例的分析

美国理论界对Magna Doodle案曾有评价，都倾向于将Magna Doodle案作为商品外观权益归属例外。美国知识产权法权威J. Thomas McCarthy对此案的评价是“许可人拥有产品的商标权而被许可人拥有该产品的商业外观权。这是一个不寻常的例子（unusual instances）。”(17)McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 8:2 (4th ed.).另一知识产权法权威著作也将此案视为例外。(18)Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies § 20:54 (4th ed.).关于此案，本文看法如下：

（一）原告举证不力是此案败诉的主要原因之一

原告本应举证商品外观承载了自身商誉，被告使用该商品外观造成了混淆，但在实际诉讼中，原告并没有对此进行举证。不仅如此，原告还将本应证明商品外观混淆的证据当作证明商标混淆的证据，以致于法院认为：原告“一直将商品外观问题和商标混淆混在一起……没有分开证明商标混淆和商品外观的混淆。”这不仅导致原告起诉商品外观侵权失败，也成为导致原告起诉商标侵权失败的重要原因之一：“即使消费者实际上对产品来源产生混淆，只要这种混淆源于曾经使用于Magna Doodle而现在使用于Doodle Pro的商品外观，就不存在商标侵权。如果消费者因两产品包装产生混淆或因为Doodle Pro产品看上去象Magna Doodle ，这种混淆不能证明是商标侵权。……原告本应提供两商标相混淆的证据，但它没有提供。虽然将商标与商品外观相分离很困难，但原告必须如此才能证明商标混淆的实际发生。原告没有如此举证，这导致审判员产生如下疑问：这一混淆证据到底与商标有关还是与商品外观有关？”。(19)Pilot Corp. of America v. Fisher-Price, Inc., 501 F. Supp. 2d 292（2007）.

（二）法院对版权和商品外观权关系的认识有待商榷

法院认为：“FP对产品外观及产品包装外观申请了版权注册，他就应当拥有其创造并享有版权的商品外观。”本文认为，FP虽然对产品外观及产品包装外观申请了版权注册，但并不能依此得出它对该产品外观及产品包装外观享有商品外观权。如前所述，商品外观权与商标一样，是商誉的表征。而商誉是依附于商品的。FP作为被许可人，自1997年～2003年间一直使用该商品外观销售商标许可人的商品，而商标许可人的商品在过去25年以来销量一直名列前茅。从该商品外观使用时间以及销售量看，该商品外观已经承载商标许可人的商誉。总之，FP申请了版权保护的设计承载着双重权利，即：FP的版权和商标许可人PCA的商品外观权。在两者合作关系存续期间，经由FP默许，PCA并没有侵犯其版权。而在两者合作关系结束后，FP不能在相同产品上使用该设计，因为该设计承载了PCA的商品外观权，PCA也不能使用该设计，因为该设计承载了FP的版权（版权人同意除外）。

（三）法院对举证责任的分配违背现代质量保证理论

质量保证理论指出，现代社会，作为商誉载体的商品外观和商标，不再仅仅意味着向消费者指明商品的来源地，而且也代表消费者往昔已经消费过的某种商品的质量水平。(20)Frank Schechter,The Rational Basis of Trademark Protection,40Harv.L.Rev.813（1927）.在商品种类繁多、商品竞争日益激烈的今天，消费者既无时间，也无精力去记住产品来源方，只要消费者能将某商标或商品外观与特定质量产品相联系，则该特定质量产品上指向的名义上的生产方即为权利人。就该案而言，商品外观结合Magna Doodle进行使用这一事实本身，即可将商品外观所承载的商誉归属于Magna Doodle这一商标的商标权人，即PCA。

（四）法院对合同条款的推定有待商榷

诚然，当事人签订的合同可对商标许可合同中的商誉归属作出约定，(21)商誉也是一种财产，商标权人可对之实施销售、抛弃等行为。见McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 8:1 (4th ed.) 。但此意思自治不能违背法律强制性规定和公共利益。(22)商标许可合同争议依合同法解释规则处理。见Geneva Intern. Corp. v. Petrof, Spol, S.R.O., 608 F. Supp. 2d 993, 998, 68 U.C.C. Rep. Serv.2d 917 (N.D. Ill. 2009)。商标法的最主要目的是保护消费者利益，防止消费者混淆和欺诈。(23)United States of America v. Nam ping hon, 904 F.2d 803, 806, 14 U.S.P.Q.2d 1959, 1961, 30 Fed. R. Evid. Serv. 461 (2d Cir. 1990) .Magna Doodle商标和该案商品外观均在同一产品上共同使用，均承载着Magna Doodle儿童绘画工具这一产品的商誉，如商标与商品外观分别由原被告两竞争对手所有，必将导致消费者混淆，即使PCA有将此案商品外观授予FP的意思表示，法律也应该给予禁止。(24)各国均对有损于消费者利益的商标转让等行为实施一定的限制。《商标法实施细则》第25条也规定：“对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。”

法院不认可PCA的商品外观权，也可能与美国司法界当前对产品外观授予商品外观权予以限制的主流观点有关。美国法院反对将产品外观授予商业外观权，担心这将创造了后门专利，不仅损害外观设计专利的严格要求，而且可能导致对产品本身的垄断从而影响自由竞争。(25)Landscape Forms, Inc. v. Columbia Cascade Co., 113 F.3d 373, 42 U.S.P.Q.2d 1641 (2d Cir. 1997)，McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 8:5(4th ed.).

总之，本文认为，即使该案商品外观由被许可人FP设计，该设计中的商品外观权也应当由许可人PCA享有。

四、对我国的启示

“王老吉”红罐包装装潢案与上述两个美国案例较为相似，它们均与商标许可合同中包装装潢利益归属有关，并且包装均由被许可人设计(26)distillerie flli ramazzotti案中，药液容器设计主体不明，但很可能由被许可人设计。和使用。就争议客体和许可关系存续时间而言，“王老吉”红罐包装装潢案与distillerie fl li ramazzotti案更为接近。比较借鉴美国判例，本文认为，红罐包装装潢权应属广药集团，理由如下。

（一）红罐包装装潢的商誉归广药集团所有

从消费者角度看，商标和包装装潢是传递商品信息的工具。(27)Irene Calboli，Trademark Assignment “With Goodwill”: A Concept Whose Time Has Gone，57 Fla. L. Rev. 771（2005）.从1995年～2010年（15年）王老吉和加多宝矛盾公开之前，王老吉包装装潢指向的知名商品虽由加多宝生产，但该产品始终使用王老吉商标进行销售和广告宣传，因此在消费者心中，包装装潢指向的应当是“王老吉牌凉茶”而非“加多宝生产的凉茶”。 红罐包装装潢是知名商品——带有“王老吉”商标的凉茶特有的包装装潢，所承载的商誉归属于“王老吉”这一商标的商标权人即广药集团。

（二）加多宝对红罐包装装潢的使用不必然导致商誉归其所有

在商标许可、贴牌生产成为惯用经营模式的当今世界，商品实际生产者和商誉归属人不一致早已成常态并为消费者普遍接受。有学者认为，将包装装潢权授予广药集团有违公平原则，(28)向波：《“不劳而获”的现实与“公平正义”的神话？——原王老吉凉茶特有包装、装潢利益归属法律分析》，载《知识产权》2012年第12期，第44页。笔者认为此观点有待商榷。从某种意义上讲，商标许可合同是被许可人租用许可人商誉的协议。(29)也正是因为商誉是商标许可合同的重心，所以美国法律特别注意对商标权人商誉的保护。美国《兰哈姆法》第5条规定：“当某注册商标或某有注册意图的商标被相关企业（related companies）合法使用，此使用不影响商标权或商标的注册，其使用利益归属于注册人或申请注册人，只要此商标不以欺骗公众的方式进行使用。”在商标许可合同成立后，被许可人借用许可人商誉提高产品销量、获取商业利益的同时，它也自愿割断了自己和其所生产商品/服务之间的联系，失去了利用自创商标宣传自身商品/服务提升自身商誉的机会。这既是公平原则的体现，也是利用他人商标销售自己商品/服务的必然结果。就加多宝案而言，假设当初加多宝不依附 “王老吉”商标，它是否能在竞争激烈的凉茶行业中生存亦是未知数。而且，在商标许可合同履行过程中，伴随着红罐“王老吉”凉茶销售额的飞速攀升，加多宝是最大的受益者（加多宝支付给广药集团的商标许可费没有变化），因此，他已经获得了其宣传营销投资的足额回报，将包装装潢权授予广药集团并没有违背公平原则。