关于专利审查中“直接地、毫无疑义地确定”含义的探讨

王 伟 李福永 徐长波 王 晶

专利审查协作北京中心

1 从立法宗旨角度分析修改超范围的标准制定和执行现状

从专利法的立法宗旨出发，我国采用先申请原则，如果允许申请人对申请文件的修改超过原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会造成对其他申请人来说不公平的后果；如果通过修改引入了新的内容，则有可能造成先就该新的内容提出申请的申请人因为其申请日在被修改申请的申请日之后而得不到专利权；但是申请人在撰写申请文件时难免存在表述不准确、保护范围过宽或者说明书与权利要求书不一致等缺陷，如果不克服这些缺陷，就会导致申请人无法获得专利权或者影响专利保护范围的确定性，同时也会影响公众对专利信息的利用，因此允许申请人可以合法的对申请文件进行修改。

2 欧洲对于修改超范围的现行审查标准

由于美国采用“先发明制”，与我国所采用的“先申请制”不同，所以不具备参考性，我们现在仅针对欧洲的审查标准进行分析。根据欧专局《审查指南》的规定，在判断发明专利申请的修改是否超出原始申请的内容时，判断主题不仅要考虑申请日提交的说明书和权利要求书的内容，还要考虑对于本领域技术人员来说属于“隐含公开”的内容。

3 从审查主体角度对我国关于修改超范围的审查标准的分析

对“本领域技术人员”的定义进行分析，“知晓申请日或优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术”，意味着本领域技术人员知晓现有技术的发展水平，有能力看到本申请区别于现有技术的发明点所在，能够通过说明书实施例所记载的内容，不经过任何归纳、总结和推理，毫无异议地确定本申请文件所解决的技术问题以及所采用的技术手段，即申请人所请求保护的技术本质，而并非仅仅停留在文字所记载的内容上，即可以从技术本质上去判断修改之后没有文字记载的技术特征或者技术方案是否可以从原申请文件中“直接地、毫无疑义地确定”；“具有应用该日期之前常规试验手段的能力，但他不具备创造能力”意味着本领域技术人员通过自身所具备的常规试验手段，明确修改之后的技术特征或者技术方案可以实施，并且与本申请解决相同的技术问题并达到相同的技术效果，这点也是进行修改是否超范围判断时的必要条件。因此站在本领域技术人员的角度，即使存在文字记载内容的不一致，他也应该通过自己所具有的技术知识和试验能力，根据该领域的现有技术，去确定到底这种修改是不是“直接地、毫无疑义地确定”的内容，而非直接根据文字记载发生了变化，就直接认定为这种修改是超范围的，这种判断是本领域技术人员所应该具备的能力。

关于“直接地”判断标准，我们可以理解为对申请文件表面所记载的内容进行微小文字变动，即申请人意图公众看到的修改内容，不需要经过分析和判断，本领域技术人员，甚或普通公众，都有能力可以“看到”这种修改实质上就是原申请文件所记载的内容，并未发生本质变化。

最难把握和理解的应该是对“毫无疑义地确定”的审查，疑义，顾名思义，是存在疑问，难以断定。虽然“本领域技术人员”有特定的含义，但是对于审查员来说，确实存在着技术水平、理解层面的差异，由于这个差异的制约，只能最大程度地接近本领域技术人员地水平。但是实质审查中往往也存在困难，使得审查员无法站在完全统一的本领域技术人员的高度上进行审查，对于没有记载在原申请文件，也不能从原申请文件直接地确定的修改特征，不同的审查员根据自身的理解，针对同样的修改得到不同的结论也是在实质审查中经常遇到的情况。针对修改超范围审查标准的不一致问题，笔者认为，“毫无疑义地确定”应该是本领域技术人员能够通过申请文件记载的信息，依据其所掌握的本领域的普通技术知识和技能，确定其最可能的情形，而其它本领域技术人员对此并无异议。

4 通过案例进行“毫无疑义地确定”的分析

4.1 案例1：涉及形式撰写错误

该发明专利申请的原始申请文件中：权利要求中记载有下述特征“原始大地形的分辨率为M*N，其中M*N满足(2m+1)*(2n+1)；平均分块的地形子块的分辨率为K*K，即(2k+1)*(2k+1)”，而说明书中具体实施方式中仅记载了“如图2所示，是对原始全分辨率为17*17的地形分块的示意图。在本方法中首先对地形进行均匀分块，原始地形分辨率为M*N(M＝N＝24+1)，分块大小为K*K(K＝22+1)，1＜K＜min(m，n)；分块数目为P*Q(P＝(M-1)/(K-1)，Q＝(N-1)/(K-1))”，附图2中是-17*17的地形分块图。

申请人主动修改将权利要求中该特征修改为“原始大地形的分辨率为M*N，其中M*N满足(2m+1)*(2n+1)；平均分块的地形子块的分辨率为K*K，即(2k+1)*(2k+1)”，即其中的m、n、k均为上角标、分别代表m、n、k次方，但原申请文件中涉及的m、n、k均是乘的关系。

具体分析：

对于本案来说，该错误存在不唯一的修改方式，因此实质上是存在疑问的，从表面上看并非能从中毫无疑义的确定哪种修改是不超范围的，但是我们在进行实质审查时需要考虑如下：修改方式应是在技术上可行、修改变动最小、最合理的修改；修改不仅满足某点的要求，从申请文件整体看，该修改也应当在整体上满足要求。

从本申请文件的技术方案本身来分析，对原始全分辨率为17*17的地形分块进行分析，在本方法中首先对地形进行均匀分块，原始地形分辨率为M*N(M＝N＝24+1)，分块大小为K*K(K＝22+1)，1＜K＜min(m，n)；分块数目为P*Q(P＝(M-1)/(K-1)，Q＝(N-1)/(K-1))；为了解决本申请的技术问题，实现对地形子块产生冗余的区域进行单独存储，不同地形子块共享冗余区域，在所采用的技术手段中，必然需要满足M＝N＝17，K＝5，P＝Q＝4；那么24＋1＝17以及22＋1＝5同时满足的情况只有将乘数修改为指数；虽然对于22＋1＝5来说，2作为乘数也可以成立，但是本领域技术人员站在对技术方案整体把握的高度上，不应该根据这点虽然表面上构成疑义，但是明显与技术方案整体相矛盾的情况，机械地去进行修改超范围的判断，作为本领域技术人员，应该根据自己所具备的常识明确的排除这个疑义。

因此，经过对技术问题和技术方案本身的分析，将m,n,k修改成指数的修改方式不仅满足了原说明书中M＝N＝24+1=17，K＝22＋1＝5的情况，同时从权利要求书和说明书整体上验证也无不妥。这种修改虽然存在些许疑义，但是对于站在本领域技术人员角度上的审查员来说，不存在任何异议，该方案仅有可能是发生笔误，将指数误写为乘数，因此将乘数修改为指数的方式是可以从原申请文件毫无疑义地确定地内容，这种修改既符合专利法和审查指南的规定，也在不影响公众利益的同时保护了申请人的利益。

4.2 案例2：涉及新增特征的“二次概括”

案由：申请人对权利要求1进行修改，增加了特征“磨盘的磨面与磨棍之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面”，但是该特征并未记载在原申请文件中，而是根据说明书记载的三个实施例导出的；

第一实施例：在上下机壳之间的连接螺钉上装有弹性机构，并装有调节螺钉，当有过大的杂铁等不可粉碎的物料进入时，由于上下机壳之间的调节螺钉的调节以及弹性机构的弹性作用，迫使下机壳下移并偏转，使得磨棍与磨盘之间的间隙增大而通过，而不会出现卡死现象，同时，弹性机构还迫使磨棍向磨盘施加压力；

第二实施例：磨棍通过铰链装在支架上，并在两者之间装有弹性装置，使磨棍在一定范围内摆动，并具有一定弹性，并使磨棍向磨盘施加压力；

第三实施例：在支架和磨辊之间的主轴上装有弹性机构，这样可使支架在主轴上做轴向移动和具有一定的弹性，并可以使磨辊向磨盘施加压力。

具体分析：

原说明书和权利要求书并未记载所新增的技术特征，但是三个实施例中已经清楚的记载了磨辊与磨盘之间的间隙可以根据物料的粒度大小通过位于上下机壳之间的弹性机构所产生的弹性力而使下机壳下移并偏转而发生相对移动，实质上公开了磨辊与磨盘之间间隙的可调节增大；或者通过位于磨辊与支架之间的弹性装置所产生的弹性力使磨辊在一定范围内摆动，实质上公开了磨辊相对磨盘的间隙可调节的变化，或者通过装在支架和磨辊之间的主轴上的弹性机构所产生的弹性力迫使磨辊下移来被动调节磨盘与磨辊之间的间隙，实质上公开了磨辊与磨盘之间相对运动导致间隙的可调节变化；并且磨辊与磨盘之间的相对运动也可以得到实质上存在一个磨合面，即相对的面。

经过上述分析，上述新增特征虽然没有文字记载，但是站在本领域技术人员的角度分析，上述新增特征中所包含的可调节的间隙以及间隙式磨合面均已经在实施例中实质公开，并未对实施例的内容进行任何程度的概括，因此确定得到“磨盘的磨面与磨棍之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面”这个特征，是没有任何异议的，这点实质上也是本申请的发明点所在；如果机械的理解为由于上述特征没有文字记载，且与三个实施例中的任何一个均不等同，涉及对实施例的二次概括而认为上述特征超范围，对申请人并不公平，也忽略了本领域技术人员本身所具备的普通技术知识和能力。

事实上，该观点也得到了复审委、北京中级法院以及高级法院的支持，在无效审理的过程中，复审委和法院均给出了一致的观点，认为该修改符合专利法第33条的规定。

新增特征的修改，在具体的实质审查过程中较为普遍。由于我国的专利法以及审查指南未对“二次概括”进行清晰、明确的定义，审查员进行新增特征是否属于“二次概括”的相关审查时，确实存在标准稍显严苛的情况，过于注重新增特征有无明显记载，而忽视了站在“本领域技术人员”的角度上所进行的“毫无异议”地分析。

欧专局在进行新增特征的超范围判断时，明确规定可以采用“新颖性判断法“进行判断，主要考虑”虽未明确记载但对本领域技术人员而言是‘隐含公开’的技术内容“这里的隐含公开仅仅是单纯的”隐含，“公开在原说明书和权利要求书中，并不涉及惯用手段的直接置换，我国的审查操作规程也明确规定可以根据”新颖性判断法“进行新增特征超范围的判断，这种“新颖性判断法”实际上已经加入了“本领域技术人员”的知识和能力元素，同时也体现了“无异议”的原则，需要通过普通技术知识去判断是否公开，同时，“隐含公开”自然也直接实现了无异议的结果，这样的审查标准更加具体，判断思路也更加明确。

5 结语

在实质审查过程中，目前在判断修改超范围时还存在一些较为严格和机械的情形，从某种程度上来说甚至损害了申请人的利益，本文提出，在判断修改超范围时不应仅仅局限于形式上的简单对比，应该站在本领域技术人员的高度上，从技术问题出发去进行技术本质上的判断。在修改没有导致所解决的技术问题，采用的技术手段以及达到的技术效果发生任何实质变化的情况下，“直接地、毫无疑义地确定”地含义不应局限于“唯一确定”这一标准，可以适当放宽，在尽量不损害公众利益的前提下保护申请人的合法权益。

法律规范的制订难以穷尽实际中可能发生的一切情况，因此，赋予执法者一定的自由裁量权是必需的，对于执法者本身来说，如何把握自由裁量的度要从总体上把握，而非机械地套用。

[1]刘小静，黄非.浅谈欧洲专利局判断修改超范围的标准和应用.中国发明与专利.2012年第2期，第83－86页

[2]专利审查指南.（2010版）.国家知识产权局编.知识产权出版社

[3]审查操作规程-实质审查分册.（2 0 1 1版）.国家知识产权局编.知识产权出版社