浅议实用新型专利审查中修改超范围的判断

摘 要 本文通过对几个实际案例的分析，探讨了如何把握专利申请文件修改超范围的判断。本文从《专利法》第33条立法本意出发，针对是否属于明显错误和未被原始申请文件直接记载的修改这两种情形，结合实际案例分析了判断原则的具体应用，希望能对审查员在判断修改超范围以及申请人在修改专利申请文件时提供一定的思路。

关键词 实用新型 专利审查 超范围

作者简介：凌云，国家知识产权局专利局实用新型审查部。

中图分类号：D923.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.10.427

一、引言

在我国，专利申请制度采用的是“先申请制”，申请人在完成发明创造后会尽早提交申请文件以获得申请日，但现实中专利申请文件不可能完美无缺，常常还存在一些不符合专利法及其实施细则规定的缺陷，例如用词不严谨、表述不准确、权利要求撰写不当等。如果不修改这些缺陷就授予专利权，不仅会影响向公众传递专利信息的准确性，妨碍公众对授权专利的实施应用，还会影响专利权保护范围的大小及其确定性，给专利权的行使带来困难。上述两者都会妨碍专利制度的正常运作，降低专利制度的价值①。基于此，我国专利制度允许申请人对其提交后的申请文件进行修改，但同时也给出了修改原则，即《专利法》第33条规定“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”，这是要避免申请人享受原申请日的同时，又通过修改将申请日以后完成的技术内容写进申请文件，损害社会公众利益。因此如何正确适用《专利法》第33条，既维护申请人的正当权益又不损害社会公众的利益，一直是业界关注的热点之一。

二、实践中对于修改超范围的判断

《专利法》第33条适用中的关键点，就是对修改内容是否超范围的把握，也就是对“原说明书和权利要求书记载的范围”的把握。《专利审查指南》中指出，“原说明书和权利要求书记载的范围”是指包括原说明书和权利要求书文字记载的内容，以及根据原说明书和权利要求文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容，但在审查实践中，把握上述标准不是很容易，存在很大的争议。本文从几个实用新型实际案例出发，探讨如何把握修改超范围的判断。

（一）修改内容是否属于明显错误

案例1：申请人在申请日提交的实用新型专利申请请求保护一种谐振器，申请文件记载该谐振器包括屏蔽罩、陶瓷基体、PCB板，并对陶瓷基体和屏蔽罩的结构进行了详细描述，说明书附图是关于屏蔽罩、陶瓷基体、PCB板结构的示意图，没有公开电路电气特征的电路图。申请人提交主动修改，陈述由于笔误将原始申请文件中“滤波器”错写为“谐振器”，请求将本申请要求保护的主题“谐振器”修改为“滤波器”，并说明修改依据：原始说明书背景技术部分公开了“现有的滤波器设计调试好后，在使用时由于使用环境的温度或者其它因素的影响，会使整个滤波器的滤波频率发生改变或者滤波器的某个电气指标变差，……，而在滤波器工作时……”，以及说明书有益效果部分记载了“本实用新型谐振器通过……，从而达到调节整个滤波器的频率的目的”，认为由此可见，本申请解决的是现有滤波器中存在的问题，同时结合公开的结构和附图，可以判断要求保护的主题实质是滤波器。

那么，申请人所述内容是否可以认为是明显错误而允许修改呢？首先，对于允许修改的明显错误，《专利审查指南》中规定是指语法错误、文字错误和打印错误。对这些错误的修改必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。也就是说，所属技术领域的技术人员看到申请文件中的错误，会立即反应出并且知道如何正确修改，并且这种修改是唯一、确定的。对于本申请，“谐振器”和“滤波器”是两个不同的电气元件，两者之间既不属于语法错误、文字错误或打印错误，也不属于本技术领域混淆使用的公知情形。其次，对于申请人所述原始说明书背景技术和有益效果中记载关于“滤波器”的内容可作为修改依据，一方面，通过查阅案卷可以看到，虽然背景技术部分出现对现有“滤波器”不足的描述，有益效果部分也提到“达到调节整个滤波器频率的目的”，但原权利要求书和说明书关于技术方案的文字记载中使用的均是“谐振器”，原说明书描述的技术效果中也多处提到了“谐振器”，如“在谐振器使用时……增强本实用新型谐振器通用性”。另一方面，说明书中背景技术和有益效果只是起辅助理解发明创造的作用，尤其是背景技术，审查过程中可以修改且无需考虑对背景技术的修改是否超范围。可见本申请中，用原说明书背景技术和有益效果举证修改内容属于明显错误，非常不具有说服力。最后，也是重中之重，就是对于本申请，所属技术领域的技术人员能否从说明书的整体及上下文看出修改后的内容是唯一的正确答案。前文已述，本申请技术方案主要包括屏蔽罩、陶瓷基体、PCB板，以及对陶瓷基体和屏蔽罩的详细描述，同时说明书附图仅仅是结构示意图。对于本领域技术人员而言，屏蔽罩、陶瓷基体、PCB板是陶瓷电气元件的通用部件，不属于滤波器特有；而原说明书中对陶瓷基体和屏蔽罩的细节描述，本领域技术人员根据公知常识也无法判断其对应的电气元件必然为滤波器；同时，说明书附图也缺少能帮助判断的表征滤波器特性的电路图。很明显，本领域技术人员无法得出将“谐振器”修改为“滤波器”是唯一正确、合理的答案。因此，本申请中“谐振器”与“滤波器”之间的替换，不属于指南规定的允许修改的明显错误，所述对主题名称的修改已经超出《专利法》第33条规定的范围。

（二）修改内容在原申请中无明确记载是否超范围

案例2：原权利要求书中权利要求1请求保护一种多功能椅子，权利要求2进一步限定权利要求1中凸起的材料为橡胶，权利要求3进一步限定权利要求1中椅子主体的材料为钛合金。原说明书文字记载部分同权利要求书，说明书附图为揭示椅子形状与结构的示意图，图中未公开椅子各部分的制作材料。审查过程中，申请人将原权利要求1-3合并修改为新的权利要求1。

根据前述，该申请原说明书和权利要求书记载的范围公开了三个技术方案：原权利要求1、原权利要求1+凸起的材料为橡胶以及原权利要求1+椅子主体的材料为钛合金。修改后权利要求1要求保护的技术方案为：原权利要求1+凸起的材料为橡胶+椅子主体的材料为钛合金。虽然修改后权利要求1的各个技术特征已被原始申请公开，但是不能仅考虑技术特征本身是否公开，还要考虑技术特征所处的新的技术方案是否被原说明书和权利要求所公开。本申请的申请人将出现在不同技术方案中的技术特征进行混合叠加形成新的技术方案，但是该新的技术方案，首先未在原申请中有明确的文字记载，其次，原申请虽然在不同技术方案中公开了新技术方案的各个技术特征，但是没有说明各个技术特征之间有必然的联系，例如原申请文件没有说明凸起材料为橡胶与椅子主体材料为钛合金有必然联系，同时这些技术特征作为一个整体的技术构思也没有体现在附图中，因此，对于这些技术特征组合堆叠后获得的新的技术方案，本领域技术人员不能从原申请文件中直接地、毫无疑义地确定得出，属于超范围的修改。

案例3：一种插座连接器，原申请文件中权利要求有26项，申请人在审查过程中主动增加权利要求27。其中权利要求27对所引用权利要求3中所述的一个技术特征 “触点”进行了具体的形状构造的限定，权利要求27要求保护的整体技术方案没有直接文字记载在原申请文件中。虽然权利要求27没有被原申请文件文字记载，但本领域技术人员认为，其并没有超出原说明书和权利要求书公开的范围。说明书第88段描述了图8A所示触点的形状与构造，所述内容正对应权利要求27的附加技术特征；而说明书第112段记载了权利要求3要求保护的技术方案“一种设有多个触点的插座连接器”。同时该段还记载了插座连接器的一个具体实施方式中，图8A中的触点可以用作插座连接器中能够支持高速数据接口的触点。也就是说，原说明书不仅公开了新权利要求27的引用部分（插座连接器设有多个触点的技术方案）、限定部分（图8A所示触点），还说明了两者之间的必然联系（图8A中触点可以用作插座连接器中），综合考虑原说明书文字和附图公开的内容，本领域技术人员明了权利要求27能够从原申请文件直接、毫无疑义地确定出，而不是一个重新组合、演变的超出原始公开范围的技术方案。虽然该修改行为是申请人在申请日后才做出，但实际上对于增加的权利要求所形成的技术方案，申请人早在申请日就有此意，该修改行为并没有侵害社会公众的利益。

案例2和案例3都属于修改后的权利要求所形成的技术方案在原申请中没有明确记载，但判断结果却大相径庭，原因就在于对“直接地、毫无疑义地确定”的把握。在判断是否“直接地、毫无疑义地确定”时，应注意整体分析，既要对修改后的技术方案做整体判断，也要对原说明书和权利要求书记载的内容进行综合考虑，判断修改后的技术方案是否含有新的技术内容以至于超出原说明书和权利要求书记载的范围。

三、结语

结合上述三个案例的分析以及笔者的审查实践，笔者给出以下几点建议：

第一，从提高申请文件的撰写质量出发，避免后续修改不符合专利法第33条的规定。很多实用新型专利申请说明书的撰写质量不高，例如具体实施方式部分只是简单复述权利要求，附图仅仅勾勒产品的整体结构。申请人撰写说明书时应尽可能对技术信息进行详细描述，尽量在说明书中记载足够的实施例，附图除了整体结构图还应有部件细节图，最好有对照各附图的详细描述。这样可以为在符合《专利法》第33条的规定下进行修改留下空间。

第二，对明显错误的修正，必须是所属技术领域的技术人员能从原权利要求书、说明书直接的、毫无疑义确定的。也就是说，明显错误是一种客观错误，不受判断主体差异的影响，要满足严格的判断标准。申请人由于疏忽造成的撰写错误，常常不被认定为是明显错误。

实用新型初步审查中，《专利法》第33条是审查过程中使用频率较高的实质性条款，判断修改内容是否超范围时，应对原说明书和权利要求进行综合考虑，以便更准确地进行判断。

注释：

①尹新天.中国专利法详解.知识产权出版社.2011.

参考文献：

[1]国家知识产权局.专利审查指南2010.知识产权出版社.2010.