发明、实用新型与外观设计专利申请之间可互为抵触申请

作者/张跃平

发明、实用新型与外观设计专利申请之间可互为抵触申请

作者/张跃平

《专利法》第三次修改后，《专利法》第23条中引入抵触申请的相关规定，发明、实用新型和外观设计之间是否可互为抵触申请成为业界争论的问题。从抵触申请制度的立法宗旨、我国的司法实践以及国外判例和相关规定入手，分析了尽管发明、实用新型和外观设计三者的保护对象及范围不同，但其可以记载相同的发明创造内容，保护范围之间存在交集，因此规定发明、实用新型和外观设计之间可以相互抵触有利于技术或者设计的创新和进步。

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一、问题的提出

《专利法》第三次修改后，提高了外观设计专利的授权标准，引入抵触申请制度。《专利法 》第23条规定，授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计，也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。修改后的《专利审查指南》中明确规定，判断对比文件是否构成涉案专利的抵触申请时，应当以对比文件所公告的专利文件的全部内容为判断依据。由《专利法》和《专利审查指南》的相关规定可知，作为外观设计的抵触申请似乎只能是外观设计专利，而不能是发明或者实用新型专利（申请）。

持外观设计与发明或实用新型不能相互抵触观点的人认为，外观设计与发明、实用新型专利就保护对象而言是不同的，外观设计专利保护的是富有美感并适于工业应用的新设计，发明或者实用新型专利保护的是新的技术方案。就保护范围来说，外观设计专利权的保护范围以图片或者照片为准，发明或者实用新型以权利要求书的内容为准，二者的保护范围有明显区别。因此，二者无论是在保护对象还是保护范围方面都不会出现交叉，相互之间也就根本不存在相互抵触的情形。那么二者之间确实不能相互抵触吗？笔者持反对观点。

二、抵触申请制度的立法宗旨

要弄清这一问题，还要从抵触申请制度设立的目的说起。抵触申请采用全文比较制度，即对于发明、实用新型而言，将在后申请的权利要求书中请求保护的内容与在先申请的全部申请文件进行对比，而不仅是就请求保护的发明创造之间进行对比。对于外观设计而言，不再仅仅是将前后申请要求保护的外观设计进行比较，而是将在先申请的全部内容与涉案专利要求保护的外观设计进行比较。如，可以将在先设计中公开的一个构件的外观设计与涉案专利进行比较，也可以将在先申请的使用状态参考图与涉案专利进行比较。在进行审查时，抵触申请的审查原则和基准适用新颖性的审查原则和基准，也就是说只有在先申请中记载了至少一项与在后申请要求保护的发明创造同样的发明创造，或者说，前后申请之间只要有发明创造内容的交叉重叠，前者就构成后者的抵触申请。究其原因，一方面是为了防止重复授权，防止申请人通过修改申请文件，将在先申请的说明书或附图中公开的内容补充到在后申请的权利要求中进行保护。此外还蕴含和体现着其他的立法价值取向，首先是专利法的立法宗旨，即公开换保护，鼓励申请人公开其全部发明创造，而不仅仅是要求保护的发明创造。其次，为了确保专利的独占权，充分保护在先申请人的利益。专利制度禁止重复授权，但是根据禁止重复授权的原则，只有在在先申请中提出权利要求并且获得授权的发明创造才能防止在后申请人取得同样的专利权，而那些在说明书或者附图中记载的发明内容，不仅不能限制在后申请人取得专利权，而且一旦在后申请人取得专利权，还会阻碍在先申请人自己的实施[1]。第三，维护社会公众利益，如果将在先申请人在说明书和附图中记载的发明创造授权给在后申请人，则无疑限制了社会公众的权益，给技术的发展带来损害[2]。

发明、实用新型专利申请之间可以记载相同的技术方案，外观设计专利申请之间可以记载同样的设计方案。那么在先申请的发明或者实用新型专利能否记载与在后申请的外观设计同样的设计方案呢？反之，在先申请的外观设计专利能否记载与在后申请的发明或实用新型的权利要求保护的相同的某一个技术方案？

三、我国审查和司法实践

勿容置疑，审查实践中，在先公开的发明或者实用新型专利文献可以作为评价外观设计可专利性的现有设计。同样，在先公开的外观设计专利文献也可以作为评价发明、实用新型可专利性的现有技术，外观设计与发明、实用新型的保护对象虽然不同，但就公开的产品的外观形状而言应该没有本质的区别。

专利复审委员会作出的W3310无效宣告请求审查决定要点中载明：当一份在先申请、在后公开的外观设计专利的申请人与在后申请的实用新型专利的申请人相同，则不能构成所述在后专利申请的抵触申请1. 第三次修改《专利法》之前，抵触申请的构成要件之一是他人申请。。W3689号决定中载明：在请求人所提交的证据材料中，附件2（中国外观设计专利公报CN3022363D）申请日早于本专利申请日但其公开日晚于本专利的申请日，并且从该外观设计不能看到和直接推理得到本专利的上述技术特征（1）-（5）2. 抵触申请的判断原则与新颖性的判断原则相同，即在先申请必须公开构成在后申请技术方案的所有技术特征。，因此，附件2不能破坏本专利的新颖性。

上述两个决定中并没有指出外观设计不可以作为实用新型的抵触申请，其不能破坏实用新型的新颖性的理由都是因为在先申请的外观设计不符合抵触申请的其它条件。

北京市第一中级人民法院（2003）一中民初字第10522号民事判决书3. 北京市高级人民法院作出的终审判决维持了该判决。涉及的是专利侵权纠纷案，原告诉称其于2001年4月27日申请了名称为“蒸汽清洁机（NKT-140）”的外观设计专利，2001年12月26日被授予专利权。原告发现被告未经许可，擅自生产销售了与原告专利相似的产品，而且在明知原告对上述产品享有外观设计专利权的情况下，仍然故意实施侵权行为。被告辩称，被告实施的是一项在先实用新型专利技术，该实用新型专利于2001年4月24日提出申请，并于2002年4月3日被授予专利权，其申请日早于原告外观设计专利申请日。根据保护在先权利原则，被告未侵犯原告的专利权。法院审理认为，虽然该实用新型专利的申请日早于涉案外观设计专利的申请日，但被告提交的现有证据并不能证明其产品是依据此项实用新型专利权生产的。此外，要清楚地显示立体产品的外观设计，应当有产品的六面视图，而该实用新型附图并未完全揭示被告产品的外部形状。

从这一侵权判例可知，若在先申请的实用新型专利中充分揭示了“蒸汽枪”的外观设计，并且有证据证明被告得到了实用新型专利权人的实施许可，则根据保护在先权利原则，被告将不承担侵权责任。由此可见，虽然发明、实用新型专利的保护范围以权利要求的文字来表述，外观设计专利的保护范围以图片或者照片来表示，但二者均可以保护产品的外观形状，在实施某一发明或者实用新型专利权的过程中会出现同时实施某一外观设计专利权的情况，反之亦然，也就是说实用新型专利与外观设计专利的保护范围之间存在交集。在侵权程序中只能依据保护在先权利原则解决因权利范围交叉而产生的纠纷。若在授权程序中实用新型和外观设计专利申请可以互为抵触，则可以避免因权利范围交叉而在后续侵权程序中出现的权利纠纷问题。

四、它山之石

In re Thorington4. 57 C.C.P.A. 759,418 F.2d 528 (该案例由专利复审委员会吴大章提供)一案中，美国海关与专利上诉法院针对美国专利局序列号为No.441411的发明专利申请（申请日为1965年3月11日）的驳回决定，作出专利上诉号为No.8188的判决。审查员与上诉和抵触委员会的驳回理由是：外观设计专利和随后申请的机械发明专利申请的两个螺旋实施例是相同的。上诉人的发明专利权利要求1，6，7，9，15，24，26-28，因与上诉人先前的外观设计专利属于重复授权而不能被授予专利权，依据35 U.S.C.§101驳回。

Thorington公开（公开日期为1964年5月26日）的荧光灯装饰性外观设计如下图所示：

荧光灯装饰性外观设计图

上诉人主张由于外观设计专利和实用专利依据的法条不同（实用专利35 U.S.C.§101，外观设计专利35 U.S.C.§171），所以二者之间不可能重复授权。上诉人极力主张，这种不同的法条导致了不同的保护主题、授权标准和保护范围。35 U.S.C.§101将“实用性”作为可专利的先决条件，而35 U.S.C.§171中的关键词是“装饰性”。上诉人认为，外观设计专利保护的仅仅是物品可视的、装饰性特征，其独特的外观在图片中表现出来，外观设计专利并不保护产品功能，而权利要求限定的实用专利保护的是实用物品视图体现的操作功能和产品。因此两种专利的侵权判断条件是不同的。简而言之，法律并没有规定在这种情况下的重复授权。

法院认为，发明专利申请因在常规的荧光灯外壳上提供了螺旋凹槽这一特征而具有新颖性，从而获得专利，将构成上诉人外观设计专利保护不合理的垄断延期。在外观设计专利期限届满后，希望通过常规工艺制造荧光灯的任何人还要面临权利人对机械专利的垄断，因此，外观设计专利所描述的发明创造在其届满之后许多年仍然不能被公众自由使用。这种垄断延期是不合理的。而且这两个专利申请不是因行政管理因素造成的，而是因为上诉人力图用两个专利保护比一个专利所能保护的范围更大的专利范围。对同一发明概念（inventive concept）授予两项专利的直接后果是对该发明的保护期限超出外观设计专利14年的法定保护期限和被称之为“机械专利”的17年的保护期限。

采用先发明制的美国没有先申请制国家的抵触申请制度，在法院的多个判决中甚至认同这样的原则，即如果在外观设计专利或申请中产生新颖的美学效果的所有特征，与在实用专利或申请的权利要求中记载的产生新颖结构的所有特征相同，重复授权是一个合适的驳回理由。

日本《外观设计法》中没有明确规定发明或者实用新型可以作为外观设计的抵触申请，但在该法第13条规定，发明和实用新型均可在一定条件下由申请人主动申请变更为外观设计，此即为日本《外观设计法》中的申请变更制度。根据该条款的规定，当变更了申请类型，原来的申请即视为撤回，在后的外观设计以在先发明或实用新型专利的申请日为其申请日。根据《外观设计审查基准》92.1.1的规定，申请变更的条件之一是变更后的新外观设计申请的外观设计必须与原申请的最初说明书以及附图中记载的外观设计一致。

从上述规定可以看出，日本《外观设计法》中所规定的申请变更制度，实际上是给予当事人在不能或不欲获得发明或实用新型保护时，转而寻求注册外观设计保护的机会。从其《审查基准》中的具体规定可以看出，申请变更仅限于原申请中明确记载了的设计内容，即实质上是原申请日之时已经递交给特许厅的外观设计（只不过该外观设计是作为发明或实用新型内容的一部分而不是作为一个独立的外观设计出现），并且变更申请的外观设计是直接、清楚、完整地由原申请所确定的外观设计。

日本《外观设计法》中没有明确规定发明或实用新型可以作为外观设计的抵触申请，但可以给申请人就同一发明创造内容提供多次不同类型权利保护的机会。究其根源在于尽管发明、实用新型与外观设计专利的保护对象和保护范围不同，但其可以记载同样的发明创造内容。

日本变更申请制度与《巴黎公约》第4条（E）规定的优先权转换申请制度有一定的关联。《巴黎公约》该条款规定：“（1）以一项实用新型申请为优先权基础，向一个成员国提出外观设计申请时，其优先权期限与以一项外观设计申请为优先权基础时的优先权期限相同；（2）……。”这一规定表明，对于实用新型和外观设计而言，首次申请实用新型的，可以将其作为随后提交的外观设计申请的优先权基础，此时的优先权期限为6个月。反过来，首次申请为外观设计的，《巴黎公约》没有规定可以转换为实用新型申请，应理解为不允许转换。

在《巴黎公约》和日本变更申请制度中究竟为何只允许单方向转换，笔者认为是因为通常情况下外观设计公开的图片或照片仅仅相当于技术专利的一个实施例，发明和实用新型专利权利要求请求保护的技术方案远远不止某一实施例，因此根据在先申请的外观设计图片或照片公开的内容撰写发明或实用新型的权利要求书很容易超范围。而这种申请转换主要是为了满足发明人的需要，如日本的申请变更制度，在实用专利没有授权可能性的情况下寻求外观设计权利的保护，为发明人提供更多的保护途径。因此这种单方向转换并非因为二者不能记载同样的发明创造内容。

采用全文比较制的抵触申请审查原则和优先权的审查原则相同，都是将在后权利要求与在先申请文件全文对比。对于优先权来说，只要首次申请中记载了在后申请要求保护的发明创造，就说明该发明创造在首次申请日已经被完成，因此，可以将在先申请的申请日作为在后申请的申请日。同样，对抵触申请而言，只要在先申请记载了在后申请要求保护的发明创造，就说明在先申请人在先已经完成了该发明创造，按照抵触申请的立法宗旨，在先申请人自然应享有对该发明创造的独占垄断权和自由处分权，在后申请因与在先申请抵触而不能被授予专利权。

五、发明、实用新型和外观设计申请之间可以互为抵触

按照《巴黎公约》的相关规定，首次申请实用新型，可以将其作为优先权基础随后提交一份外观设计申请，日本的发明和实用新型均可在一定条件下由申请人主动申请变更为外观设计。美国的司法实践甚至认为二者可以构成重复授权。根据我国的审查实践，如果附图中记载了相同或者实质相同的外观设计的发明或者实用新型专利在外观设计专利申请日前已经公开，则其可以作为破坏外观设计专利新颖性的对比文件。显然，尽管发明和实用新型专利保护产品的技术方案，外观设计专利保护产品的外观设计，二者的保护对象和保护范围不同。但毫无疑问，在先申请的发明或者实用新型专利中可以记载与在后申请的外观设计专利相同或者实质相同的外观设计，在先申请的外观设计专利也可以记载在后申请的发明或实用新型专利要求保护的技术方案。可以认为，若在先申请人只选择保护权利要求中限定的技术方案或者是图片中请求保护的外观设计，则意味着其将说明书及附图中记载的产品的外观形状或图片中记载的技术方案向社会公众公开。二者之间若不能相互抵触显然会损害公众利益，不利于技术或者设计的创新和进步。

按照目前的法律框架，权利冲突解决机制可以解决不同类型的多种权利之间的交叉重叠问题，如专利权、商标专用权、著作权等，若保护范围出现交叉重叠，在授权或者确权程序中就可以以权利冲突为由拒绝授予后者权利。专利法和商标法的授权条款中均明确规定，授权专利和注册商标不得与在先权利相冲突。可见，不得与他人在先权利相冲突属于能否授予专利权或者商标专用权的条件之一。抵触申请或者重复授权的相关法律规定解决了同属一部专利法下的发明和实用新型之间以及外观设计之间的权利交叉重叠问题。而同样同属一部专利法下的外观设计专利与发明或者实用新型专利之间，显然不能以权利冲突的解决机制在授权程序解决权利之间的交叉重叠问题。究竟以何种方式解决外观设计专利与发明或者实用新型专利之间存在的权利交叉问题呢？笔者认为，既然都属于同一部专利法下的发明创造，客观上相互之间又可以记载同样的发明创造内容，则完全可以以抵触申请的方式拒绝授予在后申请权利，从而避免后续权利实施过程中可能产生的侵权纠纷。即只要外观设计专利和实用新型专利相互之间已经明确公开了相同或者实质相同的技术方案或者外观设计，二者之间就可以互为抵触。

（作者单位： 国家知识产权局专利局外观设计审查部 ）

[1] 何越锋.论抵触申请及其构成要件[J].知识产权,1996（4）.

[2] 仪 军.抵触申请在实践中的应用[J].电子知识产权，2002（12）.