重新确定申请日对优先权审查的影响

李 靓 王 博

国家知识产权局专利局审查协作北京中心，北京 100160

一、优先权以及重新确定申请日对申请日的影响

（一）优先权

优先权制度起源于《保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》），其与国民待遇原则、共同规则并列为《巴黎公约》的三大原则。优先权通常被认为是可以用来对专利申请文件进行改进、完善的一种手段［1］，我国的优先权制度包括外国优先权与本国优先权两种，其中，对于外国优先权来说，一个比较重要的目的，就是为了克服地域性对专利申请的限制和影响，方便申请人在本国提出首次申请之后，依然能够有充足的时间在优先权期限内向其他成员国提出专利申请，有效保护申请人的权益；而本国优先权的侧重点则在于，申请人可能会在提出首次申请后对自己的发明和创造进一步研发改进，而通过优先权的方式可以对在先申请进行一定的补充和修改，有利于进一步保护后续申请新开发的成果。无论是外国优先权还是本国优先权，均规定了按照首次申请的时间作为在后申请优先权的申请日期，即一旦优先权成立，在后申请享有在先申请的申请日，称为优先权日，相当于将在后申请的申请日进行了“提前”。

（二）重新确定申请日

《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《实施细则》）第四十条规定：“说明书中写有对附图的说明但无附图或者缺少部分附图的，申请人应当在国务院专利行政部门指定的期限内补交附图或者声明取消对附图的说明。申请人补交附图的，以向国务院专利行政部门提交或者邮寄附图之日为申请日；取消对附图的说明的，保留原申请日”。《实施细则》第四十条的用意是给那些漏交附图的申请人一次补正修改的机会，但由于附图中往往包含了大量的结构细节和特征，因此采用补交附图的方式通常会导致修改文本与申请日提交的文本相比，增加了技术内容，存在超范围的缺陷，如果允许申请人采用这种方式进行修改，则相当于让申请人在享有原来申请日的同时，还可以将通过修改增加的新的技术内容纳入到保护范围中，这对于其他申请人和社会公众来说是不公平的，因此要求申请人必须付出牺牲原始申请日这一代价才能对申请文本进行补救。也就是说，通过补交附图进行修改的申请，在通过审核后，其申请日必然会被推后，这一举措可以避免申请人享有将申请日后做出的发明创造提前到申请日的不合理利益［2］。

（三）申请日的重要性

申请日的确定对专利权中的诸多条款存在影响，例如宽限期制度，其是指发明人或者申请人在一段时间内，基于一些特殊情况，在申请日或者优先权日之前公开了其技术方案，或者是在违背本人真实意愿的情况下被他人披露了技术方案，这样的情况下，专利申请主体虽然公开了发明创造但并不影响其专利的新颖性。宽限期制度的出现使得发明人免于陷入因不得已的原因而失去专利保护的窘境，既保护了发明人及其相关权益，又有助于实现社会整体利益的动态平衡，而宽限期制度的一个重要条件就是确定起算点，其中，我国的起算时间点为申请日或者优先权日［3］。

由于我国实行的是先申请制，因此专利申请的申请日对于专利申请人来说至关重要，其是用来确定专利申请先后次序的唯一标准。而申请日一旦确定，发明创造的技术范围也随之固定，从而确定了专利申请人的技术贡献和正当利益［4］。而结合上文不难看出，《专利法》和《实施细则》中对于优先权的规定以及重新确定申请日的规定均会对申请的申请日产生影响，享受优先权的申请可以保留在先申请的申请日，而重新确定申请日的申请则会导致申请日的推后，那么当一件申请既要求了优先权，在审查过程中又因为补交附图而重新确定了申请日，重新确定后的申请日与在先申请的申请日相比又超出了12个月，这时对优先权是否成立要如何判断，该申请的申请日又要如何确定呢？

二、对于同时存在优先权以及重新确定申请日情况的不同观点

（一）案例

某实用新型专利申请，申请人甲于2019年5月15日申请了在先申请A（以下简称“A申请”），后于2020年4月15日申请了在后申请B（以下简称“B申请”），B申请提出了要求A申请的优先权，且其他各项优先权审查条目均符合《专利法》的要求，因此初步审查中优先权的结论为成立，但是在随后的审查过程中，审查员发现B申请存在说明书中包含附图3的说明，但没有提交相应附图的缺陷，因此发出通知书，指出该申请存在缺少附图的缺陷。申请人在针对上述缺陷进行修改时，于2020年8月20日提交了附图3，审查员根据申请人提交的中间文件继续进行审查，在确认符合要求后，将该申请的申请日重新确定为2020年8月20日。而在此时遇到了一个问题，就是重新确定后的申请日与A申请相比，已经超出了优先权法条规定的十二个月的期限，那么此时要如何判断B申请的优先权是否依然成立，以及B申请的申请日究竟是哪一天。

（二）认为优先权成立的理由

第一，在优先权的法条中，使用的是“提出专利申请”这一表述方式，而没有直接定义“申请日”在12个月内或6个月内，此处可与《专利法》第二十四条中的内容进行比较。《专利法》第二十四条规定了“申请专利的发明创造在申请日以前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性”，其中写明是申请日，相较而言，优先权法条中的“提出专利申请”这一表述则较为模糊，细则或指南中均没有再做进一步的说明。但是根据案例中所述的情况，可以看到，“提出专利申请”作为发生的事实行为，其涉及的日期仅有一天，且永远固定为这一天，不可更改和变动，而申请日作为法律意义上的日期，则会有发生改变的情况。而根据《巴黎公约》中优先权的立法本意来看，是指如果申请人在一个成员国内正式提出了专利申请，在12个月内对其他成员国提出同样的申请，该申请人可以享有优先权。同时，其权利的合法继承人也可以享有同样的权利，在上述内容中同样使用的是提出的概念，即应该理解为是以申请人明确表明了要求优先权意愿的那一天为基准。因此虽然B申请之后由于缺少附图而被重新确定申请日，但B申请要求优先权的提出日是在A申请提出之日起12个月内进行的，因而优先权成立的结论不应受到影响，依然成立。

第二，专利审查指南规定了“申请人要求优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在3个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本”。在上述案例中，申请人在提出B申请的同时，已经做出了要求A申请优先权的声明，同时也在期限内提交了相应的副本，优先权的手续已经履行完毕并且合规，满足了所有优先权成立的要件，而审查员也基于上述要件进行了审核，并已经得出优先权成立的结论，上述结论已经做出，不应受后续申请日变更的影响。

第三，参照优先权审查中其他类似的情形。例如，在优先权的审核中，需要对在先申请与在后申请的申请人的一致性进行核查，假设在先申请的申请人为甲，在后申请提交的时候如果申请人为甲，而其他优先权成立的要件都具备，在此基础上得到了优先权成立的结论，那么即使在后续的审查过程中将申请人甲变更为乙（非在先申请的申请人之一），也不会影响优先权成立的结论。由此可以看出优先权是否成立的审查标准，是以在后申请在提交日时是否满足所有优先权要件作为节点的。那么根据类推原则，则对于优先权结论已经确定后再提交附图而导致重新确定申请日的情况应该参考同样的标准。

（三）认为优先权不成立的理由

第一，重新确定申请日后，B申请的申请日发生改变，与申请A的申请日相比已经超出了12个月的期限，不符合优先权对于期限的要求。

第二，重新确定申请日后导致了实际的申请日向后延迟，而《专利法》第四十二条规定的专利权的期限的起算日就是《专利法》第二十八条规定的实际申请日，而不是优先权日［5］。因此专利权的起算期限也相应推迟，如果此时优先权结论依然成立，则B申请一方面享受了A申请的申请日，另一方面还同时享受了更长的保护期限，即申请人在出现漏交附图的错误后，反而获得了更多的权益和保障，对其他申请人而言是不公平的，也违背了法律维护公平正义的精神。

三、对两种观点的思考

笔者认为，虽然上述两方的观点各有道理，但优先权成立说判断优先权成立的一个重要前提在于，优先权的审查以“提出专利申请”之日为基础，且“提出专利申请”与专利法中的“申请日”存在区别。但在尹新天老师所著的《专利法详解》一书中，明确记载了“申请日就是提出专利申请之日”［6］，也就是说，《专利法》第二十九条中记载的“提出专利申请”的日子就是申请日，两者只是采用了不同的表述方式，因此成立说的理论基础存在明显缺陷。

相较于优先权成立说的观点，笔者更赞同优先权不成立说的观点，理由如下：首先，一般来说，申请日的确定涉及两个因素，即：申请文件的递交方式和最低限度申请文件（即：影响其申请日的申请文件类型）［7］。那么在上述案例中，申请日时申请人所提交的文件中缺少附图，即申请日提交的文本不全，没有构成最低限度申请文件，因此其需要补交附图从而使最低限度的申请文件齐备，并将补交附图之日重新确定为申请日。而对其优先权的审查也应当在其文件齐备的情况下进行，而文件齐备的申请日显然是变更后的申请日，而此时已经超出了12个月的期限，使得优先权的结论应该为不成立。

其次，《专利审查指南》第二部分第三章第四节中分别规定了“享有外国优先权的条件之一是就发明和实用新型而言，中国在后申请之日不得迟于外国首次申请之日起12个月”以及“享有本国优先权的条件之一是中国在后申请之日不得迟于中国首次申请之日起12个月”，两处均写明了是“在后申请之日”，专利审查指南作为对专利法的补充说明，进一步证明了对优先权是否成立的判断是以在后申请的“申请日”为基础。

最后，我国现有的《专利法》《实施细则》以及专利审查指南中虽然尚未对上述同时存在优先权以及重新确定申请日的情况有明确规定，但在《专利审查指南》中，有对进入国家阶段的PCT申请的援引加入的审查规定，所谓援引加入，是指：如果一件国际申请要求了在先申请的优先权，且国际申请文件中所遗漏的内容包含于在先申请中，那么就可以通过援引的方式将所遗漏的内容加入国际申请中而不影响国际申请日的确定［8］。不难看出，上述通过援引而补充内容的方式与补交附图来补充技术内容的方式存在一定的相似之处，而对于援引加入，我国的《专利审查指南》中规定申请文件中含有援引加入项目或部分的，如果申请人在办理进入国家阶段手续时在进入声明中予以指明并请求修改相对于中国的申请日，则允许申请文件中保留援引加入项目或部分。即允许通过重新确定申请日的方式，保留援引加入的内容。同时进一步规定了因重新确定申请日而导致申请日超出优先权日起12个月的，审查员还应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书［9］。这一规定明确了当重新确定申请日而导致申请日超出优先权日起12个月的，优先权的结论是不成立。根据法的类推原则以及从保持审查的一贯性的角度考量，可以推知在普通的国内申请中，如果出现了由于补交附图而重新确定申请日，又导致修改后的申请日超出优先权日起12个月的情况时，同样应做出优先权不成立的决定。

四、结语

申请日是专利申请的重要著录项目之一，是整个专利生命周期中的重要时间节点，也是专利申请获得授权后，保障专利权稳定的重要指标，对申请日的认定关乎申请人的切身利益。在专利申请的过程中，存在多种情况可以导致申请日发生变动，例如优先权或补交附图导致的重新确定申请日，均会对申请日的确定产生影响。在一件申请涉及多种申请日变动的情况时，应采取较为慎重的处理态度，结合法条仔细分析不同情况互相之间的影响，从而对申请日的确定进行准确的判断。