论专利先用权行为要件的适用困境与对策

朱文玉， 徐 搏

(东北林业大学 文法学院， 黑龙江 哈尔滨 150040)

作为专利权制度的一种限制情形，先用权最开始在《TRIPS 协议》与世界知识产权组织(WIPO)的《巴黎公约》中都没有明确规定，也未说明其相关含义。不同国家存在不同国情[1]，为平衡先使用人和专利权人的权益，各组织成员国根据本国法律拟定了在先使用权的相关规范[2]。我国自1985年实施《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)以来，便从先用权的时间要件、技术来源要件、行为要件、原有范围要件几个方面规定了专利先用权。近年来，随着法院审理有关专利先用权案例的逐渐复杂化，实际予以采信的案例较少[3]，先用权的行为要件问题越来越突出，进而引发学术界和司法实务界对行为要件的激烈探讨。成立先用权抗辩关键性因素在于是否具备行为要件，即被诉侵权人在涉案专利申请日之前是否已经实施相同专利或者为实施专利做好了技术或者物质上的必要准备工作。

学者王保民[4]、祝田[5]等人认为法条所规定的行为要件的判断标准过于原则化，需要统一先用权行为要件的规定；学者顾晋伟[6]、于若平[7]等人认为对行为要件的举证难度过高，例如在实际的司法案例中，如被诉侵权人主张已经对被诉侵权产品开始了规模化生产，法院则要求生产经营者证明已经具备何种生产规模，利用现有的生产设备或者根据现有的生产准备到底可以达到何种生产规模，以及其在涉案专利申请日之后是否仅在前述生产规模内继续制造、销售被诉侵权产品。可见我国对被诉侵权人提出了较重的证据责任要求，这也是先用权抗辩案例成立较少的原因之一。因此，对行为要件进行定性与定量研究是解决先用权成立的必由之路，对其进行机理剖析是十分必要的。

一、我国先用权抗辩案件的统计分析

(一)研究方法与研究设计

本研究采用横向案例分析法和定量分析法统计分析2011年至2020年的案例，系统研究了有关先用权抗辩总案件与成立先用权案件总数、总案件支持率、不成立专利先用权抗辩的具体因素及行为要件的典型案例，进一步探究先用权抗辩中行为要件的完善必要性及发展规律，具体研究流程如图1所示。

图1 研究设计流程图

(二)数据来源与案例中关键要素的确定

本文研究了我国2011年至2020年涉及争议焦点为先用权抗辩的案例共570件。选取该时间段有关先用权抗辩请求的案件为研究样本的理由如下：(1)我国2008年12月通过了《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》，此次修正成为完善先用权制度的新起点；(2)2010年初开始施行《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条进一步细化了先用权行为要件中“必要准备”标准，该解释是先用权制度发展的重要转折点；(3)最新案例数据更能反映先用权制度在案件审判中的适用情况，对我国先用权制度的完善有所裨益。

通过北大法意网案例库查询2011年至2020年所有案例[8]，以 “侵害专利权纠纷”“先用权抗辩”为筛选关键词，最终共获取有关专利先用权抗辩案例样本共570件，而得到支持先用权抗辩案例数仅为52件，相较于2000年至2009年先用权有效案例共162份成立4件，我国近十年有关先用权抗辩案件与得到法院支持率同比分别增长了251.85%、269.23%。

我国2011年至2020年涉及先用权抗辩案例年总数量的发展呈正态分布趋势(如图2所示)，案件共涉及27个省市及12类产品领域。自2011年以来，全国审理有关专利先用权抗辩案例的数量逐年增长，2017年为案例年数量的峰值，之后专利先用权抗辩案例的数量有所下降。原因在于社会不断进步，公民科技强国人才战略意识越来越强，知识产权逐渐成为人才的评价标准之一。为了保证评价标准的公正公平性，国家知识产权局于2017年修改了《关于规范专利申请行为的若干规定》，旨在杜绝专利申请的形式主义等弊端。我国2011年至2020年得到法院支持的先用权抗辩案例数量变化幅度范围相对稳定，年成立专利先用权抗辩数量为2～11件，其中2015年的抗辩支持率是近十年来的峰值，成立先用权抗辩率高达20%。2015年至2020年先用权抗辩支持率有所下降，原因是2014年后国家知识产权局内部人事调动逐渐稳定，通过延长专利申请周期、加大公正的评审力度来确保专利申请的质量，从而相应地降低了先用权抗辩案例数量，同时也表明相关部门对先用权抗辩案例的重视。

(三)案例中行为要件具体争议焦点剖析

先用权案件数据中不成立抗辩案件数占以先用权抗辩为争议焦点总案件量的90.87%。如图2所示，我国十年间司法判例中先用权抗辩的总支持率仅为9.13%，法院不支持先用权抗辩占主要部分。其中，如图3所示，案件最大争议点“制造相同或等同产品、使用相同或等同方法”“必要准备”占不成立先用权抗辩案例数的52.5%，两类案件分别高达168、131件，因此，有必要对行为要件争议焦点进行深度剖析。表1归纳总结了先用权典型案例中司法机关适用 “相同或等同产品和方法”要件与“必要准备”要件的主要考量因素。

图2 2011—2020年专利先用权抗辩案件成立趋势图

图3 不成立先用权抗辩案例数原因分布图

表1 法院认定不符合先用权抗辩行为要件的主要考量因素

1.行为要件是否应纳入“等同产品或方法”

由图3可知，近年来我国不成立先用权抗辩案例中“制造相同或等同产品、使用相同或等同方法”作为不成立要件原因的关键因素，占比高达32.43%(不成立先用权抗辩裁判文书样本共518份)。在168例判决中，大部分法院考虑将“制造相同或等同产品、使用相同或等同方法”纳入行为要件的审查范围，并且最高人民法院在北京英特莱技术公司与深圳市蓝盾实业有限公司北京分公司等侵害发明专利权纠纷的裁定(1)最高人民法院〔2015〕民申字第1255号民事裁定书。中，充分考虑了《专利法》第六十九条中所规定的相同产品不仅仅指具有与涉案产品专利相同特征的产品，还应该包括具有等同技术特征的产品。因此，将“制造相同或等同产品、使用相同或等同方法”纳入行为要件的范围，以此进一步补充说明现行法条是十分必要的。

同时，现阶段法院在判断被诉侵权人是否达到“制造相同或等同产品、使用相同或等同方法”要件标准时，主要遵循以下逻辑顺序：首先确认被诉侵权产品是否符合“相同、等同”的要件范围，通常会从被诉侵权产品与涉案产品的型号、外观、技术特征的差异程度等方面判断，认定两者是否存在实质性不同或具有等同特征。例如二审法院认为浙江海吉船用电器有限公司与海星海事电气集团有限公司侵害外观设计专利权纠纷案(2)浙江省高级人民法院〔2020〕浙民终659号判决书。中，其所提供的产品与被诉侵权产品型号不同，照片中产品的主要外观与涉案产品存在实质性差异，则海吉公司未在涉案专利申请日之前制造、销售被诉侵权相同或等同产品。其次，被诉侵权人出具的证据须充分证明其已经制造相同产品或实施相同技术方案。例如广东省高级人民法院在博罗县正润光电有限公司与博罗承创精密工业有限公司侵害实用新型专利权纠纷的二审判决(3)广东省高级人民法院〔2019〕粤知民终74号判决书。中认为，正润公司提供的单据无法确定其真实性，且单据上记载的产品名称和规格与被诉侵权产品不能完全对应，现有证据未能提供相关收付款凭证，不能证明二者存在实际交易，由此认定正润公司的先用权抗辩请求不成立。

2.行为要件是否应细化“必要准备”标准

行为要件中的必要准备包括技术准备和物质准备两部分[9]。在先用权时间要件合法的前提下，即使被诉侵权人尚未制造相同或等同产品、使用相同或等同方法，但其具有生产所需的主要技术图纸、工艺文件，实施生产所需的主要设备、原材料准备完毕，则也可满足专利先用权行为要件要求。例如江苏省南京市中级人民法院在好孩子儿童用品有限公司与广州奥飞婴童用品有限公司、太仓新奇乐婴儿用品有限公司侵害发明专利权案一审判决书(4)南京市中级人民法院〔2018〕苏01民初1333号判决书。中详细厘清了先用权中“必要准备”要件的内容：技术准备应提供完整且详细的技术图纸或工艺文件，物质准备应当提供其购买或者有生产某种产品的主要设备、模具或者专属原材料等内容。该案中被告所提供图片未能反映产品的主要技术思路和方案，模具证据无法证明其满足所需全部零部件，尤其是专用涉案产品必须的零部件，合同、协议、发票、付款凭证、模具开具时间等证据无法一一对应，因此新奇公司未做好制造涉案产品的技术或物质必要准备。正如该判决所述，“必要准备”要件标准不应仅仅局限于司法解释的规定，还应细致考量技术准备的唯一性与重要性、物质准备的针对性与必要性，且有其他证据予以佐证。

我国虽然已修改《专利法》且出台了相关的司法解释细化先用权行为的成立标准，但随着涉及先用权案件数量的增加，实际案例中出现了更多亟需规制的新情况。因此，本文在分析先用权案例的统计数据基础之上，归纳总结先用权抗辩成立与不成立案件中行为要件的适用情况和问题，进而提出完善先用权的具体建议。

二、专利先用权行为要件案件的法律适用困境

(一)“制造相同产品、使用相同方法”要件范围过于局限

“已经制造相同产品、使用相同方法”是指从整体效果上比较专利申请前制造出的侵权产品与获得专利的相关产品是否属于同一类型产品、相同技术方案、部分实质性重合(存在技术特征、外观设计等方面的内容交叉)。深入分析以上数据与“已经制造相同产品、使用相同方法”的行为要素可知，立法者对三种专利制定统一的原则性标准，但实际案例中不同类型专利所涉及先用权纠纷的侧重点并不相同[10]。如在外观设计专利案件中，法官通常根据现有证据从产品整体组成结构上对比在先设计与专利设计中的结构区别，以找寻被控侵权产品的外观设计与涉案产品的外观设计的异同。若两者在外观设计上存在显著差异，则法院以未符合先用权抗辩的首要条件为由，不支持被控侵权产品的合法性；若对比之后，从外观来看产品的结构设计基本一致，则可认定涉案产品落入专利的保护范围之内，即使只是与专利设计的主要部分相同或者近似，若当事人出具其他证据可以与之相应形成完整证据链条，仍可认定二者的产品外观设计构成相同或者近似。在实用新型专利和发明专利案件中，主要比较被诉侵权产品是否全部包含涉案专利权利要求中所记载的全部技术特征。纵然部分改进被控侵权产品技术特征，若其他证据能确定该专利的真实性和关联性，亦能认定在专利申请日之前生产产品的技术方案与本案中被诉侵权产品技术一致或等同。“等同”“近似”的提法在知识产权体系中并非第一次出现，最高人民法院曾在一例判决中明确指出：《专利法》第六十九条所规定相同产品不应只甄别与涉案相同的专利，还应该着重考虑具有等同的技术特征的相关产品[11]。为何最高人民法院在此次判决中将“等同特征”并行于 “相同特征”呢？

结合实务案例及等同原则的优势，采用此种提法的原因集中于三点：(1)举证困难。被控侵权人提出先用权抗辩请求后，需要提供符合法定形式的证据，且能够确认证据内容的真实性，但是多数在先使用人提供的证据通常难以证明其早在原告专利申请日之前已经制造了涉案相同产品或做好制造的必要准备。(2)实务认定困难。部分在先使用人通过新增或修改部分技术方案的方式，规避法律规定的“已经制造相同产品、使用相同方法”要求，此时则需要司法机关灵活衡量二者技术特征的异同。(3)等同原则的优势。等同原则作为认定专利侵权的一项重要适用原则，已经得到许多国家和地区的认可，等同原则虽然未引入我国先用权制度中，但在我国专利侵权案件中已经充分适用，《专利法》规定了相同侵权和等同侵权皆为判定发明案件或者实用新型侵权案件的构成要件，并且在外观设计侵权案件中，将保护范围扩大至相近似的外观设计[12]。因此，为了平等保护先用权人，应扩大先用权要件至“制造相同或等同产品、使用相同或等同方法” 的要件范围，以此平衡专利权人与在先使用人的权益。

(二)“必要准备”要件缺乏统一标准

我国2009年通过的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中第十五条进一步明确“必要准备”要件的选择性认定标准：(1)在先使用人可出具专利申请日前实施生产活动必备的主要技术图纸或者工艺文件的直接证据，例如产品设计图纸、设计构思、制版样片、技术参数和工艺要求等，而非具备一般性技术准备工作；(2)在专利申请前，在先使用人已经制造或者购买为实施生产所必备的主要设备或者专用原材料。但司法实践中对此提出了更为严格的要求，部分法院还要求在先使用者在同时满足技术准备和物质准备的基础上，还必须完成产品的样品试制，导致部分地区先用权抗辩总支持率较低。

事实上工业产品转化需要经历准备、设计、生产三个阶段，其中准备阶段尤为重要。法院在审理专利先用权案件时，更为注重必要准备工作的实质性审查，例如被控侵权人为证明做好技术准备时，所提供的设计图纸是否完整展示产品的设计效果、反映产品的设计要点，并且根据该设计稿是否可随即生产一套涉案被控产品；针对具备物质准备工作的生产经营者而言，其所提交的原材料证据是否足以证明该批原材料是专门用于生产被控侵权产品。如江苏省高级人民法院在审理天津市红联橡胶制品有限公司与常州市金钱橡胶制品厂侵害实用新型专利权纠纷案(5)江苏省高级人民法院〔2012〕苏知民终字第0231号判决书。的判决指出：红联公司在涉案专利申请日前购买原材料的发票并不能证明该原材料是专门作为被控侵权产品的物质生产准备，因为该发票系用于购买针织布，但其经营范围包括纺织品的批发兼零售，因此该证据不能证明其在专利生产前已做好物质性准备工作。从国内外的先用权立法与实践的研究现状来看，“必要准备”行为要件标准可分为以下两种：(1)以日本为代表的国家主张“严格两要件说”，即在先使用人主观上应具有明确的生产实施意图，客观上具备技术准备和物质准备的实施条件[13]；(2)相对日本的先用权标准，德国和我国主张“选择要件说”，技术准备和物质准备二者选择其一即成立，极大降低了在先使用人的证明要求，有助于提升先用权案件的支持率，扩大先用权主体范围[14]。值得注意的是，无论是“两要件说”还是“选择要件说”，必要准备行为都应达到实质性准备标准，方可判定在先使用人达到“必要准备”的成立条件。

(三)欠缺延续性相关审查标准

司法实践中在先使用人除了证明其在专利申请前已做好了必要准备，还负有举证其技术实施或准备工作一直在持续状态且未曾中止的责任，即满足在先使用人实施行为和必要准备工作应当具有延续性。国外部分国家已明确规定在先使用人停止或中止先用权行为的后果。例如美国彻底否定非因不可抗力缘由而停止发明商业使用的在先使用者的先用权利[15]。与此同时，国内司法案例中也存在涉及审查先用权延续性的问题。例如无锡市中级人民法院曾审理一例侵权外观设计专利的纠纷，根据举证责任倒置规则，案件被告举证其满足延续性条件，法院审查被告生产涉案专利产品的行为从专利申请日之前一直延续至申请之后的事实，由此认定该行为人的在先使用权一直持续。《专利法》尚未明确先用权延续性的具体规定，在此问题上仍处于真空状态，因此补充专利先用权行为的延续性审查标准十分迫切。

三、完善我国专利先用权行为要件的对策

(一)适用 “制造相同或等同产品、使用相同或等同方法”行为要件

如前所述，实务界支持在先使用人应已经具备制造相同或等同产品、使用相同或等同方法的要件标准，而现行立法对该行为要件仅限制于“制造相同产品、使用相同方法”的范围内。产生这种情况的原因在于法律的滞后性，即社会快速发展，专利法的原有规定不能解决新出现的先用权行为要件问题。我国自1984年首次制定《专利法》以来就使用“制造相同产品、使用相同方法”描述先用权的行为要件，但在先用权实际运用中实务界注意到此要件存在诸多不足：一方面现存法律未规定被控侵权产品与涉案产品不存在实质性差异时，能否认定等同性或近似性；另一方面，在先使用人提供证据会出现无法证明“已经制造相同产品、使用相同方法”的事实具有高度盖然性，且该标准逻辑存在漏洞，无形中加重了在先权利人的举证负担。受此影响，我国近十年“制造相同产品、使用相同方法”的因素占不成立先用权抗辩总案例数量的32.43%，虽然最高人民法院在判决中明确考虑存在先用权等同情形，但部分法院在审判中依旧未考虑将等同原则纳入先用权成立的行为要件中，由此不难理解为何成立的先用权抗辩案例数如此之少。因此，在契合专利权制度立法初衷的原则上，本文认为应将等同原则引入先用权制度，周明新等学者也提出了相关建议，并且根据专利的不同类型个案分别细化其标准[16]。具体而言，发明专利案件应结合发明内容的有益效果，重点比对被诉技术发明专利的产品或方法是否基本完整地体现专利权利要求中的全部必要特征，并将具有等同手段、实现等同功能和呈现等同效果的技术发明纳入与涉案侵权专利的等同特征范围之内；实用新型专利案件应审查被诉侵权产品的形状构造是否相同或近似，与涉案专利权利要求书的全部技术特征是否相同、等同，继而认定其是否受到了专利权的保护；外观设计专利案件审查中排除该设计特征在专利保护范围之外的设计要素，如颜色等，全面对比产品主要部分的外观设计特征，认定被诉侵权产品的外观设计是否与涉案专利产品的外观设计相同或近似。希望通过上述细化标准减轻被诉侵权人的举证责任，以提高先用权抗辩成立的可能性。

(二)细化“必要准备”要件认定标准

关于“必要准备”的适用标准，司法解释中规定生产经营者至少应完成技术准备工作或物质准备工作。一方面可缓解我国司法实践中先用权支持率较低的问题；另一方面符合我国新时代科技创新要求，鼓励更多创新成果孵化成相关产业，提高成果转化率。但在此基础上仍须进一步细化“必要准备”的适用标准。司法审判可对以下几方面进行细致考量：首先，在先使用人的主客观因素[17]。在先使用人主观上应充分知悉产品技术内容，且有明确的生产实施计划，能够证明其在专利申请日之前所做必要准备工作用于该产品的生产经营。客观上，在先使用人应该具备随即生产的客观条件，其中技术准备工作应完整反映该产品的技术要点和具备独立生产能力，物质准备条件应当达到一定规模，可立即实施批量生产。同时，该准备工作与产品技术具有因果联系，无论是在先使用人的技术准备工作还是物质准备工作皆应专门用于产品加工制造工作。其次，在先使用者的准备工作应当达到实质性的必要准备。结合各行业的共同特点综合考虑先用权人的准备程度，通常从时间、资金、人力、物力的投入成本、产品的技术难度以及勤勉尽责义务等方面衡量[18]。最后，还应注重审查证据内容的关联性。行为人应提交其为制造被控侵权产品所做相关技术准备或者物质准备行为的直接证据，并有其他证据予以佐证，据此才可认定行为人已经做好制造和使用被控侵权产品的实质性准备。

如前所述，有关先用权的“必要准备”条款可修改为：“具备下列情形之一的，人民法院应当认定属于《专利法》第六十九条第二项规定的已经做好制造、使用的实质性必要准备：(1)已经完成实施发明创造所需的主要技术图纸或者工艺文件；(2)已经制造或者购买实施发明创造所需的主要设备或者原材料。”

(三)补充先用权延续性审查标准

审判中判断行为人的技术实施行为和准备行为是否具有延续性，可从行为的延续性和时间上的连续性状态分析：(1)行为上的延续性。须行为人在先使用目的明确，行为人专利申请前的制造相同或等同产品、“使用”“销售”“许诺销售”产品行为以及准备行为都归属于行为上的延续性要求；(2)时间上的连续性。在符合先用权行为延续的前提下，在先使用人的权利行使时间应当保持一种持续行使状态，有助于推进在先使用人的智力成果尽早转化为现实生产力，促进社会经济发展。

四、结语

总之，先用权行为要件是成立先用权抗辩的重要组成部分，同时也是完善知识产权体系的基础条件。但我国先用权制度中行为要件的认定标准较为模糊，相关法律规定与司法实践经验存在一定分歧，致使行为要件的标准无法得到充分适用。因此，基于以上先用权案例数据研究以及行为要件的分析归纳，有待完善以下方面：(1)在先使用人应当在专利申请前已经制造相同或等同产品、使用相同或等同方法；(2)在先使用人应当在专利申请前已经做好制造使用技术条件或者物质条件的实质性准备工作；(3)在先使用人实施行为和必要准备工作应当具有延续性。