分案申请制度及应用策略探讨

吴雪健 蒋海军 胡锋锋 王 欢

一、引言

我国《专利法》第31 条第1 款规定，专利申请应该满足单一性原则，单一性原则是世界大多数国家专利制度中广泛采用的重要原则，该原则不仅防止申请人将多项发明创造的内容囊括在一份专利申请中，进而通过支付一件专利的相关费用而取得多项不同的技术保护①尹新天.新专利法详解[M].北京:知识产权出版社,2001.，而且便于专利申请的分类、管理和审查②傅琦.分案申请制度研究[J].科技与法律,2015,7(6):1170-1205.③付怀,王俊德,李敏,等.从实际专利申请案例探讨对特殊分案申请的处理策略[J].中国发明与专利,2014(1):94-97.。

但是，专利申请和审查的过程中会出现申请文件不满足单一性的情形，如果申请人的专利申请仅因为不满足单一性而被迫放弃相应的发明创造，将使得申请文件中的部分创新成果未能给予专利保护而“捐献”给公众②④宋扬,陈腊梅,熊瑜.我国分案制度的探讨[J].中国发明与专利,2015 (10):114-118.⑤欧阳石文.专利法研究(2006) [M].北京:知识产权出版社,2007.。上述情况不仅不符合专利法的立法本意，而且会损害申请人的利益，并严重打击申请人通过公开换取规定时间独占性的积极性。因此，为充分保护申请人对创新成果的权益，分案申请作为解决单一性问题的司法救济手段引入到专利制度中，使申请人能够对其创新的技术方案加以有效保护。因此，作为解决单一性问题的救济程序，分案申请制度的合理应用能够充分保证创新者的合法权益。本文通过对分案申请制度的深入分析，探讨分案申请的制度和应用策略，以期为专利代理同仁和申请人提供参考与借鉴。

二、我国分案申请制度的发展历程

1984 年在我国首部《专利法》立法之初就对分案申请制度进行了规定，其中首部《专利法》第31条和《专利法实施细则》（以下简称《细则》）第42条、第43 条和第53 条第5 项中的相关规定共同构建了我国最初的分案申请制度。加入《巴黎公约》之后，为了满足公约的相关要求并同时解决原有《专利法》中存在的问题，1992 年全国人大常委会对《专利法》和《细则》进行了修改，在此次修改的《细则》的第42 条第3 款中增加了“分案申请不得改变原申请的类别”的规定。除此之外，此次修改还规定了分案申请不得作为本国优先权的基础，同时进一步明确了分案申请可以享有原申请的优先权和优先权日⑥。

在此之后，《专利法》《细则》和《专利审查指南》又历经多次修改，其中2006 版《专利审查指南》补充了驳回案件的分案申请时机的相关规定。针对以分案申请作为基础再次进行分案的分案申请（以下简称“多级分案”），提出“多级分案”时原申请可能已经结案，“多级分案”往往难以符合原申请分案的时间要求，并造成分案申请难以通过再次进行分案而克服单一性的缺陷。

因此，2006 版《专利审查指南》对上述的问题提出“除外情况”，该“除外情况”规定对分案申请再次进行分案的“多级分案”只要是克服了审查员提出的“不具有单一性的审查意见”并提供相关证据，即可不受原申请的审查状态限制。

此后，2010 年《专利审查指南》及其修订版对于分案申请的时机未作实质性的修改，仅对与分案申请相关的核实规定进行了整合⑥朱峰.我国专利分案申请制度研究[D].上海:华东政法大学,2012.⑦梁然,欧阳平,刘硕.试论分案滥用与分案申请提出时机的关系及应对策略[J].中国发明与专利,2014 (7):57-60.。2019 年9 月发布的《<专利审查指南>修改的公告》再次提出关于分案申请的修改，内容为“因审查员发出分案通知书或审查意见通知书中指出分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的，再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核”。此项规定限制了分案申请中的再分案状态，有效避免了申请人进行随意地分案申请。

经过数次修订，我国的分案申请制度已经逐步完善。其中《专利法》第31 条和《细则》第34 条、35条、42 条、43 条和第54 条的第1 款及《专利审查指南》的相关部分最终共同构建了我国现行的分案申请制度。上述的法条和规定之间相互交叉彼此支撑，这是目前我国分案制度的主要法律依据①-⑧。

三、分案申请制度探讨

在专利申请实务中，具体的分案申请类型主要可以分为两种，其中申请人为克服单一性的缺陷，依据审查员“不具有单一性的审查意见通知书”进行分案的情形被称为被动分案。此外，在专利申请、审查的过程中，申请人同时也可以主动向国家知识产权局提出分案，该种情况称为主动分案③⑧孙婷婷,廖文勇,孙兴春.分案申请审查中应特别关注的几个问题[J].2013 年中华全国专利代理人协会年会暨第四届知识产权论坛论文汇编第二部分,2013.⑨李锋祥,叶卫华,程茜.适应专利法实施细则第四十条的分案及优先权处理方式探讨[J].中国发明与专利,2011（12）:30.。

（一）分案申请的时机探讨

分案申请的权利主要集中在对原申请的申请日、优先权日等日期的享有，保留原申请的申请日是分案申请最本质和最必要的特征。但是，如果不对分案申请的时机加以限制，申请人能够随时对原申请进行分案，则明显会损害公众的利益。因此，2010 版《专利审查指南》第一部分第一章第5.1.1 节（3）对分案申请作出了具体的规定。根据上述规定，原申请处于“未决定状态（pending）”时方可以进行分案，而当原申请由“未决定状态”变为“决定状态”时，不可再进行分案申请，其中“决定状态”包含以下几种形式：授权、驳回、撤回、复审决定和行政诉讼判决。为更好地厘清与理解申请人可进行分案申请的情形⑩思博网.从审查指南的最新修改再谈无限分案与主动分案[EB/OL].(2019-09-25)[2020-07-23].https://bbs.mysipo.com/thread-1082461-1-1.html⑪杨敏,郭佳欣,张雅涵.分案申请常见问题解答[J].中国发明与专利,2013 (3):64-65.，本文对此进行了梳理与归纳，如图1 所示。

1.以一般专利申请为母案提交分案申请的时机

（1）原申请处于初审、实审等审查状态时，申请人可以随时对原申请进行分案，大多数分案申请也是在这个时期提出的。

（2）原申请下发专利权通知书后，在专利授权的办理登记手续的期限届满之前可以进行分案。值得注意的是，即使办理了专利授权的登记手续，申请人仍然可以在上述期限截止之前提出分案申请。例如，分案申请：照明装置（申请号为2015207587685）的分案申请提交日为2015 年9 月28 日⑫李海霞,沈敬亭.专利申请分案期限[J].专利代理,2018(1):12-17.，而原申请：照明装置（申请号为2015200954289）于2015 年7月13 日下发授权通知书，并且于2015 年9 月24 日办理登记手续；虽然，初审的审查员认为该分案申请不是在《细则》第54 条第1 款规定的期限届满前提出的，并认为针对分案申请照明装置（申请号为2015207587685）下发了分案申请视为未提出的通知书，但是经过复议，最终在“修改更正通知书”中撤销了上述的通知书。因此，提交分案申请的期限届满日与办理登记手续的具体时间无关。

（3）原申请在处于撤回状态时不能针对其提交分案申请。其中，专利撤回又可以分为主动撤回和视为撤回。针对主动撤回专利申请的情形，申请人在收到主动撤回手续合格通知书之前仍然可以提交分案申请；针对视为撤回情形，申请人在对视为撤回通知书递交恢复权利的请求并收到手续合格通知书之后仍然可以递交分案申请。无论是主动撤回还是视为撤回，在专利撤回过程中的手续合格通知书是由“未决定状态”变为“决定状态”的重要节点。

（4）原申请在驳回决定生效之前均可以提出分案申请。即原申请在收到驳回决定之日起三个月内，不论申请人是否向专利复审和无效审理部提出复审请求，均可以针对母案提交分案申请。

（5）申请人针对驳回决定提出复审请求后，在复审程序终止之前可以提交分案申请，处于复审状态专利的也是“未决定”状态。如果复审决定撤销了驳回决定，原申请返回到审查状态后同时恢复了提交分案申请的权利；即使复审决定维持了驳回决定，申请人对复审决定不服时，在三个月内可以向人民法院提起行政诉讼的期间仍然可以提交分案申请。复审程序的视为撤回或者请求人主动撤回复审请求时复审程序也同时终止，同时会使得在复审程序终止后丧失分案申请的时机。

（6）针对复审决定不服提的行政诉讼期间，由于人民法院最终的审判结果尚未确定，而且原有的审查决定同时也有可能被人民法院的生效判决撤销，人民法院此时的专利仍然处于“未决定”状态。因此，在收到复审决定之日起的诉讼时效内无论是否向人民法院起诉，均可以提出分案申请。在后续的行政诉讼过程中，如果请求人对一审的判决再次不服的，则请求人仍然有上诉的权利；在上诉期间专利的最终状态仍然不能确定，无论当事人是否上诉，则当事人在一审判决之日起的上诉期间仍然可以对专利进行分案；当然，如果请求再次选择上诉，那么在二审行政判决之前请求人仍然具有分案的权利⑩。

2.以在先的分案申请为母案再次提交“多级分案”的时机

申请人针对在先的分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。即如图1 所示，申请人针对一代分案1#再次提出二代分案1-1#和三代分案1-1-1#；要求二代分案1-1#和三代分案1-1-1#的提出时间均满足原申请提出分案的时间；二代分案1-2#由于分案申请日晚于原申请未决定截止日则不满足分案申请的要求。

但是，《专利审查指南》同时还规定：“因审查员发出分案通知书或审查意见通知书中指出分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的，再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核”。即如图1 所示，一代分案2#如果不具有单一性，则针对一代分案2#进行分案的二代分案2-2#的提出时间受到一代分案2#申请状态的影响，从而避免出现因特尔超过20 年的专利授权案的情形，其中分案申请的（申请号：2012101610922）分案申请日为：2012 年05 月14 日，其中原申请（申请号：95974300）已经早在2002 年已经结案⑬欧阳石文.知产力：再说英特尔超20 年专利授权案[EB/OL].(2017-04-10)[2018-06-18].http://www.sohu.com/a/133134288_221481.。

图1 分案申请的时间节点

（二）分案申请的应用探讨

分案申请制度不仅可以克服原申请不符合单一性的规定，而且也是专利申请策略中的重要手段，合理地利用分案申请制度可以增强申请人的专利保护力度和市场应对能力。

1.及时调整策略，优先获得保护

专利申请文件往往包含多个技术方案，因此经常会遇到审查员认为部分技术方案已经满足授权条件，而对另一部分技术方案存有疑虑的情景。此时，申请人可以积极调整方案，根据审查意见进行内容修改，并通过放弃审查员认为不满足专利性的技术方案，使满足专利性的技术方案尽快获得授权，以优先获得该部分技术方案的专利保护权。但是，这种情形往往会限缩原专利申请的保护范围，为了充分保证申请人的利益，申请人可针对放弃的技术方案提出分案申请，并在后续的流程中有充足的时间与审查员进行辩驳和论证技术方案专利性。因而，分案申请不仅加速了申请人对部分技术方案的专利授权保护，又能够为申请人争取充足时间对其他技术方案进行再创造、再完善。

2.完善申请内容，扩大保护范围

如果专利申请文件在撰写与申请之前未对现有技术进行充分检索，可能导致专利撰写人在对技术要点总结与提炼时产生偏差，从而使其撰写的独立权利要求中引入非必要的技术特征。而且，专利申请文件一旦申请即失去了修改时机或者修改余地，进一步造成授权专利的范围与申请人期望的保护范围不相符的情况。此时，分案申请能够有效解决以上问题，申请人可以根据审查员检索的对比文件重新界定现有技术的技术边界，通过分案申请对专利权的保护范围重新布局，进而获得期望的保护范围⑭冯剑明.如何利用分案申请制度对专利申请寻求更大的保护[J].专利代理,2017 (1):67-70.。

此外，原申请与分案申请可能会由两个不同的审查员进行独案审查，而不同的审查员对于法条的理解和法条尺度的把握存在一定差异，这也会导致分案申请与原申请的审查结果不尽相同，进而可能通过分案扩大专利的授权范围⑮张立泉.试析专利分案的不当得利及其对策[J].2010 年中华全国专利代理人协会年会暨首届知识产权论坛论文集.北京:知识产权出版社,2010.，扩大其技术保护范围。

3.延长审查时间，限制竞争对手

专利权作为知识产权的重要组成部分，是专利首创者所具有的独享保护权益。如果一项专利申请具有极高的市场价值，能够覆盖竞争者未 来上市的产品却又不被竞争对手预先察觉，在关键时刻给予对手致命一击。在此情境下，申请人可以选择将尽可能多的技术方案与权利要求写入申请文件中，增加母案的审查时间。在此过程中，申请人具备足够时间进行调研，并获取对手的相关情报。此时，申请人能够在母案“未决定”状态下形成覆盖竞争者新产品的分案申请，间接延长该项技术相关专利的审批时间，并使得竞争对手难以判断该项技术相关的专利申请的法律状态。考虑到侵权风险，竞争对手不敢轻易实施类似的技术方案，从而对竞争对手的生产、经营以及研发策略产生有效限制。

4.隐藏核心技术，增大权益保护

时至今日，全球已公开的专利文献数量已经超过1 亿项，主流的专利检索策略往往是针对主题名称、摘要和权利要求书中的关键词进行检索。基于分案申请制度的特性，申请人可以在较长的一段时间内，将需要保护的技术方案隐藏在说明书中，避免竞争对手轻易地检索到相关的技术信息，增大竞争对手获取技术情报的难度，并可以在恰当的时间通过分案申请，将隐藏在说明书中的技术方案重新写入权利要求书中，进而增大了竞争对手对专利文献监控的成本和负担⑮，避免竞争对手准确判断我方的研发方向和核心技术内容。

5.完善专利布局，获取专利许可

专利实施许可指专利的权利人允许其他的自然人或法律实体，在一定的地域范围和专利有效期间内实施一项或者数项专利权利的行为⑯漆苏.专利实施许可中的风险及其控制研究[J].电子知识产权,2009(9):005.⑰粟源.知识产权的哲学,经济学和法学分析[J].知识产权,2008,18(5):3-32.。我国的专利制度中尚不存在对一件专利的部分权利要求的保护范围独立的进行许可的方式。此时，申请人通过分案申请完善企业专利布局，以获得多项不同保护范围的专利权，例如可以通过分案将发明的产品和方法进行拆分获得多项专利权，专利权人可以分别独立的对方法或者产品进行专利许可，不仅方便专利权人收取专利的许可使用费，而且增大了专利权人在商业谈判过程中的主动性。

6.抢占专利申请日，灵活保护技术

某一技术方向具有多个难以进行上位概况的平行技术方案，平行的技术方案之间不具有单一性。因此专利撰写过程中需要不断地完善与再提炼，以尽可能达到所期望的保护范围，这无疑增加了企业的等待时长与沉没成本。但由于市场的不稳定性与多变性，申请人往往被各种突发状态打断原有安排。此时，申请人可以先将所有相关的技术方案都写入申请文件中，后期可根据市场动态变化，对原有申请在恰当的时机提出分案申请，为可能存在的多个技术方案抢占申请日，从而选择性地确定对某些技术方案寻求专利保护，提高了专利利用的灵活度。

四、结语

在原申请处于“未决定状态”时均可以进行分案申请。不同阶段的分案时机如下：在专利申请审查期时，原申请在授权办理登记截止、驳回生效、视为撤回和主动撤回手续合格之前可以提出分案申请；在复审期间的复审决定生效之前，也可以提出分案申请；针对复审不服的行政诉讼一审判决生效和行政诉讼二审判决之前，同样可以提出分案申请。

分案申请在享有原申请的申请日、优先权日的同时，可以对原申请的权利要求进行改写，但是分案申请不得改变专利的申请类型，不得超出原申请的记载范围；在提交分案申请的申请文件时，应该在请求书中填写原申请的申请号和申请日，并要提交原申请的申请文件副本以及原申请中与该分案申请有关的其他文件副本。

分案申请可以克服原申请不符合单一性的规定，除此之外，分案申请制度还具有加速部分技术方案的专利授权、完善专利的保护范围、延长审查时间、隐藏核心技术方案、便于专利许可和灵活的保护创新技术等作用，合理利用分案申请制度可以增强申请人的知识产权保护力度和应对策略。