中国专利优先权恢复制度的构建及《专利法实施细则》第6条的修改建议

郭小军

关键字：专利 优先权 恢复 专利法实施细则

《专利法实施细则》第6 条规定了申请专利过程中因延误期限导致权利丧失而请求恢复权利的情形。其中，第一款涉及因不可抗拒的事由延误期限时请求恢复权利的规定，第二款涉及因正当理由延误期限时请求恢复权利的规定。这两款规定既适用于法定期限，也适用于指定期限，唯请求恢复权利的理由和期限不同。此外，第五款还规定“本条第一款和第二款的规定不适用专利法第24 条、第29 条、第42 条、第68条规定的期限。”《专利法》第29 条第一款和第二款分别规定了“外国优先权”以及除外观设计申请外的“本国优先权”。所以，《专利法实施细则》第6 条中关于《专利法》第29 条的例外规定意味着，不管是因为正当理由还是不可抗拒的事由而延误了优先权期限，均不能请求恢复优先权。①下文主要结合发明专利申请的优先权来进行说明。此外，本文所讨论的优先权恢复仅限于超过优先权期限而请求恢复优先权的情形，不包括优先权的更正、增加、优先权文件的补交等所谓“优先权要求的恢复”，参见《专利审查指南》（2019 年修订）第一部分第一章第6.2.5 节。

一、优先权制度概述

《保护工业产权巴黎公约》（以下简称“《巴黎公约》”）为广泛的知识产权国际保护奠定了基石。优先权制度则是《巴黎公约》的重要支柱之一。根据《巴黎公约》第4 条，在一个成员国内正式提出了专利申请的申请人或者其权利的合法继受人，在规定的期限内对其他成员国提出的同样申请享有优先权。《巴黎公约》最初规定的优先权期限是6 个月，在“海外”国家的情形是7 个月，后来在布鲁塞尔修订大会（Brussels Revision Conference）上修改为12 个月，并且一直维持到现在。②Sam Ricketson:The Paris Convention for the Protection of Industrial Property:A Commentary,Oxford University Press (2015),p.367.

优先权制度最直接的法律效果体现在《巴黎公约》第4 条B 款，可概括为对抗申请之效力与对抗公开之效力。③李逸竹.专利国外优先权制度研究[J].佛山科学技术学院学报（社会科学版）,2014,(3):65.即，在优先权期限届满前在本联盟的任何其他国家后来提出的任何申请，不应由于在这期限完成的任何行为，特别是另外一项申请的提出、发明的公布或利用而无效，而且这些行为不能产生任何第三人的权利或个人占有的任何权利。优先权制度使得一项发明创造在一个国家或者地区申请专利之后有充足的时间在第二个国家或者地区申请专利，而不会因为时间差而丧失新颖性、创造性，或者被他人在第二个国家抢先申请专利。作为优先权基础的第一件专利申请只要是一件正式的专利申请即可，其随后的结局在所不问。显然，优先权制度是与专利申请的先申请原则、专利地域性等密切相关的一项制度。

优先权一般包括“外国优先权”和“本国优先权”，如中国《专利法》第29 条规定。这意味着优先权制度的功能不仅仅局限于“工业产权的国际保护和协调”，而是被赋予更多的制度价值。申请人可以充分利用优先权制度规划专利申请，例如通过要求优先权而将若干先后完成的发明创造合案申请、延长专利的保护期限、实现发明专利申请与实用新型专利申请的转换、对申请中的缺陷进行修改等。申请人还可以利用这一制度来观察市场情况进而决定是否继续寻求对发明创造的保护，或者在优先权期限内寻求资本支持，以维持对发明创造的持续研发。

虽然优先权制度的设立初衷是为了工业产权的国际保护，从而为创新主体保护其知识财产提供更灵活的制度支撑。但是该制度还包含着对公共利益和秩序的考虑，例如，作为优先权基础的在先申请必须满足“首次”“正式”申请的要求，在后申请与在先申请必须是相同主题，在后申请必须在优先权期限内提出等。因此，优先权制度有利于发明创造尽早公开，进而促进上下游技术的研发。

优先权制度自1883 年诞生以来，始终是知识产权制度的重要支柱，在发挥创新驱动发展的过程中焕发着勃勃生机。

二、国际、国外优先权恢复制度

优先权如同申请日一样，关乎一件专利申请的命运。世界知识产权组织（WIPO）在其管理的《专利合作条约》（PCT）以及《专利法条约》（PLT）中设立了优先权恢复制度，很多国家也参照这些国际条约在国内法中引入了优先权恢复制度，由此最大限度地保障申请人不会因为错过优先权期限而丧失权利。以下仅选择代表性的条约和国家（地区）进行介绍。

（一）《PCT 实施细则》关于优先权恢复的规定

《PCT 实施细则》第26 条之二与第49 条之三分别对优先权的恢复作出了规定，该规定借鉴了PLT的相关规定。④余梅霜,宁卉.浅析PCT 框架下的优先权恢复程序[J].中国发明与专利,2014(11):88.PLT 第13 条第（2）款规定，如果要求或本可要求优先权的在后申请的申请日晚于优先权期限届满之日，但是在实施细则规定的期限内，则在表明申请人尽到了适当注意或者是非故意的且在满足程序要求后，主管局应当恢复该优先权。根据《PLT实施细则》第14 条，请求恢复优先权的期限是不少于2 个月，从优先权期限届满之日起计算。

《PCT 实施细则》第26 条之二.3 款规定了“由受理局作出优先权权利的恢复”，即如果国际申请的国际申请日在优先权期限届满日之后，但是在自该优先权期限届满日起的 2 个月期限内，在满足程序及费用要求后，如果受理局认为符合该局所适用的恢复标准（“适当注意”标准或者“非故意”标准），则受理局应当恢复优先权。

根据《PCT 实施细则》第49 条之三.1 款，依据“适当注意”标准在受理局恢复优先权一般对每个指定国都发生效力，依据“非故意”标准在受理局恢复优先权一般仅对国内法承认该标准或者适用更有利于申请人的标准的指定国有效。所以，受理局恢复优先权的决定对采用同样或者更宽松标准的指定局具有约束力，比受理局采用更严格标准的指定局不受受理局决定的约束。

《PCT 实施细则》第49 条之三.2 款规定了“指定局对优先权的恢复”，即如果国际申请的国际申请日晚于优先权期限届满之日，但在自该期限届满之日起2 个月内，如果指定局认为申请人没能在优先权期限内提交国际申请的理由满足了该局适用的恢复优先权的标准（“适当注意”标准、“非故意”标准或者更有利于申请人的标准)，那么在满足了程序及费用要求后，指定局可以给予恢复优先权。

根据WIPO 公布的信息，PCT 缔约国中的少数国家，例如巴西、加拿大、哥伦比亚、古巴、捷克、德国、阿尔及利亚、希腊、印度尼西亚、印度、韩国、菲律宾对优先权恢复作出了保留，大部分的国家都接受了优先权恢复。⑤Restoration of the right of priority by receiving Offi ces (RO) and designated Offi ces (DO) under PCT Rules 26bis.3 and 49ter.2 (Last updated 10 August 2020),https://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html#I.中国作为受理局接受了《PCT 实施细则》上述关于优先权恢复的规定，但是作为指定局作出了保留。

（二）欧美日的相关规定

欧洲专利局是PCT 的缔约方。《欧洲专利公约》（EPC）第122 条第（1）款对“重新确立权利”作出了概括规定：欧洲专利的申请人或所有人，尽管已采取了所有适当的注意，但仍不能遵守对欧洲专利局的时限，如果不遵守该时限的直接后果是造成欧洲专利申请或请求被拒绝，或认为申请已被撤回，或欧洲专利被撤销，或丧失任何其他权利或补救手段，则应根据请求重新确立其权利。

《EPC 实施细则》第136 条对“重新确立权利”进一步规定，根据第122 条第1 款提出的任何重新确立权利的请求，应在未遵守期限的原因消除后两个月内以书面形式提出，但最迟应在未遵守期限届满后1年内提出。但是，对于EPC 第87 条第1 款和第112a条第4 款规定的任何一个期限，重新确立权利的请求应在该期限届满后2 个月内提出。其中EPC 第87 条第1 款正是关于要求优先权的规定。

所以，EPC 及《EPC 实施细则》关于优先权权利恢复的规定与《PCT 实施细则》的规定一致，适用“适当注意”标准，并且优先权恢复期限自期限届满之日起计算，而非从障碍消除之日起计算。⑥See e.g.Decision of Board of Appeal No.J 0013/ 16 -3.1.01,14 December 2017.

美国已经加入了PLT，《美国专利法实施细则》37 C.F.R.§1.55 涉及“要求外国优先权”，其中(c)款关于“延迟提交后续申请”规定：后续申请的申请日在外国申请的申请日起12 个月届满后，但在该期限届满之日起2 个月内，如果延迟在该期限内提交后续申请是非故意的，则可以根据《PCT 实施细则》第26 条之二.3 款（国际申请）或者根据本款提出请求，来恢复后续申请的优先权。所以，美国为申请人恢复优先权设定了更低的“非故意”标准。

对于国内优先权，美国也有类似的规定，例如37 C.F.R.§1.78(b)规定要求临时申请的利益的12 个月期限届满后还有2 个月的期限来恢复对该临时申请的利益，如果延迟提交后续申请是非故意的。实际上，临时申请本身就为申请人快速提交专利申请提供了极大的便利。而在根据《美国专利法》（35 U.S.C.）§120 以及37 C.F.R.§1.78(d)要求在先正式申请的利益而援引在先申请时，对于期限的掌握则更加宽松，并且也可以请求恢复对在先申请的利益。

此外，美国对于要求外国优先权的时间也较为宽松。37 C.F.R.§1.55(d)关于“提出优先权要求的时间”规定，优先权要求必须在从美国申请的实际申请日起4 个月内提出，或在从在先外国申请的申请日起16 个月内提出，以较晚者为准。⑦这一规定不适用于美国外观设计专利申请。

PLT 自2016 年6 月11 日起在日本正式生效。日本在之前已经修改了《专利法》第41 条和第43 条，并新增第43 条之二。修改后的专利法给予优先权主张者在优先权期限届满后一定期限内主张优先权的期限救济。⑧范晓.日本与《专利法条约》相适应的法律制度调整浅析[J].中国发明与专利,2017(1):88.申请人未在优先权期限内提出根据《巴黎公约》要求优先权的专利申请的，如果申请人有正当理由未提出申请，则申请人可以根据《专利法》第43 条之二第1 款在优先权期限届满之日起2 个月内提出申请，并可以根据《巴黎公约》要求在先专利申请的优先权。⑨Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan,Part V Priority,https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/05_e.pdf.

所谓“正当理由”对应于PLT 中的“适当注意”标准。⑩日本特许厅网站在“1-3：優先権の回復制度に係るQ&A”中指出，关于优先权的恢复，《日本专利法》修改中采用《专利法条约》中的“适当注意”标准，与之相对应的是《专利法》中的 "正当理由"，参见https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kikan_gide_faq.html#q1-3-1。不同于一般补救程序的期限计算方式，恢复优先权的期限并不是从超过期限的理由不存在之日（申请人不再能够提起这种程序之日）开始计算。

三、中国引入优先权恢复制度的正当性分析

（一）在后申请日是优先权日的延续

在登记制度下，申请日对于确定知识产权形成时间、权利归属等具有重要意义。对此，可以参照最高人民法院关于同样贯彻先申请原则的商标申请权之论述。

关于专利申请日的意义，可以参照最高人民法院关于同样贯彻先申请原则的商标申请权之论述。首先，一旦申请人提交了商标注册申请，从申请日起就享有了排斥其他人在同一种商品或者类似商品上以相同或者近似的商标申请注册的权利；其次，申请人可以根据自己的意志对商标注册申请作为一种民事权益进行处分；最后，申请日之后，商标申请人即享有了对未来取得注册商标专用权的一种期待。⑪参见白象食品股份有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会行政裁决案，最高人民法院（2014）知行字第4 号行政裁定书。同样，专利申请从申请日起即享有了一种申请权。这种专利申请权是一种期待权，也是一种优先权。纵使多人独立作出了同样的发明创造，在先申请人依然可以因为较早的申请日而取得垄断权，避免进一步的寻租成本。当然，从专利申请日起，申请人披露的发明创造即予固定。

对于要求优先权的专利申请而言，在后申请日并非要重新确立申请专利的时间，而是借助此种制度设计来确保优先权日（即在先申请日）的效力延续至要求优先权的在后专利申请。由此所有在后专利申请具有相同的优先权日，实现了前述专利申请日的意义。从优先权日起到在后申请日止的优先权期限则是实现这种延续的必然要求与限制：距离太近则失去了设立优先权制度的意义，距离太远则可能带来过大的不确定性。从发明/实用新型一般12 个月的优先权期限与外观设计6 个月的优先权期限观之，该期限体现了其相对于权利保护期限的比例、申请人准备在后申请的需求、以及公众对权利确定性的需求等因素。

各因素的平衡总体上不应当被打破，但是人们对这种平衡的认识却在随时代发展而变化。例如PCT申请实际上延长了专利申请进入指定国的时间。上述国际、国外优先权恢复制度亦有同样的效果。显然，在已经正式提交在先专利申请而使得发明的归属和内容得到固定（尽管从地域上看可能还未延及中国）的前提下，因为18 个月的公开期限尚未到达而本来就存在不确定性，仅仅对优先权期限作出少许宽限并不会损害公众利益。

（二）中国优先权恢复例外的不合理性

《专利法》及《专利法实施细则》关于优先权的规定与《巴黎公约》的基本要求一致，该规定确保专利申请人不会因发明创造在优先权期限内被公开或者因他人抢先申请而失去获得专利权的机会，但是在申请人已经尽到适当注意仍然超过优先权期限提交专利申请时，中国并没有参照PLT、《PCT 实施细则》为恢复优先权提供救济途径。

申请人唯有于优先权期限内提出专利申请并要求优先权，通过审查后才能享有优先权。这样的规定在通常情况下是没有问题的。然而，在一些特殊情形下申请人即使已经尽到适当注意义务，仍然有可能错过优先权期限。甚至在一些不可抗拒的情形，例如新冠肺炎疫情这种持续时间长、波及面广的 事由，申请人更是容易因为各种疫情防控措施而无法及时提交专利申请，从而错过优先权期限。根据《专利法实施细则》第6 条规定，优先权一旦丧失，则无法以任何理由请求恢复。这意味着创新主体投入大量人力、物力才作出的研发成果因为这一程序性规定而面临着在中国得不到保护的风险，企业竞争力及投资信心将受到极大影响。

《专利法实施细则》第6 条的现有规定使得申请人无论因为何种原因延误在中国提交专利申请的优先权期限，都不能请求恢复优先权并承担最终的不利后果。新冠肺炎疫情虽然属于极罕见的情形，但正因为这样，更突出了中国优先权制度的僵化与不合理性。

（三）优先权恢复制度符合中国知识产权政策

长期以来，发达国家一直是更高知识产权保护标准的倡导者和践行者。⑫易继明，初萌.后TRIPS 时代知识产权国际保护的新发展及我国的应对[J].知识产权,2020(2):3-4.不仅仅在实体上而且在程序上为知识产权申请人和权利人包括专利申请人和权利人提供便利也是加强知识产权保护最直接和最有效的方式之一。从上文介绍可知，欧洲、美国、日本均参照PLT 和/或PCT 规定设置了优先权恢复制度，从而为保护发明创造提供了更多保障。

通过在程序方面采取更加灵活的措施、设置更加宽松的要求，可以保证发明人作出的发明创造得到有效保护。发明人作出一项发明创造殊为不易，其对社会作出的贡献也应当得到认可。在实体权利与效率的平衡方面，自《巴黎公约》以来知识产权保护的总体趋势清晰地表明，国际社会总体上趋向于为申请人提供更加宽松的制度。这也符合中国加强知识产权保护的发展战略。

中国虽然属于发展中国家，但是中国已经逐步由中国制造过渡到中国创造，企业创新能力也有了长足进步。2019 年，中国发明专利申请量为140.1 万件，共授权发明专利45.3 万件，其中国内申请人的发明专利授权36.1 万件，约占总授权量的80%。⑬国家知识产权局就2019 年主要工作统计数据及有关情况举行新闻发布会[EB/OL].(2020-9-15).http://www.gov.cn/xinwen/2020-01/15/content_5469519.htm.2019 年，中国通过PCT 途径提交专利申请5.9 万件，位居世界第一。⑭知识产权局：2019 年中国PCT 专利申请跃居世界第一[EB/OL].(2020-9-15)http://www.chinanews.com/gn/2020/04-23/9165492.shtml.如此庞大的专利以及专利申请对于中国来说是一笔巨大的财富。在这样的背景下，我们更有理由为申请人提交专利申请提供更加灵活、宽松的制度。

根据WIPO 于2020 年9 月2 日发布的2020 年全球创新指数（GII 2020），中国排名第14 位，与2019年的排名相同。⑮2020 年全球创新指数：2019 冠状病毒病大流行预计对全球创新产生影响；瑞士、瑞典、美国、联合王国和荷兰今年名列前茅[EB/OL].(2020-9-15).https://www.wipo.int/pressroom/zh/articles/2020/article_0017.html.知识产权保护已经成为中国经济发展的重要驱动力，一个更加强健的知识产权保护制度有利于将中国的创新推向一个新的高度。在专利制度中增加优先权恢复制度有利于这一目的的实现。

实际上，即使在专利申请中引入优先权恢复制度，对比例如美国这个世界最大经济体的专利申请制度，中国的专利申请制度在灵活性以及对申请人的友好程度上依然存在一些差距。在专利申请程序中引入2 个月的优先权恢复制度是进一步完善中国专利申请及优先权制度的第一步。

四、关于《专利法实施细则》第6 条的修改建议

鉴于前述考虑，建议对《专利法实施细则》第6条进行修改，使得因不可抗拒的事由或者尽到适当注意仍然延误优先权期限后，可以请求恢复优先权。具体修改建议如下：

(1)第1 款和第2 款保持不变。增加新的第3 款：“当事人因不可抗拒的事由或其他正当理由延误优先权期限，导致优先权丧失的，自《专利法》第29 条规定的期限届满之日起2 个月内，可以向国务院专利行政部门请求恢复优先权。”

(2)第4 款对应于原第3 款，做适应性修改如下“当事人依照本条第1 款、第2 款或第3 款的规定请求恢复权利的，应当提交恢复权利请求书，说明理由，必要时附具有关证明文件，并办理权利丧失前应当办理的相应手续；依照本条第2 款或者第3 款的规定请求恢复权利的，还应当缴纳恢复权利请求费。”

(3)第5 款对应于原第4 款，内容保持不变。第6款对应于原第5 款，内容保持不变。

通过上述修改，可以在中国初步建立起优先权恢复制度，从而与《PCT 实施细则》的基本规定一致，使得创新主体尽到适当注意后即使超过优先权期提交专利申请仍然有机会在2 个月的期限内恢复优先权。这既是中国知识产权政策和知识产权经济发展的具体要求，也有利于日后国际协调与国际谈判，体现中国持续改善营商环境的实际行动，进一步增强创新主体投资兴业的信心。