专利转让合同中的禁止反悔原则

●李永芳

一、禁止反悔原则与专利转让合同相关理论介绍

（一）禁止反悔的概念

《布莱克法律词典》曾对禁止反悔的含义做出解释，禁止反悔的意思是如果一个人的言行已经使相对人产生信赖，法律为保护相对人的利益就禁止该人出尔反尔，推翻其之前做出的的言行。

（二）专利制度中的禁止反悔原则

专利转让禁止反悔原则集中体现为专利转让合同中的禁止反言，即转让人不能对其转让的专利权提出无效宣告请求①。如果转让人做出与前行为相矛盾的言行，专利转让合同的目的就无法实现，专利受让人将因此遭受损失。

（三）专利转让合同

专利转让合同，是指专利权人作为转让方为将其发明创造专利移交给受让方而订立的合同②。专利转让合同中的权利义务关系对双方当事人的利益产生直接影响，专利转让人与专利受让人的权利义务相对应存在。

专利转让人最核心的一项权利就是向专利受让人收取一定数额的专利转让费。专利受让人的权利主要通过专利转让人履行四个方面的义务来实现：其一，专利转让人的技术实施资料提供义务；其二，专利转让人及时办理转让登记的义务；其三，专利转让人的权利瑕疵担保义务；其四，专利转让人的不实施义务。

二、禁止反悔原则在专利转让合同中适用与限制

（一）在专利转让合同中适用禁止反悔原则的原因

在专利转让合同中适用禁止反悔原则的原因，主要是因为专利转让合同中存在机会主义行为，而禁止反悔原则又可以有效遏制机会主义行为。

1.专利转让合同中存在机会主义行为。专利转让合同当事人为追逐利益最大化可能会实施机会主义行为，而机会主义行为会大大增加交易成本。所谓交易成本，是指交易主体为了完成交易所耗费的成本③。交易成本主要自两个方面，对于实施机会主义行为的一方当事人而言，其欺骗对方当事人投入交易专用性资产的过程中要耗费大量额外的时间和精力；对于机会主义行为的承受者而言，对方的机会主义行为将会大大增加其防范成本。

2.禁止反悔原则可以有效遏制专利转让合同中机会主义行为。机会主义行为理论支撑着禁止反悔原则的存在和发展，同时禁止反悔原则又为遏制专利转让合同中的机会主义行为提供制度上的保障。禁止反悔原则规制转让人实施的以下几种机会主义行为。

其一，转让人收取明显超出其技术贡献的许可费。专利转让费本应由合同双方当事人在自愿的基础上协商确定，但是专利转让人可能会利用其优势地位而向专利受让人索要明显高于市场价值的专利费。其二，转让人不履行合同义务。专利转让合同中，专利转让人有四项最主要的义务，分别是及时到国家知识产权局进行转让登记的义务；向专利受让人移交技术实施资料的义务；其所转让专利的瑕疵担保义务；不再实施已转让的专利的义务④。

专利权的转让以履行登记手续为准，受让人要获得专利权需经过登记程序方可实现，禁止反悔原则督促转让人尽早履行转让登记义务。专利转让人有向受让人提供与实施专利技术相关资料的义务，禁止反悔原则要求转让人向受让人移交内部详细资料，让受让人真正地获得隐性专利技术资料。专利技术的转让不同于其他有体物的转让，在专利技术转让给受让人之后，转让人为了牟利可能会继续实施已专利，禁止反悔原则要求转让人不再实施已转让的专利技术。专利转让人对其转让的专利应承担瑕疵担保义务⑤。这项义务包含两方面的内容。首先，专利转让人所转让的应为有效的专利。其次，专利转让人应积极维护专利的有效状态。

三、专利转让合同中禁止反悔原则适用的限制

不做区分地限制专利转让合同双方当事人提出专利无效宣告请求的权利，可能导致另一方当事人权利滥用。在专利转让合同中适用禁止反悔原则，并不意味着永远剥夺合同当事人质疑专利有效性的权利。

在专利转让合同中限制禁止反悔原则适用的情形主要有两种。第一种是受让人依据专利转让合同享有的权益被剥夺时⑥。如果受让人对第三人提起专利侵权诉讼，在诉讼的过程中受让人发现其受让的专利是无效的。此时，应允许受让人突破禁止反悔原则的限制。第二种是因专利转让合同期限届满的限制。只有在专利转让合同有效期内才能禁止合同当事人提出专利无效宣告请求。

四、禁止反悔原则在适用过程中出现问题的原因及化解难题的建议

（一）立法缺失是禁止反悔原则面临困境的根本原因

专利转让合同中禁止反言明确禁止转让人针对其转让的专利提出无效宣告请求，但并没有对受让人进行限制。《专利法》和《专利法实施细则》都没有对禁止发言做出明确规定。在司法实践中，只能依靠法官自由裁量来处理。但目前我国法官队伍的素质存在差异，类似案件在不同的法院可能得到完全不同的判决结果。

（二）化解禁止反悔原则适用过程所遇难题的相关建议

1.可以设立确认专利无效的诉讼类型。按照司法解释的规定，在侵犯发明专利的案件中，若被告在答辩期间内请求宣告该专利无效，可以不中止诉讼⑦。针对这一情况，我国可以设立确认专利无效的诉讼类型，允许法院将确认专利无效的诉讼与专利侵权诉讼合并审理。法官在审理专利侵权案件的同时，可以直接对涉案专利是否有效做出判断，这将大大提高专利司法救济的效率。

2.在《专利法》中确定专利转让合同“不质疑条款”的效力。“不质疑条款”的意思是专利转让合同双方当事人在订立合同时，约定双方均不能对专利的有效性提出质疑。“不质疑条款”是禁止反悔原则在转让合同中的一种具体化。

（1）我国对于“不质疑条款”的态度

我国很少提到“不质疑条款”这个概念。有些学者认为，在专利转让合同中订立“不质疑条款”的行为是无效的，“不质疑条款”将严重妨碍技术的进步。我国《专利法》第45 条表明，任何单位或个人均可以提出专利无效宣告请求，但同时又规定了专利转让合同中的禁止反言原则。这种做法排除了专利转让人的无效宣告请求权⑧。由此可知，我国《专利法》对于不质疑条款的总体态度是，在双方协商一致的情况下，可以缔结“不质疑条款”。专利转让人负有瑕疵担保义务，承担不质疑专利有效性的义务，同时转让人也可以在转让合同中约定受让人亦不得提出无效宣告请求。

（2）确定专利转让合同中的“不质疑条款”的效力。如何确定专利转让合同中“不质疑条款”的效力，笔者认为应注意几个问题：

《中华人民共和国合同法》第329 条规定，非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效。因此，需要明确构成非法垄断技术、妨碍技术进步以及侵害他人技术成果的判断标准。专利权是一种专有权，带有一定程度的垄断性质，但是这个度得把握好。如果采取违法方式或者对技术垄断达到了严重阻碍技术的进步的程度，“不质疑条款”因专利转让合同无效而归于无效。同时，如果转让人以无效的专利作为专利转让合同标的并且又在合同中加入“不质疑条款”，禁止受让人对专利的有效性提出异议，严重妨碍市场竞争的，该条款无效。如果专利转让合同没有上述情形，应认定其中的“不质疑条款”有效。

结论

首先，本文介绍了禁止反悔原则和专利转让合同的内涵。禁止反悔原则要求转让人积极维护专利的有效性。其次，分析了在专利转让合同中适用禁止反悔原则的原因和限制。禁止反悔原则可以有效遏制专利转让合同中的机会主义行为，减少交易成本。当受让人的专利权被剥或者专利转让合同期限届满时受让人可以提出确认专利无效的请求。最后，分析了专利转让合同适用过程面临难题的主要原因，以及化解难题的一些建议。相关立法的缺失是禁止反悔原则在适用过程中出现问题的根本原因。因此，本文在最后提出了通过在我国设立确认专利无效的诉讼类型和在专利法中明确不质疑条款的效力来化解禁止反悔原则所面临的困境的建议。

注释：

①刘强,马欢军.协同创新战略背景下的专利转让纠纷法律适用——以经济学分析为视角[J].大理大学学报,2018,3(03):82- 91

②刘春田. 知识产权法院的职责与使命[N].人民法院报,2014- 09- 03(005)

③汤吉军,郭砚莉.资产专用性、敲竹杠与国有企业治理结构选择[J].经济体制改革,2014(06):97- 101

④刘强,马欢军.协同创新战略背景下的专利转让纠纷法律适用——以经济学分析为视角[J].大理大学学报,2018,3(03):82- 91

⑤陈恺悌. 专利交易的潜在风险分析和对策[J].知识产权,2011(03):37- 42

⑥蒋洋. 专利被许可人禁止反言原则研究[D].华东政法大学,2013

⑦蒋洋. 专利被许可人禁止反言原则研究[D].华东政法大学,2013

⑧《专利法》第45 条自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效