“反向混淆”的法律规制

2019-12-10赵春杰

市场周刊 2019年8期

赵春杰

一、“反向混淆”概述

“反向混淆”一词来源于美国司法实践之中，较为典型的反向混淆案件发生在大企业擅自使用小企业的商标权，并且通过大量宣传使得相关公众误认为产品或服务的提供者是侵权人的情况。反向混淆与传统的混淆主要区别体现在被告会对该商标的投入广泛地宣传使用。在美国首次被认定为反向混淆的案例是1977年的Big O一案，原告Big O Tire Dealers，Inc是一家轮胎采购商，其在14个州拥有轮胎经销商。1973年秋天该公司开始生产轮胎，并开始在该类产品上使用、推广“Big O Big Foot 60”与“Big O Big Foot 70”商标。被告Goodyear公司是当时世界上最大的轮胎制造商，其于1973年末三个月中开始在雪地摩托车的履带上使用“Bigfoot”商标。后来Goodyear公司虽然发现原告对该商标在先使用的事实，但是仍未能有效从原告那里得到授权许可，反而在电视平台上做了大量的宣传。在该案中，原告并未主张或举证被告有攀附原告商誉的故意，而是主张被告的行为在事实上造成了相关公众的混淆误认。在该案中，美国第十巡回上诉法院认为莱哈姆法中并未规定反向混淆的条款，但是需要遵循保护既定商品名称和防止公众混淆的政策，因此希望能够从普通法的角度将其纳入至保护范围之内，法院认定被告通过不正当使用商标的行为进行不公平竞争，导致相关消费者对在先使用者的商品来源产生混淆误认，最终判决被告承担相应的侵权赔偿与惩罚性赔偿金。

“反向混淆”本质上是商业经营中擅自长期使用他人的商标，其导致的结果是商标权人逐渐丧失对该商标的控制权，权利人难以在后续的使用中发挥该商标区别于其他市场竞争者的效用；侵权人的使用方式最终会切断商标权与权利人之间的联系。各国对于“反向混淆”都予以一定程度上的规制，原因在于如果不加以禁止则将放任大公司通过在后使用的方式侵占小公司注册商标权。但一些案件中过度保护商标权人的利益将有损利益衡量原则，在很多“反向混淆”案例中，原告虽然对该商标享有权利，但并未通过更多的市场宣传、持续经营使得该注册商标发挥应有的核心功能，即发挥识别来源的功能。换句话说，法院侧重于保护注册商标持有人对商标享有的期待性的识别功能。

二、“反向混淆”的构成要件

实践中，出现了很多类似“反向混淆”的案件，但是需要依据现有的侵权框架加以分析，“反向混淆”案件却是少之又少，比较典型的有“蓝色风暴案”“新百伦案”“IPAD案”。从多数案例中分析“反向混淆”案件的构成要件，对于理论发展、实际判断有着进一步的推动意义。本文认为，“反向混淆”的构成要件由以下三方面构成。

第一，他人享有确定的、稳定的商标权利；他人商标并非通过抢注等方式获得，且获得了商标注册证。在“微信商标”一案中，有不少观点认为该案也是“反向混淆”案例，但是该案中创博亚太公司并未获得相应的商标注册权，不符合“反向混淆”的首要构成要件。在该案中，北京高院认为“微信”的本身含义即为短消息、短信息、及时信息等类似含义，其属于暗示性的词汇，本身固有的显著性较弱。他人将该商标注册在“信息传送、电话业务、电话通信”等方面，如果未能通过使用获得更强地显著性的话，则不能当然地发挥区分商品或服务来源的功能。因此，被异议商标由于缺乏显著特征而被驳回注册。

第二，侵权人的行为容易使相关公众对商标权利产生混淆的高度盖然性。例如，在“蓝色风暴”一案，百事可乐公司将“蓝色风暴”商标用于宣传广告、产品包装上突出使用，已经属于商标性使用的范畴。法院认为，“蓝色风暴”一词属于臆造性词汇，本身固有的显著性较强，百事可乐公司在相同产品上使用“蓝色风暴”商标的行为，容易使相关公众对“蓝色风暴”产品的来源产生误认。而在“非诚勿扰”一案中，江苏电视台在节目中虽然使用“非诚勿扰”一词以便区分节目来源，是为商标性使用的行为。但是“非诚勿扰”属于现有词汇，并非通过臆造想象而成，本身所具有的固有显著性较弱。该案中法院认为，即使原告与被告使用的“非诚勿扰”一词构成商品类似、商标近似的前提下，仍然不足以造成相关公众对服务来源产生混淆的可能性。判断是否会使相关公众对商标权利产生混淆的因素有双方是否具有竞争关系、原告在先使用商标的程度、涉案商标与引证商标的显著性强弱等等。

第三，有关该商标的知名度是由侵权人所推高的。“反向混淆”案例不同以往的商标侵权案件，具有一些特殊情节。一般是大型企业寄希望于该商标能为未来市场打下重要的识别、宣传基础，这些企业通过对他人商标进行大规模的宣传推广，不断在产品上积攒声誉，使得相关公众误认为商标权来源于侵权方，发生了权利归属以及产品来源的混淆。值得注意的是，主观上的使用意图并不会影响“反向混淆”构成要件。侵权人在主观上并未有攀附商誉、不当谋求知名度的动机，但是其使用商标未经商标注册权人同意，所以在主观上具有故意或者重大过失。商标侵权的认定是一种事实判断，不会因为主观上故意与否而有所不同，是否故意也只对侵权赔偿有所影响。

三、“反向混淆”的法律规制

商标法57条第2项能规制“反向混淆”案件，这一条款没有明确提及商标法所禁止的混淆行为到底是正向还是反向混淆行为，但“反向混淆”的本质还是会让消费者产生混淆的状况。按照国内外司法实践来看，对于符合上述特征的案件一般能够依据现有法律认定侵权的话，那么需要解决的难题则是有关赔偿的方面。例如，从商标权利激励角度来看，赋予商标权并不意味着给予其相应的垄断权。商标的保护范围也要受到显著度与知名度的影响，即使依照商标法57条认定行为人的行为属于商标侵权的话，也是要在个案解决侵权赔偿这一难题。此外，行为人的主观意图将会影响赔偿的计算方法与认定。例如在“斐乐”案中，该案系运用惩罚性赔偿判决的结果。法院认为被告理应知晓斐乐公司注册商标的知名度和在先使用的事实，其不仅不合理避让使用与斐乐公司近似的商标标识，而且在多家电商平台广为使用、宣传与他人商标整体近似的标识，主观恶意明显，且对消费者造成严重的混淆误认，应按照被告因侵权获利的三倍确定赔偿数额。

(一)明确侵权所得利益的边界

使用他人商标所获利润如何计算是实务中的一个疑难点。根据2013年商标法第63条，法院可以在个案中选择适用以下赔偿计算方法:原告实际损失、被告侵权所获利益、商标许可费。对于恶意侵权的还可按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。

在“新百伦”案中，法院认为NewBalance公司未经原告周乐伦授权就擅自将“新百伦”予以商业化使用的行为属于侵犯原告周乐伦的注册商标权，一审法院综合考虑被告使用“新百伦”的范围与方式，最终认定被告NewBalance公司向原告周乐伦赔偿的数额应占其获利总额的二分之一，即9800万元。本文认为这种判决思维十分不妥。首先，本案中被告本身也是拥有多项商标权的，其使用“新百伦”商标并非为了谋取不当利益、攀附原告商标商誉。此外被告在产品销售方面并未单纯使用“新百伦”商标，被告组合使用“NewBalance/新百伦”“NB/新百伦”或“NewBalance新百伦及NB图形”等标识。其次，“NewBalance”商标的显著性、知名度都很高，因此相关消费者对于“新百伦”商标的注意力程度会降低很多，即使去掉“新百伦”标识也并不会影响被告公司的产品继续发挥识别来源的功能，也不会影响消费者继续购买来源于被告公司的产品。再次，结合被告积极推动“新百伦”等商标的使用事实，使得这些商标能够与被告的产品产生密切联系；通过使用、推广这些商标也间接发挥了商标的商品质量保障功能，被告一定程度上通过自身的努力赋予这些商标获得了较高的市场美誉度，在这种情况下“新百伦”享有较高的美誉度对于原告而言并未有什么损害。

因此，单纯地依据侵犯他人商标权而确定侵权获利的方式是不正确的，抑或说是需要进一步细化的，例如对于他人所付出的努力要依据公平原则予以排除在侵权获利的范畴之内。因此该案在二审中运用商标贡献率的判断方法最终确定原告仅能获得500万的赔偿金额。然而，商标贡献率在理论与实践中还有很多的空白点需要完善，需要更多的研究加以支撑。

(二)适当运用惩罚性赔偿规则

在一些案件，“反向混淆”与恶意侵权的界限并非是明晰的，此处需要界定什么是恶意侵权的概念。所谓的恶意侵权即是指明知没有商标权而在相同或类似商品上使用与他人相同或近似的商标，其本质类似于假冒他人的注册商标，主观上希望利用商标权人已经打下的品牌知名度从而达到有利于销售自己产品的一种行为，在这种情况下会对消费者的认知造成严重的混淆危害，因此法律规制也更为严厉。有一些因素可以证明是否为恶意侵权，比如是否对商标权人的商标注册、商标权利提出异议或无效，是否设计出与他人商标权整体外观上近似的标志，他人的商标权是否在先具有一定知名度，他人的商标权的显著度能否天然地阻止他人使用等因素。

“反向混淆”案例的出现都并非是偶然因素所造成的，被告方缺乏正当使用的主观意图。例如，在“新百伦”案中，被告明知没有权利却去使用“新百伦”商标，而且“NewBalance”的中文名称并不与“新百伦”这一臆造性词汇有着当然联系。此外，在周乐伦“新百伦”商标的初审公告时，NewBalance公司的关联公司也曾提出异议，后来该异议被国家商标局驳回，这就说明被告在进入中国市场、广泛使用“新百伦”商标之前就已经知悉存在“新百伦”这一注册商标权。因此，本案中的NewBalance公司即使不属于恶意侵权的情况，其长期使用“新百伦”造成相关公众混淆的意图较为明显，所以为了维护我国商标注册制度以及商标权人的利益，在实际审判中需要法官加大对被告的惩罚力度，以加强大型企业审慎、合理避让他人商标权的义务。