声音商标显著性认定研究

朱云飞

（南京理工大学，江苏 南京 210000）

一、背景及意义

“显著性是商标保护的灵魂和商标法正常运行的枢纽”[1]，2013 年《中华人民共和国商标法》修改，正式确认了声音可以申请注册商标。声音商标有其特殊性，在我国实践中诸如“腾讯提示音”案、“恒源祥”案、“小米案”以及最近的“李佳琦声音商标申请”等鲜活的案例一方面向我们证明了声音商标在市场经济之下的需求，另一方面也暴露出了我国声音商标立法、理论中的缺陷。本文将着眼于声音商标认定的实质要件——显著性认定这一主题，研究“通用性”“功能性”正确含义，解决固有显著性和获得性显著性认定过程中的问题。

二、问题的提出

（一）声音商标显著性认定逻辑混乱

我国现行的《商标法》《商标审查及审理标准》都没有确定声音商标显著性认定的步骤，这就直接导致了实践中没有理顺功能性、通用性声音以及固有显著性、获得显著性之间的逻辑关系。结合商标法通用理论，能够作为商标用于注册的声音应当满足“声音本身不违反我国法律规定”及“声音本身具有显著性特征”这两个核心条件。同时显著性的认定逻辑顺序也应当据此展开。

1.功能性、通用性声音的可注册性不明。首先针对声音本身不违反我国法律规定，直接涉及的便是我国《商标法》第十条及第十一条。其中第十一条涉及的功能性、通用性在声音商标注册学术研究中依然存在着争议。哈雷戴维森案件中，摩托车发动机引擎产生独特的“potato”声音，主流的观点认为只要声音被认定为功能性声音，那么就不能注册为商标，但是另一方面也有学者认为“商标显著性的关键不在于商标本身，而在于怎样使用”，功能性声音独特的使用方式可以带来显著性。因此，统一声音商标领域对功能性、通用性声音的态度是显著性认定中不能跳过的环节。

2.固有显著性和获得显著性关系不清。声音显著性最常见的分类就是固有显著性和获得显著性。声音商标的固有显著性是指：由于声音本身的独特性就可以使消费者与特定的商品或服务产生联系，而无需通过后续使用取得显著性。[2]获得显著性源起于美国的“第二含义”，在实际长期使用中获得显著性。我国商标法第8 条、第9 条，《TRIPS》公约第15 条都对商标的显著性做出了相应的规定，但均未明确固有显著性和获得显著性之间的逻辑关系，这就导致了“腾讯提示音”中，在提出商标申请后，商标局和复审委员会两组说理都是在否定“诉争商标组”不具备固有显著性后直接做出否定结论，却不论获得显著性。商标法在注册制度上将固有显著性等同于显著性，是现代商标注册制度为节约审查成本、提高制度效率的一种推定。[3]

（二）固有显著性认定存在误区

固有显著性，即标识最初就是用来向消费者指示商品或服务来源，而不会被理解为描述商品或服务性质或名称。“独创性”多出现于著作权领域，适用主体为著作权人客体为作，独创性理论和固有显著性之间应当是怎样的联系呢？虽然在传统商标领域学者认为“用来作为商标的文字、图形或其结合，其立意新颖，形式上简单抽象，具有和其他商标相区别的特点”[4]是显著特征，据此引申借用独创性理论至声音商标领域，正如腾讯提示音案中商评委也是认为申请商标由单调普通的音调、旋律组成，缺乏显著性；反而李佳琦“Oh My God！买它！买它！买它”宣传语注册声音商标失败，单从独创性的角度出发，其语言音调的方式或许可以直接达到独创性标准从而认定具有固有显著性。

（三）获得显著性认定标准无法统一

腾讯提示音案和小米案件法院判决部分，法院在商标显著性认定问题上都是遵循了“认定诉争商标缺乏故有显著性的基础上，判断是否具备获得显著性”的逻辑。但是具体获得显著性认定的标准却并不明确统一。传统商标显著性认定的标准一般有以下四个方面：第一，结合商品和服务；第二，结合普通消费者的一般认识；第三，结合实际使用情况；第四，进行整体性判断。

作为非传统商标的声音商标显著性认定，当然可以借鉴参考传统商标认定的维度。但是仍然存在以下问题：第一，普通消费者的一般认识该如何界定？第二，由于声音商标的特殊性，实践环境中我们还有相当一段时间需要更为侧重对于获得显著性、第二含义来证明声音商标的显著性，具体而言该如何细化判定标准？第三，声音商标大多数情况下与传统商标不同，并不直接依附于商品，不出现在传统的商品包装之上，例如李佳琦申请声音商标，其“Oh My God！买它！买它！买它”的声音是使用在网络直播带货的宣传过程中，但是出售的商品品牌、种类范围极广，这种情况下该如何判断该声音和商品服务的结合性？

二、显著性认定完善建议

（一）明确显著性认定逻辑顺序

显著性认定逻辑顺序中包含“不违反我国法律规定”以及“本身具有显著性”两方面，具体而言则是应当在明确通用性、功能性声音基础之上，首先进行固有显著性认定，其次进行获得显著性认定。

1.相对否定通用性声音，绝对禁止功能性声音。通用性声音与商品服务适用领域紧密相关，汽车鸣笛声在汽车制造领域应当被认定为通用性声音，若其通过商标注册，那么会在汽车制造领域形成一种不公平的垄断，但是这一种鸣笛声若是出现在一款食品产品中，其同样可以通过第二含义获得显著性，达到区分商品来源的效果。同时被注册成为声音商标的声音，也存在随着行业市场不断发展成为通用性声音的可能性，亦不能仅仅因为其被认定为通用性声音就否定了注册声音商标的价值。所以声音商标显著性认定过程中应当相对否定通用性声音。

统一声音商标领域功能性声音的地位，首先应当杜绝实践中对于功能性声音的错误理解。腾讯提示音案中，商评委错误的将提示音认定为功能性声音，是典型的错误示范。法律意义上的功能性声音应当是由于其设计、制造行为无法避免必定产生的声音。哈雷戴维森发动机发出的独特声音正是其V 型双杠、曲柄发动机必定会产生的声音，这种声音的注册将会导致公共声音的垄断，属于商标法应当禁止的；与之相对比，腾讯QQ 软件的提示音虽然简单短促，但是这并不是软件设计中必定会产生的声音，反而蕴含着设计编程人员的创意，不应当属于功能性声音。因此，商标法应当在准确判定何为功能性声音的基础上，绝对禁止功能性声音，平衡公共利益和商业竞争之间的关系。

2.明确固有显著性与获得显著性之间的递进关系。声音商标显著性认定应当改变为了效率而偏向仅依靠“第二含义”进行论证的趋势。对声音商标显著性进行认定时，应当区分固有显著性和获得显著性，按照先后适用顺序进行，这样做既符合我国《商标法》对显著性取得的法律规定，也满足实践发展的需要。因为大部分声音都是经过传播、感知、使用，从无到有地具备显著性的过程，如果仅考虑第一步固有显著性，而忽略了第二步获得显著性的判断，容易在实践中做出不当认定。

虽然从目前的司法实践来看，声音商标的注册更加重视它的获得显著性，但随着科学技术的日益发达，许多自然界中原本不存在的声音都可以通过一定的技术手段制造出来，可能产生大量像这样具有固有显著性的声音，同时明确首先进行固有显著性检验再进行获得显著性检验，也可以有效防止腾讯提示音案件中将两者混为一谈做出错误认定的情况。

（二）完善固有显著性认定标准

1.整体认定。在声音商标固有显著性认定中，应当遵循《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题意见》第5 条，从整体角度判断声音的显著性。一段声音内容不因为其中部分具有显著性就直接认定整体具有显著性，也不因为部分声音单调简单不具显著性而否定整体显著性。这一标准符合非传统的声音标准是通过整体旋律、音调来达到区分商品功能的客观事实。

2.关注声音与商品服务的紧密程度。一个标志与它所指代的商品或服务之间的联系越密切，则其显著性越弱，反之显著性则越强。[5]传统商标与商品的紧密关系可以表现在视觉感知，商品包装，图案纹饰各方面，相应的声音商标与商品服务的紧密关系则可以体现在声音旋律、音调本身，语言文字含义等方面。例如米高梅电影公司的“狮吼”声音商标与其电影文化产品紧密性较弱，显著性则较强。若58 同城的“找工作就上58 同城”要注册声音商标，那么其“找工作”的含义与其网站提供的服务则紧密相符，显著性就较弱。

3.独创性标准作为辅助。独创性标准虽然主要适用于著作权法领域，但是由于声音商标领域现在的形式以乐谱、声音本体为主，具备独创性的声音确实更有可能通过显著性检验。但是要注意的是不能再次滑向“仅以独创性判断固有显著性”的泥潭，因为声音无论是否具备独创性，其本质的目的仍然在于使相关公众更容易区分识别商品或服务来源。

（三）完善获得显著性认定标准

1.以相关消费者区分作为首要标准。消费者作为商标法的核心，在声音商标显著性的认定中起着重要作用，这里所说的“消费者”是指普通消费者，是知道相关合理信息、具有正常的理解能力、小心谨慎的普通人，而不是某一方面的专家或知道所有信息的人。获得显著认定依赖于普通消费者对于声音的认识程度，因此一般消费者调查问卷可以作为认定过程中的常用手段。在比较认定过程中，应当首先判断消费者是否可以根据声音区分、识别商品或服务的来源，将该商品与其他同种类商品区别开，以获得显著性判断的标准。适用消费者调查问卷时需要注意，设计调查问卷的内容，应当注意调查问卷对象、问题的科学合理，例如酷狗音乐的“hello kugou”对于经常听音乐的年轻人而言十分熟悉，但是对于其他年龄段的普通消费者却不然，若是仅针对年轻用户调查，那么这种调查结果并不具有客观性。[6]

2.排他性和持续性使用作为重要标准。排他性和持续性的使用的出发点是着眼于良性的市场竞争，当商标申请人已经持续地将该声音作为商标使用了一段时间，且在这段时间内没有其他同行业竞争者使用该声音，就达到了排他性和持续性使用的标准。美国《兰哈姆法》规定商标排他性和持续性使用时长不得少于五年，新加坡也做出了与美国类似的规定，将五年规定为商标持续使用的一个合理期限。我国可以根据司法实践经验并参照美国、新加坡等国的法律规定，划定合理的使用标准，可以规定商标申请人提交相应的证据，证明该声音商标已经排他性、持续性地使用了三至五年。但仅依据使用时长不能完全证明声音商标已经通过使用获得了显著性，仍然需要综合考虑其他因素进行判断。

3.其他标准综合认定。除了“以相关消费者区分作为首要标准”及“排他性和持续性使用作为重要标准”之外，获得显著性认定还有其他标准应当予以综合考量。首先声音的使用方式可以作为“排他性和持续性使用”的补充，获得显著性本质是在声音不具备固有显著性前提之下通过实际使用而赋予的显著性，使用的时间可以通过相关立法规定予以量化，但是使用的方式并不能穷尽式的列举，这就需要审查人员具体判断个案中声音的使用方式，以李佳琦声音商标为例，涉及使用的方式时，应当调查其声音是否仅在特定平台网络直播中使用，是否在其他媒体平台以剪辑视频宣传，是否有线下实体经营场地使用等等，不同的适用场景、范围能够有效补充相对固定量化的使用时间标准，合理的论证声音的实际使用所产生的影响是否达到了获得显著性的标准。其次声音使用过程中的广告宣传力度、投入的经济成本也可以在一定程度上补充认定获得显著性。