企业使用过期专利是否安全

摘 要 知识产权具有传统的三种类型：专利权、商标权、著作权;此外，反不正当竞争法作为知识产权制度的补充，可以用来保护超出传统知识产权专项立法保护范围的内容。传统的三种知识产权类型的保护期限中，最短的是专利权（20年），其次是著作权（50年或更久），商标权虽然也规定了保护期限（10年），但由于续展制度的存在，商标权可以是一种相对永久的权利。当同一个产品上存在多重权利保护时，产品的专利权过期后，有可能通过其他类型的知识产权权利或在特定情形下通过反不正当竞争法予以继续保护。

关键词 过期专利 商标 著作权 商业外观 不正当竞争

作者简介：陆敏勇，威能（无锡）供热设备有限公司，主要从事威能集团在中国的知识产权事务。

中图分类号：D923.4                                                        文獻标识码：A                       DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.10.022

绝大多数国家、地区、以及知识产权保护的国际公约（如TRIPs协议）将专利的最长保护期限规定为自申请之日起20年。按传统理解，专利超过20年保护期即认为失效并进入了公有领域。通常我们将这种失效专利称为“过期专利”。使用超过20年保护期的专利，除却一些特殊的情况（例如部分国家对药品、医疗器械领域专利的延长保护），不会再有侵犯专利权的风险，但是否存在侵犯专利权以外的其他权利的风险呢？

知识产权具有传统的三种类型：专利权、商标权和著作权;此外，反不正当竞争法作为知识产权制度的补充，可以用来保护超出传统知识产权专项立法保护范围的内容。理论上，在同一个产品上可能出现两种或多种权利的竞合，也就是说，在一个产品上有可能受到专利权、商标权和著作权的多重保护，此外，当出现其他违反诚实信用和公平竞争的商业行为时，还可以通过反不正当竞争法获得保护。传统的三种知识产权类型的保护期限中，最短的是专利权（20年），其次是著作权（50年或更久），商标权虽然也规定了保护期限（10年），但由于续展制度的存在，商标权可以是一种相对永久的权利。因此，当同一个产品上存在多重权利保护时，专利权过期后，是有可能通过其他类型的知识产权权利、或在特定情形下通过反不正当竞争法来予以保护。

下面本文将主要通过中国的法律实践、并辅以美国与欧洲的法律实践来具体分析：当一项产品所涉及的专利权过期后，能否通过其他的权利形式得以继续保护。并且，在分析结论的基础上，提出一些降低或规避使用过期专利的风险的实务建议供参考。

一、法律实践

（一）中国的法律实践

1.过期专利与著作权

在北京特普丽装饰装帧材料有限公司（以下简称特普丽公司）诉常州淘米装饰材料有限公司（以下简称淘米公司）侵害著作权纠纷一案中，特普丽公司就其员工设计的《莫奈》系列壁纸于2007年3月30日申请了外观设计专利并获得授权（专利号为200730008065.1），后因未及时缴纳专利年费，该专利权于2010年3月30日终止。特普丽公司认为，前述专利权虽然终止，但前述壁纸属于美术作品，应当受著作权法保护。淘米公司认为：特普丽公司主张著作权的作品系失效的外观设计专利所对应的壁纸，专利权失效后意味着其自动进入公有领域，任何人均可自由实施。

该案的一审 和二审 均认定淘米公司侵害了特普丽公司对涉案图片享有的著作权。其中，江苏高院认为：专利权失效并进入公有领域这一规则，主要适用于发明专利和实用新型专利，不适用于在作品基础上获得的外观设计专利。这是因为，发明和实用新型这两种专利权的客体都是技术方案，一般不属于著作权所保护的客体，即作品;从而，当其专利权终止后，可以进入公共领域供公众自由使用。而在作品基础上获得的外观设计专利，由于权利人同时拥有专利权和著作权，因此，当外观设计专利保护期届满后，因其享有的著作权仍然存在，所以应受到著作权的继续保护。

上述江苏高院的意见中对于过期外观设计专利的部分并无疑义，即外观设计专利保护期满后，权利人丧失的仅仅是专利保护的相关权利，并不意味着丧失其他知识产权类型的权利;然而，意见中对于发明和实用新型失效专利的部分则值得商榷。因为，对于采用专利组合保护的特定技术，申请日起尚不足20年的从属专利过期失效，并不意味着该技术可以自由使用，因为完全有可能存在这样的情形，即涵盖从属专利的保护范围并且范围更大的基础专利仍然处于有效中，在这种情况下，使用失效从属专利的技术可能会侵害到仍有效的基础专利的专利权。

在英特莱格公司（乐高玩具的制造商）诉可高（天津）玩具有限公司侵犯著作权纠纷一案 中，北京高院认为，中国是《伯尔尼公约》的成员国，“起源于伯尔尼公约成员国国民的实用艺术作品在中国自该作品完成起25年内受中国法律保护”。此外，北京高院还认为，“现在没有证据表明中国法律对于外国人的实用艺术作品排斥著作权和专利权的双重保护”。

上述可知，虽然中国著作权法目前还没有明确规定实用艺术作品，但至少对于外国人的实用艺术作品在中国还是能够获得著作权法的保护。由于现行的著作权法也没有明确排除实用艺术作品，所以，对于具有一定艺术外形的实用物品的外观只要符合著作权法对于作品的定义，该外观就能够获得著作权法保护。退一步而言，即使是外国人的实用艺术作品在中国也能够获得自作品完成日起25年的保护期限，长于专利最长的20年保护期限，因此，专利权由于期限届满而导致失效的，相应专利产品的形状有可能通过著作权继续获得保护。

2.过期专利与商标专用权

我国商标法自2001年修法后增加了对三维标志的保护。由于商标的保护期是可以续展的，所以产品的形状一旦可以通过三维标志的形式获得商标专用权的保护，理论上权利人就能够对该产品形状进行无限期的垄断。而实践中，需要考虑具体情况。例如，在雀巢“酱油瓶”三维商标争议一案 中，北京高院认为，具有美学功能性的三维标志之所以不能作为商标注册，主要基于三方面的原因：首先，具有美学功能性的三维标志因为本身所具有的外观美感而吸引消费者，而《商标法》所保护的商标是由于其具有的识别功能而吸引消费者的关注，所以，此种标志如果受《商标法》保护，就意味着《商标法》客观上保护了因“外观美感”（而非识别功能）为所有人带来的利益，这一保护显然缺乏《商标法》的利益基础;其次，这一保护会使得《著作权法》与《专利法》所设置的权利保护期限制度在相当程度上落空，如此显然有违立法者的立法意图;再次，通过《商标法》对已过《著作权法》和《专利法》保护期的、具有外观美感的三维标志提供无限期保护以阻止其进入公有领域，会使同业经营者处于不合理的竞争劣势。

产品的三维形状一旦获得发明或实用新型专利的保护，则表明该产品的形状是为了获得技术效果而需要有的，通常该形状被认为具备了实用功能性;而一旦产品的三维形状获得了外观设计专利的保护，就表明产品由于该形状的外观美感而能够对消费者产生吸引力，从而使产品具有了实质性价值，这通常被称为该形状具备了美学功能性。实用功能性和美学功能性均属于《商标法》第十二条规定的三维标志不予注册的情形，从而一旦相关专利期满终止，该三维形状的产品也无法再获得商标法上的保护。对于涉及专利保护的实体产品，除三维形状的产品外，还有平面类产品，其通常通过外观设计专利保护。由于功能性原则的适用主要针对三维立体商标，所以，平面类的产品还是有可能获得外观设计专利权和商标权的双重保护。

3.过期专利与反不正当竞争法的保护

关于产品的形状是否属于反不正当竞争法保护的范围，我国新施行的反不正当竞争法没有明确规定 ，但实践中曾出现过适用旧《反不正当竞争法》（即1993年起施行的《反不正当竞争法》）第五条第（二）项进行保护，即：擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品。

对于获得外观设计专利的产品形状在专利权终止后能否再依据反不正当竞争法获得继续保护，最高人民法院在“晨光筆特有装潢”不正当竞争案 中是这么解释的，“在知识产权领域内，一种客体可能同时属于多种知识产权的保护对象，其中一种权利的终止并不当然导致其他权利同时也失去效力。同时，反不正当竞争法也可以在知识产权法之外，在特定条件下对于某些民事权益提供有限的、附加的补充性保护”。此外，最高法院借鉴了商标法中的“显著性”和“非功能性”标准来认定知名商品的“特有包装或装潢”，即“特有包装或装潢”的认定不是由于其给商品带来的外观美感或实用功能来吸引消费者的，而是在于其能够与特定生产者、提供者联系起来，从而起到识别商品来源的作用。上述理解在《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（以下简称司法解释）中也得到了印证。该司法解释的第二条中对不认定为知名商品特有的名称、包装、装潢的情形基本上照搬了《商标法》第十一条和第十二条关于缺乏显著特征的规定。另外，“混淆误认”也是商标侵权认定的实质性标准。从而，可以这么理解，当所要保护的商品构成知名商品，并且其“特有包装或装潢”具备了商标的特性，即可以用于识别该商品的来源，则该商品就能通过旧《反不正当竞争法》第五条第（二）项得以保护。在现行反不正当竞争法中，与之对应的是《反不正当竞争法》第六条第（一）项，其中，“知名商品”已修改为“有一定影响的商品”，也就是说，对商品的知名程度认定的要求更低了。

（二）美国的法律实践

在美国，专利权和著作权均是通过联邦法律获得保护的，而商标和商业外观 既可以通过联邦法律（《兰哈姆法》）获得保护，也可以通过州法律予以保护。专利权和著作权的保护源于《美国宪法》第一条第八款：国会应该保障作家和发明人对其作品和发现在限定期间内的专有权利，以促进科学与实用技术的发展。在之前相当长的时间内，该条款被认为是美国宪法赋予的公众具有“复制（过期专利）权”。在120年前美国最高法院审理的 “胜家（Singer）”案 中，最高法院认为：“在专利到期时，由其创建的垄断不复存在，并且使以前由专利覆盖的东西的权利成为公共财产。专利正是基于这个条件才会被授予。当然，在专利终止时，向公众传递制造与专利期间的机器构造形式相同的机器的权利”。到了1938年的 “科洛格（Kellogg）”案 中，最高法院在判决中援引了“胜家（Singer）”案，并进一步确认了专利到期后公众享有“复制权”。然而，近些年来，联邦法院已经意识到：专利过期后，虽然专利技术本身已经进入公有领域，但是，法律并没有赋予公众具有“复制权”，事实上，通过过期专利技术所制造的产品有可能仍获得其他知识产权形式的保护。联邦最高法院虽然在类似案件中没有直接否定“复制权”，但已尽量避免对其引用。在TrafFix案 中，虽然原告主张的商业外观曾经被授予过专利并已失效，但最高法院没有试图从“复制权”的角度去否定商业外观，而是依据“功能性”来否定商业外观，即具有功能性的设计是不能获得商标或商业外观保护的，而“实用专利（utility patent）是非常强的证据证明其所保护的特征是具有功能性的”。

（三）欧洲的法律实践

在欧洲，产品的形状可以通过欧盟各成员国本国法律保护，也可以通过与各国国内法平行的欧盟层面的法律保护，比如欧共体外观设计、欧共体商标条例。欧盟没有统一的著作权法，而是通过颁布一系列指令（Directives）来协调作者、表演者、音像和电影制作者、以及广播机构等的最基本的权利。这些指令并没有明确是否对产品的形状作为作品来提供保护。与著作权类似，欧盟没有统一的关于反不正当竞争的立法，不过为了保护欧盟成员国消费者的利益，欧盟在2005年出台了《不公平商业行为指令》（Unfair Commercial Practices Directive， 2005/29/CE），其中该指令的第五条概括性的对不公平的商业行为做出了定义，并且在附件种还详细列举了31种不公平的商业行为，其中的第13种行为：“推广与特定制造商生产的产品类似的产品，其方式为故意误导消费者以使其相信该产品是由同一制造商制造，而事实上却不是”。也就是说，复制或仿冒竞争对手的产品并造成相关的消费群体对产品来源混淆误认的行为，会受到该指令的限制。在国内法层面上，欧洲的一些主要国家，如德国、英国、法国、意大利、西班牙等均认可、或不排除产品的形状可以通过多种知识产权形式以及反不正当竞争法获得多重保护。然而，当产品形状已获得专利或外观设计的保护，再想获得其他知识产权形式保护时，会有诸多限制。例如，产品形状在英国虽然既可以通过外观设计保护，也可以通过著作权保护，但是两者只能择其一，即获得外观设计保护的就不再享有著作权保护;此外，在西班牙，一旦产品形状已经被授予知识产权，该权利到期后，无法再通过反不正当竞争法获得保护 。

二、结语

如果产品（主要是指三维立体产品，下同）的可视化形状、构造能产生实用的功能，那就可以申请获得发明专利、实用新型专利的保护。为吸引消费者的注意，产品的外观经过一定的设计而具有美学性，这时就可以申请或自然获得外观设计专利的保护。当美学性达到一定高度而使产品的外观成为作品的时候，独立于产品之外的外观设计就自然获得著作权的保护。当产品的外观或某些可视化的形状、构造特征由于其明显不同于市场上的同类产品而使消费者认识到该产品来源于特定的制造商，或者产品经广泛使用使其外观或某些可视化特征获得了可识别该产品来源的“第二含义”，并且，该产品的外观或可视化特征不具有（性质、实用、美学）功能性，那么产品的外观或可视化特征就可以获得商标权、商业外观、或反不正当竞争法的保护。

对于发明、实用新型、外观设计专利超过保护期失效后产品的外观、形状能否获得其他形式的知识产权继续保护，虽然在很多国家或知识产权组织已得到认可，但各国法院在实践中还是持非常谨慎的态度，并施以诸多限制，尤其是在考慮适用商业外观、反不正当竞争这些没有明确保护期、又未经注册的保护形式。因为过多的对个人权利的倾斜无疑会损害公共利益，妨碍市场的自由竞争。在此，世界知识产权组织在《关于反不正当竞争保护的示范规定》的注释中的观点可恰当地说明了此种情况：本示范规定没有包括关于制止所谓“一味模仿”（slavish copy）保护的专门规定，因为至少目前还暂时无法对此种保护规定普遍接受的条件，以证明在专利法保护之外采用该条件有正当的理由。但这并不意味着，在特定情形中，就算该情形的特性表明模仿者一方从事了不正当行为，一味模仿的行为也不能被视为不正当竞争的行为。

三、实务建议

如果在实务中，经过检索发现竞争对手产品相关的专利已过保护期而失效，或经全面检索未发现有专利保护（假设竞争对手的产品已在市场上流通相当长时间，不可能有未公布的专利申请存在），那如何应对其他潜在的知识产权风险？以下建议供参考。

首先，确定本公司相应产品的目标市场，并在目标国家或地区检索竞争对手是否还拥有基于该产品的其他形式的注册权利存在，如商标权、外观设计（欧盟注册外观设计最长可达25年）等。

其次，确定竞争对手产品已经流通的市场，并找出与本公司相应产品的目标市场重叠的国家或地区;了解这些国家或地区的是否存在知识产权相关的非注册保护形式，如著作权、非注册外观设计、商业外观、对产品形状模仿行为的反不正当竞争保护等;并且，在这些国家或地区是否允许专利失效后通过其他知识产权形式继续保护。

再次，判断竞争对手的产品的形状是否具有“显著性”和“非功能性”以获得商标、商业外观、反不正当竞争法的保护;或产品的形状具有很高艺术性而能获得著作权的保护;或产品仍处于非注册外观设计的保护期内。

如果通过上述分析，在本公司产品的目标市场确实存在其他潜在知识产权或相关的保护，通常比较多的情形是商业外观或反不正当竞争，那么最直接的方式就是在保持产品的功能的同时对其外观形状进行改造，改造的总体目标是使本公司的产品与竞争对手的产品总体印象不同，其标准是，相关消费者在面对本公司产品时不会唤起对竞争对手的产品的记忆。需要说明的是，改造的重点不需要涉及决定产品自身性质的形状（如轮胎必须是圆形的）、或体现功能性的形状和构造特征，而应该放在易于被替换的非功能性设计特征，以体现出模仿者已努力避免自己的产品与原始产品产生混淆。

由于潜在的风险多是商业外观或反不正当竞争，如果出于某些原因产品的外观无法进行大的变更，这时可采取一些措施来避免对消费者产生对产品来源的混淆误认。例如，在产品上提供一些声明的标记，以表明该产品并非来源于竞争对手。不过在实践中这种声明对降低混淆误认的风险不一定能被认可。

注释：

常州中院（2014）常知民初字第85号民事判决书。

江苏高院（2015）苏知民终字第00037号民事判决书。

（2002）高民终字第279号。

北京高院（2012）高行终字第1750号。

2016年2月25日，国务院法制办官网公布了《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案送审稿）》并公开征求意见，其中第五条涉及商业标识的不正当竞争行为，对商业标识的定义中包含了“商品形状”，然而在2018年1月1日起施行的修订后的反不正当竞争法中，曾在草案中引入的商业标识定义及其包含的“商品形状”均被删除。

（2010）民提字第16号。

trade dress，包括产品包装和产品外形。

Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co. 163 U.S. 169 （1896）.

Kellogg Co. v. National Biscuit Co.， 305 U.S. 111 （1938）.

TrafFix Devices， Inc. v. Marketing Displays， Inc.， 532 U.S. 23 （2001）.

关于欧洲一些主要国家对于产品形状的多重保护，请参照Trade Dress Protection in Europe， Report prepared by the Europe Subcommittee of the Trade Dress Committee 2004-2005 and by the Europe Subcommittee of the Non-Traditional Marks Committee 2006-2007， September 2007.