“欧洲指南”中的“功能性特征”及其对我们的启示

2018-07-31张荣彦

专利代理 2018年2期

张荣彦

一、前言

最高人民法院2016年出台的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称“法释2016”）第8条对权利要求中“功能性特征”做出了如下新的解释：

“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同”。

与2009年制定的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称“法释2009”）第4条——“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”相比有了如下改变：

（1）对“功能性特征”作出了明确定义；

（2）将“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”明确排除于“功能性特征”之外；

（3）对“功能性特征”的解释由原来的“说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式”修改为“说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”，从字面上消除了“法释2009”中第4条与第5条对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持之间的矛盾。

对此，笔者仍然心存一些疑虑。

（1）未经专利审查、将仅记载在说明书中而未记载在权利要求书的“不可缺少的技术特征”解释进权利要求书中，是否符合当事人“请求原则”以及权利要求的授权程序？

（2）原“法释2009”第5条中所谓的权利人将“仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案”“纳入专利权保护范围”，最终无疑也是以“不可缺少的技术特征”的形式纳入的；而“法释2016”第8条中的“不可缺少的技术特征”无疑是对“在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案”的归纳，两者本质上是相同的。因此“法释2016”第8条与“法释2009”第5条之间仍存在冲突——人民法院可以用“说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”来解释“功能性特征”，而权利人却不可以将“仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案”“纳入专利权保护范围”。在此问题上对人民法院及权利人显然是采用了“双重标准”。

最高人民法院之所以要对权利要求中的“功能性特征”作出解释，是由于法院面对一个含义不清的“功能性特征”不得已而为之。如果权利要求中“功能性特征”的含义清楚，人民法院也就无需多此一举了。因此，如何确保权利要求中的“功能性特征”满足“清楚”的要求才是解决问题的根本。

2014年笔者曾就“功能性限定”的使用及解释问题发表过一些看法。文中除了对“法释2009”中第4条与第5条之间的矛盾提出疑惑之外，还建议“在《专利审查指南》（2010版）中明确规定：当申请人采用功能性限定时，必须在权利要求书中对实现该功能的各具体实施方式分别做出限定”，以避免人民法院事后再对该“功能性限定”进行解释①张荣彥.关于“功能性限定”（续）——疑惑与建议［J］.中国专利与商标. 2014（02）：33-41.。

为了进一步探寻问题的解决之道，笔者近来研读了2017年11月版“欧洲指南”（Guidelines forExamination in the EPO November 2017）中与“功能性特征”相关的章节（F部第四章）。现将有关内容引述如下，供各位参考，并谈点个人的看法。

二、“欧洲指南”的有关规定

“欧洲指南”的F部涉及专利申请文件的撰写，其第4章涉及权利要求部分。该章系依据《欧洲专利公约》第84条“权利要求书限定了寻求专利保护的范围，应当清楚、简明而且得到说明书的支持”对权利要求书撰写提出的要求。

需要说明的是，在我国《专利审查指南》（2010版）以及最高院的“法释2016”中，对“功能性特征”和“效果特征”并未以加区分，将它们捆绑在一起作为同一个概念作出了规定；而“欧洲指南”则将“功能性特征””（functional features）与“效果特征”（result to be achieved）进行了区分，并分别作出了规定。

至于“欧洲指南”为何将“功能性特征”与“效果特征”进行区分，本文的后部将给出答案。

根据《欧洲专利公约》第84条的要求，任何一项权利要求必须满足“清楚及支持”的要求。故“欧洲指南”第4章第4.5节（“基本技术特征”）首先针对所有的权利要求提出了如下要求：

“权利要求所限定的保护范围必须清楚，这意味着一项权利要求不仅能够让人读懂其技术要点，而且必须清楚地限定该发明的全部基本技术特征，如果独立权利要求缺少基本技术特征则不符合清楚及支持的要求。”②Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter IV-16 November 2017.

何为“基本技术特征”？该章第4.5.2节“基本技术特征的定义”作了如下解释：“权利要求中的基本技术特征是指为解决说明书所述技术问题、实现其技术方案的技术效果所必须的技术特征，因此独立权利要求应当包含说明书明确记载的、实现该发明所必须的所有的技术特征。”③Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter IV-16 November 2017.

根据上述解释，该“基本技术特征”即相当于我国《专利法》第20条所称的“必要技术特征”，《专利审查指南》（2010版）将“必要技术特征”解释为“为解决其技术问题所不可缺少的技术特征”。④参见：专利审查指南（2010版）第二部分第二章第3.1.2节。

针对权利要求中使用的“功能性特征”及“效果特征”，“欧洲指南”分别作出如下规定。

（一）针对“功能性特征”

1.允许功能性特征的使用，但有前提条件。在该章第2.1节“技术特征”中规定：“权利要求书中并非所有的技术特征都必须以结构特征的形式来描述，只要本领域技术人员凭借所提供的实现该功能的具体方式、无需创造性劳动就可以实现该功能，便可以使用功能性特征”。⑤Guidelines for Examination in the EPO Part F - Chapter IV-1 November 2017.其中“凭借所提供的实现该功能的具体方式”应当理解为权利要求中所提供的方式，这就意味着权利要求必须提供实现该功能的具体方式。

2.该章第6.5节（“功能性特征的定义”）又对不允许使用“功能性特征”的情况作出了如下规定：“权利要求可以采用功能性的方式，即以功能性特征的形式对一个技术特征作概括性的限定。即使说明书中仅给出了一个实施例，但只要本领域技术人员由此可以想到实现该功能的其他替代方式，就可以使用功能性限定。例如权利要求中的‘终点位置探测装置’可以得到使用限位开关的唯一实施例的支持。很明显，本领域技术人员都清楚，还可以采用‘光电管’或‘应变仪’等来代替限位开关。一般来说，如果整个说明书给人的印象是一个功能是通过一种特定的方式来实现的，由此不会联想到使用其他替代方式，在权利要求中试图利用功能性限定将其他方式或全部方式都包括在内是不允许的。此外，如果说明书仅仅以含糊的方式宣称还可以用其他方式来实现，但未足够清楚地说明具体是如何实现的，则属于公开不充分”。⑥Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter IV-30 November 2017.即“功能性特征”是用于对多种实施方式进行概括，如果“一个功能是通过一种特定的方式来实现的”，则不允许使用“功能性特征”。

3.在该章第4.1节（“清楚”）对此又作了进一步规定：“就功能性限定而言，确保其在权利要求中的保护内容清楚是最为重要的。因此，必须作到使本领域技术人员仅凭权利要求的措辞就可以清楚权利要求中每一个特征的含义，参见第4.2节”。⑦Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter IV-13 November 2017.

4.该第4.2节对此作了进一步解释：“应当按照所属技术领域中对词语通常的理解来确定权利要求中各词语的含义及其涵盖范围，除非在特殊情况下，说明书通过明确的定义的方式或其他方式赋予该词语一个特定的含义。一旦这种特定的含义被采用，审查员应当尽可能要求对权利要求进行修改，从而做到仅通过权利要求本身即可清楚其含义”。⑧Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter IV-14 November 2017.上述最后一句话很重要，是针对“具有特定含义的功能性特征”作出的规定。

（二）针对“效果特征”

一般情况下不允许在权利要求中使用“效果”来限定发明的保护范围，但有两种情况除外。该章第4.10节（“所实现的技术效果”）对该两种情况分别作出了说明和规定。

1.第一种情况是所述的“效果”不相当于发明“要解决的技术问题”，而且除了采用“效果特征”进行限定之外，无法用其他方式进行限定的情况。

“权利要求所限定的范围必须如同发明所允许的范围一样。一般来说，在权利要求中试图用所产生的效果来限定发明的保护范围是不允许的，尤其是当该效果仅仅相当于对所述技术问题所提出的要求时。然而，当该发明只能采用该方式限定、或者采用其他方式不如该方式可以更准确地限定保护范围时，同时对于本领域技术人员来说，该效果借助于试验或说明书的说明或公知常识，无需付出过度的工作即可以直接且明确得到证实时，才允许使用效果限定的方式”。⑨Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter IV-18 November 2017.（并以“烟灰缸”为例进行了解释，此处从略。）

2.第二种情况是当“效果”相当于发明“要解决的技术问题”时，虽然也允许使用“效果特征”进行限定，但权利要求中必须记载实现该效果所必须的基本技术特征。具体规定如下：

“然而，如果用结果对产品进行限定、而该效果又相当于该申请要解决的技术问题时，则与上述情况有所不同。依据判例法，独立权利要求必须写明与发明主题有关的全部技术特征，以符合公约第84条的要求”。⑩Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter IV-18 November 2017.

“一项专利的技术贡献体现在为解决申请中所述技术问题而提供的技术特征的组合上，因此，如果独立权利要求中采用了效果的方式对产品进行限定，而且该效果又对应于专利申请中所要解决的技术问题，则权利要求中必须记载实现该效果所必须的基本技术特征”。①Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter IV-18 November 2017.

“基本技术特征”的定义如前文所述，相当于“法释2016”中的“实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”，按照“欧洲指南”的规定，该特征必须记载在权利要求中。

（三）“效果特征”与“功能性特征”

“欧洲指南”在该章第4.10节（“所实现的技术效果”）还特别强调了“效果特征”与“功能性特征”之间的区别：

“应当注意，上述采用效果方式进行限定与采用功能性特征进行限定的要求是不同的”。②Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter IV-19 November 2017.这正是“欧洲指南”将“功能特征”与“效果特征”加以区分的原因。

笔者将“欧洲指南”的上述要求概括于下：权利要求中使用“功能性特征”或“效果特征”时，必须满足“清楚”的要求，即“使本领域技术人员仅凭权利要求的措辞就可以清楚权利要求中每一个特征的含义”，为此权利要求中一般应当记载实现该功能及效果所必须的基本技术特征。以下两种情况除外：

（1）“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的”“功能性特征”（“法释2016”中被排除在功能性特征之外的），属于无需再写入基本技术特征的情况；

（2）所述的“效果”不等同于发明“要解决的技术问题”、而且无法用其他技术特征来限定的，属于无法写入基本技术特征的情况。

二、对《专利审查指南》（2010版）的几点疑惑

我国的《专利审查指南》（2010版）基本上是参照“欧洲指南”制定的，针对“功能性限定”所作的规定也不例外。《专利审查指南》（2010版）第二部分第二章虽然对“欧洲指南”的上述内容也作了参考和引用，但将两者仔细对比一下就会发现，《专利审查指南》（2010版）所引用的只不过是“欧洲指南”中的只言片语，并未将其内容完整准确地引入。

对照“欧洲指南”的上述内容，笔者存在以下几点疑问。

1.以《专利审查指南》（2010版）的现行规定为标准，是否可以保证权利要求中的“功能性限定”是“清楚”的？如果授权后权利要求中的“功能性限定”都是“清楚”的，《专利审查指南》（2010版）为何还要作出“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”的规定、人民法院还要对“功能性特征”作出“解释”？

2.既然人民法院能够用“说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”来解释功能性特征，审查过程中为何不要求申请人将这些“实现该功能或者效果不可缺少的技术特征”记载在权利要求书中，而将其留给人民法院作为“解释”的依据？

3.“只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的”③《专利审查指南》（2010版）第二部分第二章第3.1.2节。这一这段话显然引自“欧洲指南”第4.10节。然而后者是针对“效果特征”中的第一种情况所作的特殊规定。《专利审查指南》（2010版）中将其作为整个“功能或效果特征”的使用前提，尤其是加在“功能性特征”的头上是否属于张冠李戴？

4.“如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定”④《专利审查指南》（2010版）第二部分第二章第3.1.2节。这段话引自“欧洲指南”第6.5节，只不过将“欧洲指南”中的“一种特定方式”改成了“特定方式”。“特定（particular）方式”是相对“已知方式”而言的，并无数量的限制，既包括“一种”，也包括有“多种”。“功能性特征”经常是用来对说明书中“多种特定实施方式”的概括。将上述规定用于后者就略显荒唐。这段话困扰了笔者多年，直到看了“欧洲指南”的原文才弄清问题之所在。

5.“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”的规定更是与“欧洲指南”上述第6.5节明确规定的“在权利要求中试图利用功能性限定将其他方式或全部方式都包括在内是不允许的”相冲突。

三、案例分析

针对“电池外壳的制造方法”的无效宣告请求案是与“功能性限定”有关的一个典型案例。专利复审委员会对此案先后作出了3份无效审查决定曾在业内引起过争议。之前笔者也曾就此案中“限位装置”的解释问题发表过一些意见。⑤张荣彥.关于“功能性限定”（续）——疑惑与建议［J］. 中国专利与商标. 2014（02）：33-41.以下先对该案的案情略作介绍。

该案涉及一种制造电池外壳的冲压方法，其权利要求1为：

一种电池外壳的制造方法，其特征在于，包括以下步骤：制备预定长度的管通；用模具把所述管通向两边拉伸成所要求形状的筒体；在筒体的两端部通过焊接、粘接或机械变形方法加上两底板形成一筒形密封电池外壳，所述模具包括斜楔型上模和下模，所述下模主要由斜契型滑块和限位装置组成。

关于“限位装置”，其说明书中仅记载有一句话：“如图3所示，在本发明的实施例中，所用的模具包括上模301和下模，上模301为一斜楔，下模主要由斜契型滑块302和限位装置303组成”。

其说明书附图3示出了限位装置303的结构。

我们不妨以“欧洲指南”的上述规定作为依据，对该案的权利要求1略作分析和评述。

图1 说明书中的图3

该申请的说明书中除了“下模主要由斜契型滑块302和限位装置303组成”的描述之外，未对“限位装置”作任何具体说明。参照附图3可知权利要求1中所述的“限位装置”只不过是申请人对标号为303部件的一个命名。部件303与“限位装置”之间不存在公知的对应关系，因此属于一个具有特定含义的词语。本领域技术人员脱离了附图3的解释不可能知道该“限位装置”究竟是何结构。

据此，我们可以从以下几个角度对权利要求1作出评述：

（1）由于该申请“整个说明书给人的印象是一个功能是通过一种特定的方式来实现的，由此不会联想到使用其他替代方式”。故“在权利要求中试图利用功能性限定将其他方式或全部方式都包括在内是不允许的”；

（2）由于权利要求1中未提供实现“限位”功能的具体方式，故不满足“本领域技术人员凭借所提供的实现该功能的具体方式、无需创造性劳动就可以实现该功能，便可以使用功能性特征”的条件，故不可以使用“限位装置”这一功能性特征；

（3）由于在该专利中“限位装置”具有特定的含义，“一旦这种特定的含义被采用，审查员应当尽可能要求对权利要求进行修改，从而做到仅通过权利要求本身即可清楚其含义”。

基于上述分析，权利要求1不符合《欧洲专利公约》第84条（即《专利法》第26条第4款）有关“清楚”的规定，不能被授予专利权。

该案是一件发明专利，申请号为 00114037.X，于2003年9月17日被授予专利权，2016年1月22日终止。

授权后，2003年12月3日一请求人曾向专利复审委员会提出过无效宣告请求。在审查过程中，由于权利要求1中的“限位装置”含义不清，为便于技术特征的对比，专利复审委员会便依据附图3将“限位装置”解释为“具有U形结构的固定结构，该U形结构的两臂的内壁可以限制斜楔形滑块的运动极限位置”，⑥专利复审委员会无效审查决定WX6990。该“解释”在行政诉讼中得到人民法院的支持，专利权得以维持。

其后又有两个请求人先后于2005年9月27日和2009年12月28日就此案先后向专利复审委员会提出过无效宣告请求。对于权利要求1中的“限位装置”，两个合议组均采纳了第一次无效宣告请求中的解释意见，并在此基础上维持该专利有效。⑦专利复审委员会无效审查决定WX15071及WX15072。

复审委员会的上述审查决定曾引起了社会的争议，并由此引发了业界对“功能性限定解释”问题的讨论。在此背景下，最高院在“法释2009”第4条中针对“功能性限定”作出了前述的解释，并于2016年在“法释2016”中对此作出了修正。

至今讨论仍然没有一个明确的结论，《专利审查指南》（2010版）与“法释”的冲突依然存在。很显然，之前的讨论仅涉及“功能性限定的解释”问题，对产生问题的源头——如何防止“功能性限定”不清楚的问题却很少触及。