标准必要专利禁令的适用研究

2017-03-07王渊,杨鸽

黑龙江省政法管理干部学院学报 2017年3期

关键词：实施者专利权人禁令

王渊,杨鸽

(兰州大学法学院，兰州 730000)

标准必要专利禁令的适用研究

王渊,杨鸽

(兰州大学法学院，兰州 730000)

标准必要专利的禁令问题是标准必要专利的核心问题之一，其中最为关键的问题在于标准必要专利权人在什么条件下可以向法院寻求禁令救济及法院是否应授予其禁令。尽管理论界、实务界对此存在争议，但标准必要专利权人在申请禁令时应至少满足以下三点：第一，申请禁令应是标准必要专利权人的最后救济措施；第二，不存在“善意侵权人”；第三，申请禁令应不违反“利益平衡”原则。而是否授予禁令，法院可以采用以下机制：首先审查标准必要专利权人提出的条款是否满足FRAND原则，如果不满足，则说明标准必要专利权人做出许可时没有保持忠诚的态度，因此不能授予其禁令；如果满足，则考察标准必要专利权人在做出许可后是否有违背忠诚的行为，如果无，则授予其禁令；反之，则不授予。

标准必要专利；禁令救济；条件；机制

从近几年苹果、摩托罗拉、三星、华为、中兴等在全球范围内因标准必要专利问题发生的一系列诉讼可以看出，禁令问题仍然是标准必要专利的重要问题。有学者认为，专利权本身就具有强烈的排他性，而禁令无疑会使专利的排他性上升到更高的层次，导致标准必要专利权人的许可谈判地位进一步增强，“专利劫持”或“专利流氓”[1]等滥用权力的行为时常发生，因此不应当授予标准必要专利权人禁令救济权。诚然，授予标准必要专利权人以禁令救济权会不可避免的导致一些诸如“专利劫持”“专利流氓”等问题，但专利权人的独占权作为法律授予其的权利，任何人未经专利权人的许可使用其专利都是对其专利权的侵害，如最终不仅会导致标准必要专利权人的创新和发明不能得到合理的回报，而且还会扼杀标准必要专利权人参与标准化的积极性。因此，基于利益衡量和社会进步的考量，标准必要专利权人享有禁令救济权仍然是当前的主流观点，只是在什么情况下标准必要专利权人才可以向法院寻求禁令救济，法院对于标准必要专利权人的禁令申请如何处理以及法院授予标准必要专利权人禁令时应采用何种机制，仍然是理论界、实务界目前面临的主要难题。

一、标准必要专利适用禁令的正当性

(一)标准必要专利适用禁令的争议

众所周知，专利具有独占性、排他性，法律赋予专利权人在权利遭受侵害时向法院寻求救济的权利，比如停止侵害请求权、损害赔偿请求权，但是如果专利权人滥用诉权，则容易造成限制、排除竞争等不良后果。而标准必要专利作为专利的一种，相对于普通的专利其独占性、排他性更强，更容易造成权利的滥用，因此当权利受到侵害时，标准必要专利权人是否有权向法院寻求禁令以维护其权益，国内外学者对此有不同的看法：持赞同观点的学者认为，应当授予标准必要专利权人以禁令救济权，因为如果标准必要专利权人没有禁令救济权，对于标准必要专利实施人的“反向专利劫持”、“投机主义”等行为，无法产生威慑效果，而且在标准必要专利权人的权益遭受损害时，无法对其产生有力的救济，最终会影响标准必要专利权人的创新和参与标准制定的积极性，如张雪红[2]；持反对观点的学者认为，授予标准必要专利权人以禁令，会增强标准必要专利权人的强势地位，导致“专利劫持”或“专利流氓”，因此不应给予标准必要专利权人以禁令救济权，如马海生[3]，Mark A. Lemley和Carl Shapiro教授[4]；持折中观点的学者认为，标准必要专利权人应享有禁令救济权，但法院对禁令的授予应采取审慎、克制的态度，将禁令救济作为维护标准必要专利权人利益的最后手段，如王晓晔[5]，王斌[6]，赵启彬[7],吴成剑[8]。笔者认为折中观点具有合理性，标准必要专利权人应享有禁令救济权。禁令救济可以打消标准必要专利被许可人或潜在的被许可人的投机心理，维护标准必要专利权人的正当权益。如果标准必要专利权人没有禁令救济权，则无法给予标准必要专利实施者产生威慑，会引发诸如被许可人拒绝支付已经确定的合理的许可费，或者拖延与专利权人的许可费谈判等一系列问题，最终不仅导致标准必要专利权人的创新和发明不能得到合理的回报，而且还会扼杀标准必要专利权人参与标准化的积极性。然而，对于标准必要专利权人的禁令获得也应当给予一定的限制，不能一经申请则授予，如果禁令的获得过于宽泛则容易导致“专利劫持”、“专利流氓”、排除和限制竞争等危害行为。因此，标准必要专利权人应当享有禁令救济权，但对禁令的申请、授予应当给予严格的限制，将禁令救济作为维护标准必要专利权人利益的最后手段。

(二)标准必要专利适用禁令的正当性理由

1.民法基础。根据传统民法，财产权包括知识产权[5]，在权利受到不法侵害时，权利人有权向法院请求停止侵害或者损害赔偿。标准必要专利属于专利权的一种，因此，标准必要专利权人在其权利受到侵害时，其可以向法院寻求停止侵害或者损害赔偿的救济。

2.FRAND原则没有排除标准必要专利禁令的适用。标准化组织在其政策中一般规定标准必要专利权人应承担FRAND(公平、合理、无歧视)许可义务，但对在FRAND许可条件下发生的纠纷是否可以适用禁令没有明确规定。标准化组织一般要求权利人在加入标准化组织时做出FRAND承诺，尽管FRAND承诺表达了权利人允许标准必要专利使用人使用其专利的意愿，但是这种同意是明确建立在以FRAND补偿作为交换的前提之上的[6]，其并不必然意味着标准必要专利权人放弃了在其权利遭受损害时寻求禁令救济的权利。禁令救济是专利保护的有效手段，在权利受到侵害时标准必要专利权人可以通过向法院申请禁令以排除侵权人非法使用其专利，维护自身权益。如，若标准必要专利权人没有禁令救济权，在标准必要专利实施者采取“反专利劫持”时，标准必要专利权人则很难得到有效的救济。

4.打击投机心理。利益的最大化是每个人的追求，在利益的驱使下，标准必要专利实施者极易产生“搭便车”、拖延支付许可费等投机心理。如果标准必要专利权人没有禁令救济权，则无法给标准必要专利的被许可人或者潜在被许可人的“搭便车”、恶意拖延甚至拒绝许可谈判等投机行为产生威慑。

二、标准必要专利禁令的适用

(一)标准必要专利禁令的申请条件

标准必要专利的禁令问题是标准必要专利的核心问题之一，其中最为关键的问题在于标准必要专利权人在什么条件下可以向法院寻求禁令救济。向法院申请禁令救济条件的宽严程度，不仅直接影响标准必要专利权人和标准必要专利实施者的行为选择，而且也会产生不同的后果。如果禁令获得的条件相对比较宽松，那么标准必要专利权人则有可能会通过禁令或者以申请禁令相威胁，迫使标准必要专利实施者接受其提出的不合理的许可条件，产生“专利劫持”、“专利流氓”等行为；相反，如果标准必要专利禁令的获得条件过于严格，则会使标准必要专利实施者产生拖延谈判和支付专利许可费等“反向专利劫持”行为。因此，标准必要专利权人在什么条件下可以向法院寻求禁令救济，仍然是理论界、实务界目前面临的主要难题，急需解决。

美国在2006年的eBay v.Merc Exchange案中认为，侵权行为的发生并不必然导致禁令救济，专利持有人要向法院申请禁令则还要满足以下几个条件：(1)遭受无法弥补的损害；(2)包括金钱赔偿在内的法律救济不足以弥补损害；(3)考虑到原被告双方的利益衡平，应当提供衡平法上的救济；(4)颁布禁令不会损害公共利益[8]。从该案中可以看出，美国法院对是否授予专利权人以禁令救济不仅有侵权行为的要求，而且仅仅有侵权行为并不必然导致禁令救济，其还要求侵权导致的损害要达到无法弥补的程度，而且要兼顾公共利益的考量，以维持利益的平衡。而在2013年1月，美国司法部与美国专利商标局联合发布的《基于F/RAND承诺的标准必要专利救济政策声明》中指出,当标准必要专利权人已作出F/RAND承诺，且潜在被许可人愿意基于这些条款支付许可费时，ITC作出的禁令有时可能是不合适的[9]。其将被许可人的“善意”作为寻求禁令救济的考量因素，如果被诉侵权人是“善意”的，那么权利人则不能向法院寻求禁令救济。

欧盟在2014年的摩托罗拉禁令案中，欧委会认为，在标准必要专利持有人自愿承诺基于FRAND条款许可其必要专利的前提下，如果专利持有人针对那些愿意基于FRAND条款与其签订许可协议的主体寻求专利侵权方面的禁令救济，可能构成滥用市场支配地位[10]，这一规则确立了权利人寻求禁令救济的“善意被许可人”标准。也就是说，如果被诉侵权人是“善意”的，那么标准必要专利权人则不能寻求禁令救济。在2015年的Huawei v.ZTE 案中，其对标准必要专利权人寻求禁令的前提条件进行了进一步限制：(1)在提起侵权诉讼前，向被诉侵权人发出侵权警告，并指明专利侵权的具体方式；(2)在被诉侵权人表达了基于FRAND条款达成许可协议的要求后，向被诉侵权人提供一份具体的书面许可要约，并对许可费率及计算方法进行说明，否则持有人的禁令行为可能构成支配地位的滥用[9]。其不仅要求被诉侵权人是“善意”的，而且对权利人也提出了“善意”的要求，即权利人在申请禁令前要给与标准实施者的侵权行为以警告和明示，同时在被诉侵权人表达了基于FRAND条款达成许可协议的要求后，权利人应当采取诸如提供一份包含许可费率及计算方法的具体的书面许可要约，以促成双方之间达成许可协议，否则其寻求禁令的行为则是不合法的。对此，我们看到，欧盟将“善意”的标准由标准必要专利实施者扩展到了标准必要专利权人，只有在满足标准必要专利实施者“非善意”，而标准必要专利权利人“善意”的双重条件下，标准必要专利权人才可以寻求禁令救济。

美国法院对是否授予标准必要专利权人以禁令救济不仅有侵权行为的要求，还要求因侵权导致的损害要达到无法弥补的程度，而且要兼顾公共利益的考量，以维持利益的平衡。而欧盟对标准必要专利权人申请禁令救济只要有侵权行为即可，但在申请禁令前要给与标准必要专利实施者以明示，并将“善意”的标准由标准必要专利实施者扩展到了标准必要专利权人，提出了标准必要专利实施者“非善意”，而标准必要专利权人“善意”的双重标准。通过对比发现，对于禁令救济，美国早期强调知识产权的“利益平衡”原则的作用，寻求知识产权保护和自由竞争之间的利益平衡，且随后也引入的“善意侵权人”的标准，但美国对客观因素的考量较多，而且只是对标准必要专利实施者提出了“善意”的要求，而欧盟不仅对标准必要专利权人及标准必要专利实施者的客观行为进行考量，同时也将标准必要专利权人的主观“善意”纳入到寻求禁令救济的考量因素,因此具有相对的合理性。

德国联邦最高法院在2009年的 Orange-Book-Standard 案中，提出了权利人不能申请禁令救济的条件:(1)被控侵权人提供了一项无附加条件的许可要约，如果专利权人拒绝该要约所建议的许可条款，则专利权人违反反垄断法;(2)被控侵权人虽然没有获得许可就使用相关专利，但已经履行被许可人义务[11]。德国联邦最高法院从反面提出了权利人不能寻求禁令救济的条件，即只要被诉侵权人有和权利人寻求协商的意愿，或者已经履行被许可人义务，也即被许可人是“善意”的，则权利人就不能向法院寻求禁令救济。

韩国公平贸易委员会(KFTC)2014年新修订的《关于知识产权不当行使的指南》中就规定，专利持有人在不履行协商义务的同时寻求禁令的行为超出了专利权的合理使用范围，可能构成支配地位的滥用[12]。也就是说，只有在专利持有人履行协商义务后才可以向法院申请禁令救济。

选取聚类中心的个数K1=5,以PASCAL VOC中车、人、自行车三类数据集的目标框作为初始数据输入,实验得到的预测框比例如表3所示。

从上可以看出标准必要专利权人寻求禁令救济要做到以下几点：第一，寻求禁令应该是标准必要专利权人最后的救济措施。禁令容易导致“专利劫持”、“专利流氓”，限制和排除竞争，因此对专利权人授予禁令应采取审慎的态度，将禁令作为最后的救济手段。第二，不存在“善意被许可人”，也就是说将标准实施者的协商意愿作为专利权人向法院申请禁令的考量因素。专利权人在申请禁令救济之前应该向潜在被许可人提供磋商谈判的机会，只有当被控侵权人不按照商业惯例或者诚信原则积极磋商，而是采取策略性、拖延性的措施时，标准必要专利权人才可以寻求禁令救济[7]93。第三，标准必要专利权人向法院申请禁令救济不能违反“利益平衡”原则。“利益平衡”原则是知识产权法的重要原则，标准必要专利权人只有在保证其申请禁令救济不会违背该原则的条件下，才可以向法院申请禁令救济。

(二)法院对标准必要专利禁令申请的处理

在标准必要专利权人向法院寻求禁令救济后，法院对是否授予其禁令有不同的做法，主要集中于以下三种模式：

1.一律不授予禁令

标准必要专利权人的禁令救济权具有排除和限制竞争的潜在危险，在利益的驱动下，标准必要权人极易利用禁令进行“专利劫持”、“专利流氓”等行为，损害市场自由竞争机制和消费者利益，因此一律不授予标准必要专利权人以禁令救济权。美国联邦贸易委员会支持该种做法[8]22。

2.一律授予禁令

禁令救济可以打消标准必要专利被许可人或者潜在的被许可人的投机心理，维护标准必要专利权人的正当权益。如果标准必要专利权人没有禁令救济权，会引发“反向专利劫持”问题，其不仅会导致标准必要专利权人的创新和发明不能得到合理的回报，而且还会扼杀标准必要专利权人参与标准化的积极性。因此，只要标准必要专利权人申请禁令救济，那么就应该授予其禁令。

3.限制性授予禁令

如果标准必要专利权人没有禁令救济权，当权利损害时则无法保护自己的合法权益，但也不能一经申请就授予其禁令，如果禁令救济常态化，则容易导致“专利劫持”、“专利流氓”等行为，因此，法院在授予禁令时应当采取克制、审慎的态度，将禁令作为救济的最后手段。

从中可以看出，前两种模式只是从标准必要专利权人或实施者一方来考虑，明显存在缺陷；第三种模式兼顾了标准必要专利权人或实施者双方的利益，具有合理性。法院是否授予标准必要专利权人以禁令救济，其实质是在“利益平衡原则”下，充分考量各种因素后，在标准必要专利权人与实施者、及社会公共利益之间达到一种利益的平衡状态。法院可以采用这样一种机制：当标准必要专利权人与实施者发生争议诉诸法院时，法院应首先根据双方当事人提供的证据审查标准必要专利权人提出的条款是否满足FRAND原则，如果不满足，则说明标准必要专利权人做出许可时没有保持忠诚的态度，因此不能授予其禁令；如果满足，说明标准必要专利权人在做出许可时保持了忠诚的态度，那么进一步考察在做出许可后标准必要专利权人是否有违背忠诚的行为，如果无则授予其禁令，反之，则不授予。

三、标准必要专利禁令适用的限制

标准必要专利的禁令对维护标准必要专利权人的合法权益，具有重要意义，但“一切有权利的人都容易滥用权利，这是万古不易的一条经验”。标准必要专利权人的禁令救济权具有排除和限制竞争的潜在危险，在利益的驱动下，标准必要权人极易利用禁令进行“专利劫持”、“专利流氓”等行为，损害市场自由竞争机制和消费者利益。因此，给与标准必要专利权人的禁令救济以合理限制具有重要性。

(一)限制的理论依据

1.防止垄断的发生。标准必要专利的定义决定了每个必要专利都没有替代物，每个标准必要专利都会构成一个单独的相关技术市场[5]，极易为专利权人带来市场支配地位，而标准必要专利的禁令具有很强的排他性，利益的驱使下，容易导致标准必要专利权人滥用禁令排除、限制竞争，损害公平、自由的市场竞争机制，最终导致垄断的发生。因此，对标准必要专利禁令适用进行限制有利于防止垄断的发生。

2.防止专利劫持。标准必要专利的禁令具有较强的排他性，利益的驱使下，容易使标准必要专利权人利用禁令使相关潜在被许可人处于不利的谈判地位[7]，迫使标准必要专利实施者接受其不合理的许可条件，从而产生“专利劫持”“专利流氓”等现象。

3.防止滥用诉权。滥用诉权是指，行为人向法院起诉，通过诉讼的方式达到非法目的或者追求不正当结果的行为。标准必要专利权人为了获得更高的利益，向法院寻求禁令，以迫使被许可人或潜在的被许可人接受其不利的许可条件，即没有禁令时不可能同意的苛刻条件[5]。

(二)标准必要专利禁令适用的限制路径——反垄断法

专利权与反垄断法彼此间既相互促进，也相互制约，天生具有比较复杂的关系。现代理论认为，虽然正常行使专利权本身并不会触发反垄断法，但当行使专利已经成为妨碍竞争的因素和市场势力时，需要受到反垄断法的制约，这种理论目前已经被广为接受[13]。专利权人触犯反垄断法的行为主要是滥用市场支配地位，如拒绝许可、索取过高价格、不合理搭售等行为。由于标准必要专利的禁令具有强大的垄断性，在利益的驱使下，极易导致权利人滥用禁令拒绝许可、索取过高价格来排除、限制竞争，损害公平、自由的市场竞争机制，最终导致垄断的发生。专利权作为一种私权，当其自身不能解决问题时，就需要国家公权力的介入，由于滥用禁令的行为主要是对市场支配对位的滥用，对此各国一般采用反垄断法的滥用市场支配地位来对禁令进行限制。如德国法院认为，在标准必要专利的情况下，每一个标准必要专利视作一个相关产品市场，而标准必要专利权人为该相关市场的唯一经营者，其占有的市场份额为百分之百，标准必要专利权人在该相关标准必要专利许可市场具有支配地位[13]。如果标准必要专利权人在无正当理由的情况下，通过禁令对被许可人拒绝许可、索取过高或歧视性许可费、强制被许可人接受不合理条件，那么则构成反垄断法上的滥用市场支配地位。对此，可以利用反垄断法来排除禁令的适用，打破垄断，维护正常的竞争秩序。因此，通过反垄断法来对标准必要专利权人的禁令救济权进行限制，具有可行性。

四、总结

通过研究发现，尽管有学者认为标准必要专利的禁令救济权会导致“专利流氓”、“专利劫持”等行为，但标准必要专利权人应当享有禁令救济权仍然是当下的主流观点，然而由于标准必要专利的禁令救济权具有较强的排他性，如果运用不当极易导致排除、限制竞争，损害公平、自由的市场竞争环境，为此可采用反垄断法对禁令行为进行规制，如果标准必要专利权人在无正当理由的情况下，通过禁令对被许可人拒绝许可、索取过高或歧视性许可费、强制被许可人接受不合理条件，那么则构成反垄断法上的滥用市场支配地位，那么就可以利用反垄断法排除禁令的适用，以打破垄断，维护正常的竞争秩序。而至于标准必要专利权人在什么条件下可以向法院寻求禁令尽管存在着较大争议，但笔者认为标准必要专利权人在寻求救济时应至少满足以下三点：第一，寻求禁令应该是标准必要专利权人最后的救济措施。禁令极易导致“专利劫持”、“专利流氓”等行为，因此应将禁令作为对标准必要专利权人最后的救济手段，在其他方式如协商、仲裁等可以对标准必要专利权人进行救济的情况下，应当排除禁令的适用。第二，不存在“善意被许可人”，将标准实施者的“善意”作为标准必要专利权人向法院申请禁令的考量因素。如果标准必要专利权人在申请禁令救济之前标准必要专利被许可人不按照商业惯例或者诚信原则积极与标准必要专利权人进行磋商，而是采取策略性、拖延性的措施时，标准必要专利权人才可以寻求禁令救济[7]93。第三，标准必要专利权人向法院申请禁令救济不能违反“利益平衡”原则，标准必要专利权人只有在保证其申请禁令救济不会违背该原则的条件下，才可以向法院申请禁令救济。而是否授予禁令，法院可以采用以下机制：当标准必要专利权人与实施者发生争议诉诸法院时，法院应首先根据双方当事人提供的证据审查标准必要专利权人提出的条款是否满足FRAND原则，如果不满足，则说明标准必要专利权人做出许可时没有保持忠诚的态度，因此不能授予其禁令；如果满足，说明标准必要专利权人在做出许可时保持忠诚的态度，那么进一步考察在做出许可后标准必要专利权人是否有违背忠诚的行为，如果无，则授予其禁令；反之，则不授予。

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