近似商标转让制度模式的选择与重构

近似商标转让制度模式的选择与重构

王 娟

近似商标转让存在着自由转让与一并转让两种模式。我国采用了近似商标一并转让模式，但又独具特色。从该制度的实践效果来看，其虽然在一定程度上防止了市场混淆，但在法律适用上也引起了很大争议，而且违反了当事人意思自治原则。分析相关的法理和经济学理论，借鉴域外两种近似商标转让模式，我国应当选择近似商标自由转让模式，并通过近似商标共存协议、加注标记、近似商标的撤销等配套制度，实现保护私权与维护公共利益的平衡。

近似商标 转让模式 商标共存协议 加注标记 商标撤销

为保护主要使用的商标，商标权人往往会在同一种或类似商品上注册相同或近似的商标，形成防御商标和联合商标。在申请商标转让时，根据我国《商标法》相关规定，a我国《商标法》第42条第2款及《商标法实施条例》第31条第2款。这些联合商标或者防御商标（以下统称近似商标b“近似商标”在狭义上通常是指两个或以上外形相近似的商标。本文研究我国《商标法》第42条第2款的近似商标转让制度，其中“近似商标”包括联合商标和防御商标。）是一个整体，如果要转让其中一个，其他的必须一并转让。未一并转让的，由商标局通知其限期改正；期满不改正的，视为放弃转让。这种制度设计的初衷在于防止近似商标由于分属不同的主体而导致消费者混淆，但这种制度在客观上也存在一些不足。本文将评析我国近似商标一并转让制度的实践效果，并对域外两种近似商标转让的制度模式进行分析比较，最后，在尊重我国商标法制度结构形态的基础上，提出完善建议。

一、我国近似商标一并转让制度的实践效果

通过对近似商标一并转让制度的实践效果进行分析，不难发现，虽然该制度在一定程度上可以防止近似商标由于不同主体持有而导致的市场混淆，但是也带来了一些负面问题。

（一）实践中法律适用的混乱

在实践中，如果商标权人与受让人达成近似商标的分开转让协议，并到商标局申请办理商标权转让登记，商标局将以“近似商标须一并转让”为由，拒绝办理单个近似商标的转让登记。此时，双方需对商标转让问题重新协商，若无法达成一致意见，受让人往往向法院提出诉请，请求法官对转让合同中约定商标的归属问题进行判定。由于近似商标一并转让制度过于简单概括，对该类案件的裁判，学界和实务界均存在很多争议。《商标法》第42条的规定是否属于《合同法》第52条的“强制性法律规定”，这决定着近似商标分开转让合同的法律效力。有学者认为，该规定属于效力性强制性规定，分开转让近似商标的行为违反了“法律、法规的强制性规定”，应属无效。c戴涛、杨林：《分割转让近似商标的合同效力探析》，载《江苏警官学院学报》2012年第4期，第77页。也有学者认为，商标法关于近似注册商标一并转让的规定属于管理性规范，分开转让近似商标虽然违反了该规定，但并不导致合同无效。d孙国臻：《近似注册商标分开转让合同纠纷裁判及其价值选择》，载《人民司法》2014年第21期，第87页。司法实务中对该类案件的裁判结果也存在较大差异。有的法官持近似商标一并转让的立场。例如在“羊老大”商标纠纷案中，陕西高级人民法院把一个商标判给“榆林羊老大”，并根据一并转让原则把其他近似商标也判给“榆林羊老大”。e姚芃：《“羊老大”之争引出商标权的司法审查难题》，载《法制日报》2005年6月28日，第10版。在“张哲生商标权出资纠纷案”中，法官也持同样观点。f河南省高级人民法院（2009）豫法民三终字第34号民事判决书，（法宝引证码）CLI.C.293223。也有的法官认为，近似商标分开转让合同是无效的。g孙国臻：《近似注册商标分开转让合同纠纷裁判及其价值选择》，载《人民司法》2014年第21期，第85页。还有些法院虽然根据当事人诉请对单个涉案商标权属作出判决，但在执行阶段却根据《最高人民法院关于对注册商标专用权进行财产保全和执行等问题的复函》h《关于对注册商标专用权进行财产保全和执行等问题的复函》中要求法院采取执行措施时，对近似商标应一并进行评估、拍卖、变卖。商标局在接到法院有关转让注册商标的裁定时，如发现无上述内容，可以告知执行法院，由执行法院补充裁定后再协助执行。将与涉案商标近似的商标一并执行。i同注释d。因为法院虽然对单个商标的权属进行了判定，但商标局并不会进行转让登记。也就是说，法院的确权最终要经过商标局的审查才能真正起作用，这不仅没有显示出司法权的权威性和终局性，反而体现了行政权对司法权的压制。

（二）违反当事人意思自治原则

在近似商标一并转让制度中，“近似商标”涵盖了联合商标和防御商标。事实上，我国并不存在联合商标制度和防御商标制度，这些外观相同或近似的商标均是作为独立的商标注册登记的，在实践中也是作为独立的商标被使用的。但是在转让时，却不再被视为独立的商标，而成为了一个整体。这令人匪夷所思。而且该制度完全不考虑双方当事人的意思表示，要求商标权人必须将其持有的近似商标一并转让，否则将“视为放弃转让该商标的申请”，显然违反了民法上的当事人意思自治原则。尤其是前面所提到的一些强制转让的判决，剥夺了当事人就近似商标议价的机会，相当于强制剥夺了转让人的财产。

当前的近似商标一并转让制度在适用中引发了诸多争议，而且也违反了当事人意思自治原则，因此，有必要对该制度重新审视。如何处理尊重当事人自由意志与防止市场混淆之间的矛盾，这是对近似商标转让进行法律规制的要点和难题。他山之石，可以攻玉。域外相关立法可以为我们提供一些参考和借鉴。

二、近似商标转让制度的两种模式

在近似商标转让问题的法律规制中，存在着当事人意思自治原则与防止市场混淆原则的冲突，那么应当如何取舍和平衡呢？通过对域外相关立法进行分析，可以将其划分为以下两个模式。

（一）近似商标一并转让模式

即法律明确规定对于同一商标权人在相同或类似商品上注册相同或近似的商标，如果发生转让，必须一并全部转让，否则主管机构将不予进行转让登记。例如《巴西商标法》第135条规定：转让必须包含转让人名下的涉及相同或相类似商品或服务的所有相同或近似商标的注册商标和注册申请，否则主管机构将取消注册商标或拒绝注册申请。j《十二国商标法》翻译组编：《十二国商标法》，清华大学出版社2013年版，第11页。还有一些国家法律规定了联合商标制度，该制度对于保护主商标，特别是驰名商标具有重要意义。但是这种制度也存在一个问题：商标是在使用过程中发挥识别功能的，因此各国均对商标的使用提出要求，例如注册商标未使用的撤销制度。而权利人往往并不会使用其申请的联合商标，那么就会面临被撤销的风险。为了解决这个问题，联合商标制度中往往有这样的规定：联合商标中一个商标的使用即视为所有联合商标的使用，这其实也是将联合商标视为一个整体。例如《印度商标法》第55条、《南非商标法》第31条，k《十二国商标法》翻译组编：《十二国商标法》，清华大学出版社2013年版，第153、331页。既然联合商标在法律上被视为一个整体，那么在发生转让时，这些联合商标应当一并转让。

另外，制定近似商标一并转让制度主要还基于这样的考虑：如果允许近似商标分割转让，会导致它们由多个不同的主体持有，其结果就等于这些近似商标由不同的人注册取得，这有悖于商标法基本要求，为了避免上述情况，应当禁止近似商标的分开转让。我国商标法虽然规定了近似商标一并转让制度，但与上述国家的规定还存在一些区别，就联合商标制度而言，我国商标法虽然并不禁止允许同一商标权人在相同或类似的商品上注册近似的商标，但这些注册商标不是以联合商标的名义注册的，而是以单个的、独立的商标申请注册的，而且这些单个的商标如果连续三年不使用的话也可能会被撤销。

（二）近似商标自由转让模式

该模式坚持当事人意思自治优先的立场，允许商标权人将近似商标单个分开转让，同时通过相应的配套措施来防止可能出现的市场混淆。

1.近似商标可自由转让

例如《韩国商标法》第54条之一规定，商标权可以按每个指定商品分割移转。但类似指定商品上的商标权应当一并移转。由此可以推断出，非类似指定商品上的商标权，例如在不同商品类别上注册的防御商标是可以分割转移的。第54条之二进一步规定，如果商标权指定两个或两个以上的商品，该商标权可以就每个指定商品进行分割。一个商标权尚且可以分割，在不同商品种类上注册的防御商标更是可以分割转让。另外，对于联合商标的分割转让，日本的联合商标制度很值得研究。日本的商标法历史上曾存在过联合商标制度，同大多数国家的联合商标制度相类似，这些近似商标被看作是一个整体，不能分割转让，而且只要商标权人使用其中的一个商标，就可免除因其他联合商标的不使用而被撤销。l1996年《日本商标法》修改前的第7条、第50条第2款的括号内规定。但是联合商标制度在发挥积极作用的同时，也产生了负面影响，即商标权人申请了大量的不必要的联合商标，同时也给审查机关造成了很大的负担。因此，1996年《日本商标法》取消了联合商标制度，虽然并未禁止同一商标权人在相同或类似商品上注册若干个近似的商标，但是这些近似商标不再视为一个整体，而是一个个独立的商标，可以独立转让。

2.防止近似商标混淆市场的措施

在近似商标分开转让时，这些近似商标将会分属于不同的市场主体，并被使用于相同或类似的商品或服务，极有可能造成实践中的消费者混淆。因此在允许近似商标分开转让的同时，需要相应的措施来防止市场混淆，例如《韩国商标法》规定，近似商标分开转让后，如果其中一个商标权人出于不正当竞争目的而导致消费者混淆的，任何人可以向知识产权局申请撤销该商标。m《韩国商标法》第73条第1款第9项、第6款。而《日本商标法》对此规定得更为全面n《日本商标法》第24条之四、52条之二第1款。：第一，近似商标分开转让后，如果其中一个商标权人或商标使用权人在使用中损害其他商标权人的利益时，后者可以要求前者对其使用附加适当的标记，以防止市场混淆；第二，如果其中一个商标权人出于不正当竞争目的，导致与其他商标权人的商品或服务发生混淆的，任何人都可以提出撤销该商标的准司法审批请求。可见，在近似商标分开转让的情况下，日本进行法律规制的前提是实践中已经发生消费者混淆，如果近似商标在并行使用中并未造成消费者混淆，那么皆大欢喜；反之，将被要求加上区分标记，甚至面临被法院撤销的风险。事实上，据日本东京桃尾松尾难波综合律师所的松尾刚行律师介绍，实践中很少因为近似商标的分开转让而导致市场混淆。究其原因，主要有两方面：一方面，日本商标法虽然允许商标权人注册联合商标，但是这些近似商标均为独立的商标，必须按照商标法的规定方式来“使用”，如果连续三年未使用，还会面临被撤销的风险。将近似商标视为普通商标的做法，从源头上消除了商标权人将一些不必要的近似商标申请注册的想法和动力。另一方面，“商标撤销”、“加注区分标记”等制度增加了近似商标并行使用的风险，这种风险也会在很大程度上消除买受人购买近似商标的积极性。通过这两个方面的法律规制，对于近似商标的注册人来说，这些近似商标既不好用，又不好卖，因此，人们申请近似商标的积极性就不高了，相应地，因近似商标分开转让造成市场混淆的情况也就更少了。

三、我国借鉴近似商标自由转让模式的合理性论证

近似商标一并转让模式可以防止近似商标由不同主体持有使用而导致的市场混淆，但却未尊重当事人的意思自治，而且会造成行政权对司法权的压制。而近似商标自由转让模式在允许近似商标自由转让的同时，制定相应的配套措施来防止市场混淆，较好地平衡了当事人意思自治原则与防止市场混淆原则。分析相关的法理和经济学理论，我国更适合选择近似商标自由转让模式。

（一）从商标权的本质分析

商标权是商标法框架中的一种权利，也是反不正当竞争法框架中的一种财产法益，但究其本质而言，商标权是一种私权，属于无形财产权。商标权人对该财产权拥有独立的支配权，不仅可以通过多种方式将商标在特定类别的商品或服务上进行使用，而且可以通过许可他人使用该商标以获取经济收益。同样的，作为一项财产，自由处分就成了它的应有之义，即商标权人可以按照自己的意志将商标权转让，无需他人行为的介入。传统上基于消费者利益考虑，各国对于商标的转让往往进行一定程度的限制，但随着人们逐渐认识到商标权的私权属性并将商标权视为独立的财产，法律对商标权转让的限制也逐渐被放开。但是当前我国近似商标一并转让制度却使得商标权人无法支配自己的商标权。

（二）从“近似”与“混淆’的逻辑关系分析

如前所述，主张近似商标一并转让观点的主要依据在于，近似商标分属不同主体，会造成市场混淆，为了避免此种混淆，商标权人在转让商标时，应当将自己持有的近似商标一并转让。问题是：近似商标必然会导致消费者产生误认和混淆吗？“近似”是对两商标特点的客观描述，“混淆”是指对消费者造成的客观后果。事实上，商标近似并不必然导致混淆。首先，商标虽然是识别商品来源的标志，但不是消费者识别商品的唯一根据。商品的外观，如包装上的色彩、图案、商品形状常常比商标更抢眼，成为消费者识别商品来源的线索。有研究表明，商品外包装越接近，越容易引起消费者混淆，oBritish Brand Group Survey New study shows similar packaging misleads shoppers（1 May 2009），available at ：http:// britishbrandsgroup.org.uk/upload/File/BBrie fi ng%2049.pdf.因此，仅仅商标近似是不必然导致混淆的，实践中近似商标的共存现象也说明近似商标的并行使用并不必然导致消费者混淆。其次，很多商标在获得注册后，商标权人实际上无意使用该商标，或者虽然使用但是由于疏于管理等原因，导致该商标的知名度很低，在这种情况下，即使他人使用了与该商标相近似的商标，也不会导致消费者混淆，不会损害商标的识别功能。最后，在我国司法实践中，商标相同或近似只是法官判定存在混淆可能性的参考因素，两者之间并没有必然联系。例如在“耐克公司案”、“鳄鱼”商标案中，法官在判断相关公众是否会产生混淆时，不仅考察两商标视觉上是否相似，还考察了各自使用的地域范围、使用的历史和现状、针对的消费群体以及商标使用方式等综合因素。p北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第2008号行政判决书、最高人民法院（2009）民三终字第3号民事判决书。不仅我国，世界上大多数国家也普遍采用“多因素检测方法”来判定近似商标之间是否存在混淆可能性，即法官对混淆可能性的认定通常会考察多种因素，除了考察商标在视觉上是否近似外，还要考虑在先商标的显著性、消费者注意程度、双方商品的销售渠道等因素。而不是简单地将“商标近似”等同于“市场混淆”。q张体锐著：《商标法上混淆可能性研究》，知识产权出版社2014年版，第60–73页。例如，美国第二巡回法院在 “宝丽来诉波拉得案”rPolaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961).中，提出认定混淆可能性应当考虑“涉嫌被侵害的商标的强度、商标之间的相似度、双方产品的相近度、先使用人推出后使用人产品的可能性、实际混淆、被告使用商标的善意、被告产品的质量、购买者的精明”八个因素，并为后世法院所效仿。1979年的“麦克格里科案”sMcGregor·Doniger，Inc．v．Drizzle，Inc．，202 USPQ 81(2d Cir．1979)．，法院认为，“两件商标虽然相似，但不存在混淆的可能性。”

（三）从经济人理性的立场分析

经济学上的“经济人假设理论”认为，“经济人”是有理性的，他们能根据市场情况和自身处境做出判断，使所追求的效用达到最大化。对于理性“经济人”而言，增加收益是最起码的价值追求t李雨峰、倪朱亮：《寻求公平与秩序：商标法上的共存制度研究》，载《知识产权》2012年第6期，第12页。，即使现实中存在一些“利他”现象，与“经济人假设理论”也并不相悖，因为结合成本收益两方面的分析，这种利他行为，依然出自最为根本的利己动机。u苏华、杨理可：《“理性经济人”假设的合理性新探》，载《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》2011年第4期，第52页。以近似商标权的转让为例，一般来说，他人在相同或近似商品上使用与自己相同或近似的商标，对于任何“经济人”而言，都可能是利益受损的信号，因此，商标权人为自身利益着想，不会将自己的某个近似商标轻易转让，除非该受让人支付了足够大的成本，使得商标权人认为出让该商标能获得最大的经济效用。而另一方面，作为“经济人”的受让人通常也会对付出的成本、受让该商标可能带来的经济收益等进行综合分成。只有在双方都存在足够的可期待经济效益的情况下，才能达成近似商标转让协议。相反，强制性要求近似商标一并转让，不仅有违当事人的意思自治，还可能会给受让人带来严重损失。

四、我国近似商标转让制度的完善建议

近似商标在由不同主体持有并使用的情况下，确实存在着引起消费者混淆的可能性，如何在尊重当事人意思自治和防止市场混淆、保护消费者利益之间取得平衡，是近似商标转让制度的关键点。本文认为，我国应当借鉴日本、韩国的近似商标分开转让立法模式，在允许近似商标分开转让的同时，通过相关的配套制度来防止市场混淆。具体而言，包括以下两个方面：

（一）近似商标分开转让后的使用限制

1.签署商标共存协议

商标共存协议是“两个或两个以上的商标所有人就相似但不存在混淆可能性的商标所达成的，能够使商标可以和平共存的相关规则。”vThe International Trade Association：Glossary[EB／OL]．http: //www.inta.org/index. php? option=com—glossary&func=display&letter=C. &Itemid=127&catid=45&page=l&geteontent=l.如上所述，相同或近似商标同时使用并不必然导致消费者混淆，这为近似商标的协议共存留下了一定空间。为了避免消费者混淆，商标权人应当与买受人就近似商标的使用进行安排，即双方应当从近似商标使用的商品或类别、价格、商标使用的地域范围以及各自针对的消费群体等方面作出约定，以达到商标区分的目的。从我国处理商标纠纷的司法实践来看，法官通常尊重当事人的合意，同时把信守契约自由作为判断共存协议效力的首要标准。w戴哲：《论商标共存协议的效力认定——美国法的司法实践与借鉴》，载《重庆工商大学学报（社会科学版）》2014年第2期，第109页。通过商标共存协议对近似商标的使用进行安排，从而使它们可以被不同的市场主体并行使用且不会导致消费者误认和混淆。

2..加注标记

商标不仅是识别商品来源的标志，而且会向消费者传递有关商品质量的信息，因为消费者一旦拥有对某一被标注的商品的消费经验，商标便逐渐拥有了代表生产商声誉的功能，便于消费者区分商品的不同品质。x刘燕：《论注册商标转让的限制》，载《吉林大学社会科学学报》2013年第5期，第142页。当近似商标因为被分开转让而由不同的主体持有并使用时，为了维护消费者对品牌商品的品质期待，应当借鉴《日本商标法》中关于加注标记的规定，近似商标受让人在使用转让的近似商标商标时，应当同时注明产品出处, 即生产厂家，以实现商标区分，避免造成消费者误认、混淆或其他不良影响。另一方面，也可以避免近似商标之间大量的侵权讼争。

（二）近似商标的撤销

在近似商标分开转让时，通过商标共存协议和加注标记等方式对近似商标的并行使用进行限制，能够在很大程度上避免消费者混淆。但是，商标共存协议并不具有绝对效力，更不能凌驾于商标制度上。在实践中，可能由于共存协议内容的不当，导致一方当事人利用另一方的商标声誉和市场优势地位来推广自己的产品，并误导消费者购买本方产品。这种行为不仅造成消费者混淆，而且也损害了另一方的合法利益，属于不正当竞争行为。从保护消费者利益的角度和维护市场竞争秩序的角度，应当赋予社会公众对近似商标的撤销请求权。y陈武：《论近似商标共存制度》，载《知识产权》2008年第3期，第25页。即当近似商标由不同主体持有并使用时，如果确实在实践中引起了消费者混淆，任何人均有权向商标局请求撤销引起混淆的商标，由商标局判断是否存在实际混淆，并做出是否撤销该商标的决定。

允许近似商标的分开转让，是对商标权这一私权的保护。商标共存协议、近似商标加注标记以及近似商标撤销制度，是对公共利益的维护。上述制度结合起来，才能实现保护私权与维护公共利益的平衡，促进市场有益竞争。

There are two legislative models on the transfer of similar trademark, namely free transfer and package transfer. China employs the package transfer mode, but with its own characteristics. The actual practice shows that it can prevent market confusion to some degree, but also causes great controversies in legal application; and it violates the principle of will autonomy. By analyzing relevant jurisprudence and economic theory, and by learning the experiences from abroad, the paper suggests that China should adopt the free transfer model. Besides, the co-existence agreement, adding differentiating marks, and cancellation mechanism of similar trademarks should also be employed, to strike a balance between protecting the private rights and safeguarding public interests.

similar trademarks; transfer model; co-existence agreement; adding differentiating marks; cancellation mechanism

王娟：同济大学法学院2013级博士生