专利文件修改超范围的判断标准及其救济方案——以最高人民法院的判例为研究基础

朱 理

专利文件修改超范围的判断标准及其救济方案
——以最高人民法院的判例为研究基础

朱 理★

专利文件修改超范围的判断不是形式判断，而是实质判断；不仅是事实判断，而且还是价值判断。最高人民法院先后在不同案件中采用看似不同的判断标准。比较“直接、毫无疑义确定”“直接明确导出”“信息确定”等标准可知，“直接明确导出”标准为实现专利与社会公众之间的利益平衡提供了更为合理的基点。妥善运用“直接明确导出”标准，结合不同的修改对象和方式，针对具体问题进行灵活分析处理，才是解决修改超范围问题的正确出路。

专利文件 修改 超范围 判断标准

专利文件修改超范围问题是各国专利法的基础问题，①“专利文件修改超范围”是对我国《专利法》第33条关于“对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”问题的通俗称谓。如无特别说明，本文所称“专利文件”包括专利申请文件和授权后的专利文件。也是实践中难以把握和解决的难题之一。②朱理.专利文件修改基本问题研究：原理、标准与规则［J］.中国专利与商标，2015（2）：11-12.由于我国专利行政管理部门对专利文件修改超范围的判断标准把握非常严格，该问题一度成为业界的热点并引发了较多关注。迄今为止，最高人民法院先后处理了多件涉及专利文件修改超范围的案件，使得相关问题的讨论更加深入。伴随着我国专利行政管理部门的审查政策向以“三性”评判为主线调整，涉及修改超范围问题的案件与前期相比大为减少。但是，这种审查政策调整仅仅是减缓了修改超范围问题在我国专利实践中的激烈程度，并未真正解决问题，最终会将相关矛盾和问题推至无效宣告程序。加之，最高人民法院在不同案件中对修改超范围问题采用了看似不同的判断标准，致使业界对相关判例的解读出现分歧乃至误解。③何怀文.专利申请文件修改的允许范围：评郑亚俐与精工爱普生株式会社、国家知识产权局专利复审委员会等专利无效行政诉讼案［J］.中国专利与商标，2012（3）：33-44.任晓兰.“ 非发明点”修改超范围缺陷的救济——从（2013）行提字第21号谈起.微信公众号：赋青春（2016年1月25日）。为此，本文通过梳理最高人民法院近年来关于修改超范围问题的全部判例，深入剖析判例背后隐藏的裁判逻辑，并对判例触及的有关重要问题进行探讨，以期进一步推进修改超范围问题的研究和实践。

一、最高人民法院判例展现的修改超范围法律问题

（一）最高人民法院审理的涉及修改超范围的案件情况

自2010年至今，最高人民法院共审理了11件涉及修改超范围问题的案件，并在2011年达到高峰，该年受理5件。此后，涉及修改超范围问题的案件减少。其中，2012年、2014年和2015年各受理1件，2013年受理2件。上述11件案件的简要情况如下表所示。

案号 原权利要求书 修改后的权利要求书 原说明书 修改后的说明书专利复审委员会的结论最高人民法院的理由与结论（2010）知行字第53号（“墨盒I”案）“半导体存储装置” “存储装置”“打印设备必须带到厂家，并且记录控制数据的存储装置必须更换”。未修改 超范围“对于‘原说明书和权利要求书记载的范围’，应该从所属领域普通技术人员角度出发，以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。”“原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容：一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容。只要所推导出的内容对于所属领域普通技术人员是显而易见的，就可认定该内容属于原说明书和权利要求书记载的范围。”“对所属领域普通技术人员而言，通过综合该原始专利申请公开说明书、权利要求书和附图，很容易联想到可以用其他存储装置替换半导体存储装置，并推导出该技术方案同样可以应用于使用非半导体存储装置的墨盒。”修改不超范围（2010）知行字第53-1号（“墨盒II”案）未出现“记忆装置” “记忆装置” 未出现“记忆装置”未修改说明书，但在意见陈述时表示“‘记忆装置’是指说明书及附图中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置。”超范围理由同上，仅删除了“只要所推导出的内容对于所属领域普通技术人员是显而易见的，就可认定该内容属于原说明书和权利要求书记载的范围”的表述。同时指出，“如果当事人意见陈述的内容超出了原说明书和权利要求书中记载的范围，则该意见陈述将完全丧失参考作用，不能参考该意见陈述对说明书或者权利要求书进行解释”。修改超范围（2011）知行字第62号（“孙群”案）在原权利要求1中增加技术特征“通过第二装置经IP网关向万维网发起呼叫”，同时删除原权利要求2中：“第二装置，它用于管理PSTN的用户注册登记，并向第一装置提供鉴权所需的数据。”未修改 超范围权利要求1增加第二装置的功能特征和权2删除第二装置的功能特征后的技术方案“不能从原权利要求书和说明书以及附图记载的内容直接地、毫无疑义地确定”，修改超范围

续表

续表

续表

（二）判例所展现的修改超范围法律问题

从修改超范围判断标准的角度看，上述案件中，7件案件在判断修改是否超范围时直接援引了《专利审查指南》（2010版）规定的“直接、毫无疑义确定”标准，表明了对该判断标准适用于该案具体情况的初步认可。3件案件对修改超范围判断标准进行了深入探讨，且其表述明显不同于“直接、毫无疑义确定”标准，表现出对“直接、毫无疑义确定”标准的怀疑乃至否定态度。④它们分别是（2010）知行字第53号（简称“墨盒I”案）申请再审人郑亚俐与精工爱普生株式会社、专利复审委员会等专利无效行政诉讼案，（2010）知行字第53-1号（简称“墨盒II”案）再审申请人精工爱普生株式会社与被申请人专利复审委员会、郑亚俐等发明专利权无效行政纠纷案，（2013）行提字第21号（简称“后换挡器支架”案）再审申请人株式会社岛野与被申请人专利复审委员会、一审第三人宁波赛冠车业有限公司发明专利权无效行政纠纷案。尤其是具有标志性的墨盒I案，该案判决在将“原说明书和权利要求书记载的范围”界定为“原说明书和权利要求书公开的范围”的基础上，进一步对隐含公开的内容首次作了明确解读，将其界定为“所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容”。对于“直接、明确推导出的内容”，该判决则指出：“只要所推导出的内容对于所属领域普通技术人员是显而易见的，就可认定该内容属于原说明书和权利要求书记载的范围。”笔者将该标准称为“直接、明确导出”标准。墨盒II案延续了墨盒I案的裁判逻辑，只是出于避免误解的考虑，删除了以“显而易见”来界定“直接、明确推导出的内容”的表述。前述两个墨盒案判决实际上表达了对《专利审查指南》（2010版）所秉持的“直接、毫无疑义确定”标准的明确否定。在“后换挡器支架”案中，该案判决把“原说明书和权利要求书记载的范围”界定为“原说明书和权利要求书所呈现的发明创造的全部信息，是对发明创造的全部信息的固定”。同时，该案判决将隐含公开的内容界定为“所属领域普通技术人员根据原说明书及其附图和权利要求书能够确定的内容”。虽然该判决没有对“能够确定的内容”作出进一步解释，但是从判决书的用语看，其既没有采用“墨盒”案的“直接、明确导出”标准，又有意避开了“直接、毫无疑义确定”的表述，显示出其试图在两者之间开辟新路的努力。笔者将这一标准称为“信息确定”标准。1件案件即“电磁锁”案既未对判断标准问题进行探讨，又未直接采用“直接、毫无疑义确定”标准，而是局限于案件具体事实，认定修改后的权利要求“将其他具体连接方式也增加进来，涵盖了不在原申请范围内的‘触点式微开关’‘点帽微开关’等各种微开关形式，超出原说明书和权利要求书记载的范围”。⑤（2014）知行字第106号（简称“电磁锁”案）再审申请人南京胜太电力工程有限公司与被申请人专利复审委员会实用新型专利权无效行政纠纷案。可见，最高人民法院在不同案件判决中对于修改超范围采用了不同的标准。

从修改对象的角度看，上述案件中有6件案件仅涉及权利要求的修改，5件案件同时涉及权利要求书和说明书的修改。对于权利要求的修改是否超范围，最高人民法院在个别案件中采取了更为宽松的标准。例如，墨盒I案所采用的“直接、明确导出”标准。与权利要求的修改相比，最高人民法院几乎在所有案件中对于说明书的修改是否超范围均采取了较为严格的标准。当然，由于不同技术领域的特点及所属领域技术人员认知水平的不同，对于说明书的修改也存在一定的灵活空间。例如，在曾关生案中，在将旧制的“两”换算成公制的“克”时，尽管存在不同的换算关系或者尾数省略方式，其换算结果并不唯一，该案判决仍然认为，“不同的省略方式之间仅有细微区别，采用不同的省略方式并不会导致技术方案发生实质性的改变”，该修改不超范围。⑥（2011）知行字第27号（简称曾关生案）申请再审人曾关生与被申请人专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷案。在涉及权利要求的修改时，部分案件如任文林案的当事人在诉讼中还提及了修改超范围与权利要求书应该得到说明书支持的关系。遗憾的是，相关判决对此并未予以回应。

从修改内容和救济渠道的角度看，“后换挡器支架”案涉及区分“发明点”与“非发明点”的讨论。该案判决针对“非发明点”的修改超范围缺陷提出了“在专利授权确权行政审查过程中设置相应的回复程序”的解决方案。

从修改方式的角度来看，“先声药物”案触及了专利无效宣告程序中的修改方式问题。该案判决指出，《专利审查指南》（2010版）规定无效宣告程序中的修改一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种修改方式，但并未绝对排除其他修改方式。这实际上否定了专利行政部门将无效宣告程序中的修改仅限于上述三种方式的实践做法。

上述案件及其判决向我们展现了丰富的法律问题。这些案件所展现的标准之间是否存在矛盾？如何正确解读不同标准？是否需要区分权利要求书的修改与说明书的修改、发明点的修改与非发明点的修改？修改超范围的判断标准究竟应如何把握？对专利文件的修改缺陷应如何救济？下文将围绕上述问题展开。

二、“直接、毫无疑义确定”标准vs“直接、明确导出”标准vs“信息确定”标准

《专利审查指南》（2010版）规定的“直接、毫无疑义确定”标准、墨盒案提出的“直接、明确导出”标准以及“后换挡器支架”案提出的“信息确定”标准，是当前修改超范围判断的三种主要标准。深入研究这三种标准的实质及其优劣，对于正确把握和运用修改超范围的判断标准至关重要。无论何种标准，修改超范围判断的出发点均是“原说明书和权利要求书记载的范围”。

（一）“直接、毫无疑义确定”标准

现行《专利审查指南》（2010版）规定的“直接、毫无疑义”标准的核心是把“原说明书和权利要求书记载的范围”界定为“原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”。前一部分实际上是专利文件直接公开的内容，后一部分则是隐含公开的内容，而争议集中在对隐含公开内容的理解上。在2006年之前的《审查指南》中，隐含公开的内容被界定为“根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地导出的内容”。2006年，国家知识产权局在修改《审查指南》时，将前述表述中的“导出”修改为“确定”。《专利审查指南》（2010版）则沿用了这一表述。2006年之后，国家知识产权局及专利复审委员会对修改是否超范围的判断标准日趋严格。

在执法实践中，国家知识产权局及专利复审委员会将“直接、毫无疑义确定”严格解读为直接、唯一确定，排除任何怀疑，前述“曾关生”案即为典型代表。在评价申请人曾关生将其原中药专利申请配方中的计量单位由“两”换算成“克”是否属于修改超范围时，专利复审委员会认为，根据原专利申请文件，无法确定申请人原配方中记载的计量单位“两”是使用旧制（一斤=16两）还是采用新制（一斤=10两）；即使认定其使用旧制，对旧制进行换算时是采用“一两=31.25克”还是“一两=30克”的换算关系，不能毫无疑义地确定，因此该修改超范围。⑦参见专利复审委员会第20574号复审请求审查决定。从裁决理由看，只要修改后的内容无法从原专利申请文件中百分之百地精确确定，或者不是“数理逻辑上唯一确定的内容”的内容，即认为该修改超出了原申请记载的内容。在这一标准下，修改被给予了最严格的限制，排除了除本领域技术人员“唯一确定的内容”以外的任何修改，几近窒息了申请人可以修改的空间。

（二）“直接、明确导出”标准

墨盒I案判决首先将“原说明书和权利要求书记载的范围”界定为“从所属领域普通技术人员角度出发”，“原说明书和权利要求书所公开的技术内容”，进而提出了权利要求修改超范围的“直接、明确导出”标准。对该标准的正确解读，需要回归具体案件背景。在墨盒I案中，申请人将原权利要求书中的“半导体存储装置”修改为“存储装置”，但说明书未作修改。根据该发明专利申请原说明书的记载，既改善油墨特性又改善打印头的驱动方法可以提高打印设备的打印质量，但是这个成果难以应用到从厂家运输的打印设备上，因为打印设备必须带到厂家，而且记录控制数据的存储装置必须更换。为此，现有技术提出了在墨盒上设置半导体存储装置和连接到它的一个电极，同时在打印设备的主体上设置一组电极，读出存储在半导体存储装置中的数据，并且按照这些数据控制记录操作的技术方案。由于该打印设备存在接触不好、数据丢失等技术问题，该专利申请提出在墨盒侧壁安装电路板，电路板外面设置触点，触点可以连接到外部控制装置，从而实现外部控制装置通过触点访问半导体存储装置的技术效果。基于此，“所属领域普通技术人员通过综合该原始专利申请公开说明书、权利要求书和附图，很容易联想到可以用其他存储装置替换半导体存储装置，并推导出该技术方案同样可以应用于使用非半导体存储装置的墨盒。”在这一背景下，该案判决才提出了“直接、明确导出”标准。在这一标准下，导出的依据在于原说明书公开的“半导体存储装置”具有足够代表性，本领域普通技术人员据此很容易联想到该技术方案可以应用于其他形式的存储装置；导出的对象则是修改后权利要求的“存储装置”这一上位特征。可见，当修改对象涉及权利要求时，“直接合理导出”标准实质上与“支持”标准一致，即以该修改能否得到说明书支持作为判断修改是否超范围的尺度。只要修改后的权利要求内容能够得到原专利申请文件的支持，就应认为该修改没有对原申请内容增加新信息，没有超出原专利文件记载的范围。

将权利要求修改超范围的判断标准与权利要求能否得到说明书支持统一起来，具有内在合理性。权利要求修改是否超范围以及修改后的权利要求能否得到说明书支持，均以说明书公开的内容为基础。在此基础上，本领域普通技术人员能够“直接、明确推导出的内容”决定了可以修改的范围，能够“得出或者概括得出的内容”决定了权利要求得到说明书支持的范围。根据专利法的一般原理，在申请日提交的说明书对发明内容予以固定之后，本领域普通技术人员能够从说明书公开的内容中合理概括得出的内容均属于申请人或者专利权人已经作出的技术贡献，申请人或者专利权人理应可以主张与其技术贡献相适应的权利范围。申请人或者专利权人当然可以在此范围内撰写权利要求书，确定其要求的保护范围，划定和公示其与他人及公共领域的边界。在判断权利要求的修改是否超范围时，如果适用比权利要求书能否得到说明书支持更为严格的标准，则可能导致两个制度之间的潜在冲突：能够得到说明书支持的修改却因修改超范围而无法得到允许。这对申请人或者专利权人显然有失公平，也使得发明人所获得的保护范围与其作出的技术贡献不相适应，甚至丧失保护，不符合比例原则。因此，当涉及针对权利要求的修改时，判断该种修改是否超范围的标准与判断该权利要求是否得到原说明书支持的标准应该一致。⑧对此问题的详细论述，参见朱理.专利文件修改基本问题研究：原理、标准与规则［J］.中国专利与商标，2015（2）.

有观点认为，对权利要求修改超范围的判断适用“支持”标准，实质上允许申请人将其在申请日前知道或应当知道但未写入说明书的明显等同方式通过修改重新纳入权利要求保护范围，与主流的捐献原则不符；申请人撰写专利申请文件的失误应当由其承担不利后果，而不能通过在授权后适用等同原则加以补救；将那些原本属于等同侵权的技术方案通过权利要求的修改变成字面侵权，如果允许对修改的技术特征在侵权判定过程中再次适用等同原则，可能会造成专利权的过度保护。⑨参见任晓兰.“非发明点”修改超范围缺陷的救济——从（2013）行提字第21号谈起。见微信公众号：赋青春（2016年1月25日）。这种似是而非的逻辑颇具迷惑性，有必要详加分析。第一，首先需要说明是，采用“支持”标准并不意味着总是允许申请人将申请日前存在但未记载在说明书中的等同方式纳入保护范围。“支持”标准的关键在于权利要求所保护的技术方案能否为“所属技术领域技术人员从说明书及其附图充分公开的内容中得到或概括得出”，⑩参见国家知识产权局《专利审查指南》（2010版）第二部分第二章第3.2.1节。其关注的是“得到或者概括得出”的直接性和容易性。等同标准的核心则在于，诉争的技术特征是否属于本领域普通技术人员在专利技术方案的基础上“无需经过创造性劳动就能够联想到”的特征，⑪参见《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条第2款。其关注的是“联想到”是否需要创造性付出。显然，“支持”标准所允许的修改范围必然小于“等同”标准所允许的修改范围。只有涉及本领域普通技术人员在专利文件公开的内容基础上极为容易联想到的等同内容时，“支持”标准才可能允许将其通过修改权利要求纳入保护范围。第二，即使申请人未将其在申请日前知道或应当知道的明显等同方式写入说明书，也不意味着申请人对于该明显等同方式丧失了保护机会和可能。申请人需要以及应该在说明书中写入哪些内容，往往与《专利法》关于说明书应该充分公开以及权利要求书应该得到说明书支持等要求有关。只要满足充分公开和支持等要求，申请人无需在说明书中公开全部的明显等同方式，否则专利申请文件的撰写将成为不堪承受之重。“对专利说明书的撰写要求不应该成为一项负担，用来禁止申请人将那些在发明申请明文记载的内容中没有公开，但在该领域内认可的明显等同内容纳入其保护范围；这些等同物被认为属于发明人所有。”⑫参见：JANICE M.MUELLER.Patent Law［M］.3rdedition.New York：Aspen Publishers，2009：124.在In re Symthe，480F.2d 1376， 1384 （CCPA 1973）案中，美国联邦关税和专利上诉法院（美国联邦巡回上诉法院前身）早就指出了这一点。况且，在专利申请过程中，《专利法》及其实施细则授予了申请人修改专利申请文件的权利和机会，为申请人的撰写失误提供了法定救济渠道。⑬对专利文件进行修改，首先应该理解为这是申请人或者专利权人的一种法定权利。这也是为何在墨盒I案中，最高人民法院不厌其烦地探讨《专利法》第33条立法目的的重要原因。申请人根据说明书已经公开的内容，在得到说明书支持的范围内修改权利要求书，属于依法行使《专利法》赋予申请人的权利。即使行使修改权的结果致使将申请人在申请日前知道或应当知道但未写入说明书的明显等同方式纳入权利要求保护范围，也是法律所允许的。对于专利申请过程中合法修改权利要求，将明显等同方式纳入保护，并无捐献原则或者禁止反悔原则适用余地。⑭参见墨盒I案。针对国家知识产权局提出的专利申请文件的修改同样应适用禁止反悔原则问题，最高人民法院特别指出：“在专利授权程序中，相关法律已经赋予了申请人修改专利申请文件的权利，只要这种修改不超出原说明书和权利要求书记载的范围即可。对于社会公众而言，基于专利法第三十三条规定，其应该预见到申请人可能对专利申请文件进行修改，其信赖的内容应该是原说明书和权利要求书记载的范围，即原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容和所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容，而不是仅信赖原权利要求书记载的保护范围。因此，如果申请人对专利申请文件的修改符合专利法第三十三条的规定，禁止反悔原则在该修改范围内应无适用余地。”第三，捐献原则有着严格的适用范围和条件。自诞生之日起，捐献原则仅适用于专利授权后的侵权判定过程，且以相应的技术方案在说明书中有记载但未写入权利要求保护范围为必要条件，不能扩展适用于专利申请过程中的修改超范围判断问题。是否应当将申请人知道或应当知道但未记载在说明书中的等同方式排除在保护范围之外，实际上是可预见原则所要解决的问题。该原则在我国专利制度中并未获得认可，且其同样仅适用于专利授权后的侵权判定过程。⑮捐献原则在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第5条中获得了认可。关于美国专利法上可预见规则和捐献原则的简要说明，参见：JANICE M.MUELLER.Patent Law［M］.3rdedition.New York：Aspen Publishers，2009：360-380.顺便指出，即使在首先提出可预见原则的美国，对于该原则也极具争议。第四，适用“支持”标准并不意味着允许专利权人在获权后的修改过程中将明显的等同方式通过修改权利要求纳入保护范围。《专利法实施细则》对于专利授权后的修改设置了比授权前的修改更为严格的限制条件，要求授权后的修改不得扩大原专利的保护范围，且不得修改说明书及其附图。⑯参见我国《专利法实施细则》第69条。如果专利权人在获权后通过修改将原权利要求没有包含的明显等同方式写入新的权利要求，将会因违反这一限制条件而无效。这一限制的目的在于保护社会公众对于授权专利的信赖利益。第五，在得到说明书支持的范围内，将明显的等同方式通过修改纳入权利要求保护范围，符合发明的技术贡献与保护范围相协调的比例原则。即便在侵权判定过程中对于该修改所涉及的技术特征再次适用等同侵权，也属于专利权人依法应当获得的保护，而不是过度保护。可见，前述观点误解了“支持”标准，混淆了专利申请过程中的修改与授权后的修改，更误用了捐献原则，难以成立。

（三）“信息确定”标准

“信息确定”标准将“原说明书和权利要求书记载的范围”理解为“原说明书和权利要求书所呈现的发明创造的全部信息”。“后换挡器支架”案判决指出，正确确定原说明书和权利要求书记载的范围，“应当考虑所属技术领域的技术特点和惯常表达、所属领域普通技术人员的知识水平和认知能力、技术方案本身在技术上的内在必然要求等因素”。可见，在判断“原说明书和权利要求书记载的范围”时，“信息确定”标准要求考虑发明所述的技术领域特点及与发明有关的公知常识。这显示出对于“原说明书和权利要求书记载的范围”作实质理解而非僵化理解的灵活态度，与“直接、明确导出”标准似乎并无太大差异。但是，结合“后换挡器支架”案的具体案情及其处理结果，我们发现，“信息确定”标准下所允许的修改空间与“直接、毫无疑义确定”标准几无差异。

在“后换挡器支架”案中，第一处修改是将权利要求1中第一连接结构和第二连接结构的“圆的螺栓孔”修改为“圆形孔”，第二处修改是在权利要求1中增加“定位结构8c是通过压制形成”的附加技术特征。该案判决认为，在原申请文本中，“圆的螺栓孔”实质上由两个技术特征共同限定：圆形孔和供螺栓穿过。将“圆的螺栓孔”概括修改为“圆形孔”，删除了“供螺栓穿过”的技术特征，不属于从原申请文本中能够确定的内容；“压制”属于“模压”的上位概念，两者具有不同的技术含义。因此，该判决的“信息确定标准”与专利复审委会的“直接、毫无疑义确定”标准一致得出了上述修改超范围的结论。可是，原说明书已经明确公开了第一连接结构和第二连接结构的开孔完全可以是各种形式的结构；如果考虑本领域技术人员的知识水平和认知能力，结合原说明书的记载可知，定位结构8c实际上起到限制支架转动范围的作用，根据说明书已经公开的“定位结构8c通过模压形成”技术内容，很容易联想到“压制”的技术方案均能够起到上述作用，实现该发明目的。因此，应当认为，原说明书明确公开了第一连接结构和第二连接结构的开孔可以是其他形式的结构，隐含公开了“压制”的技术方案。在这种情况下，“信息确定标准”以“圆的螺栓孔”与“圆形孔”、“压制”与“模压”含义不同为由认定修改超范围，实际上采用了与“直接、毫无疑义确定”标准完全相同的逻辑。

可见，“直接、毫无疑义确定”标准对修改给予最严格的限制，几乎否定了除本领域技术人员“唯一导出的内容”以外的任何修改，致使申请人或者专利权人实际作出的技术贡献与其所能获得的保护范围不相协调，有失公平。“直接、明确导出”标准既较好地统一了专利文件修改的限制标准与权利要求能否得到说明书支持的关系，又能够比较好地实现发明人的贡献与保护范围成比例的效果，值得肯定。“信息确定论”试图在“直接、明确导出”标准与“直接、毫无疑义确定”标准之间寻找中间道路，但是最终倒向“直接、毫无疑义确定”标准，其努力并不成功。

三、判断标准与修改对象

在绝对意义上，对专利文件的任何修改都会在某种程度上加入原文件中没有包含的信息。但是，这并不意味着这种修改一定超出了原专利文件记载的范围。修改是否超范围问题的判断，需要考虑《专利法》第33条的立法目的，⑰关于《专利法》第33条的立法目的，墨盒I案判决首次作出了完整而详细的阐述。根据防止申请人就申请日时未作出的发明内容获得先申请利益、维护社会公众信赖利益和实现申请人与社会公众利益平衡的精神，结合修改的具体情况进行判断。恰当的判断标准必须同时实现如下目标：一是能够为申请人或者专利权人修改其专利文件留下适当的空间，保障确有创造性的发明创造不因专利文件撰写的形式瑕疵而丧失保护机会，从而为创新提供足够动力；二是推动发明人积极申请和公开发明创造，保护公众对专利文件的公开内容的信赖；三是保障专利行政审查程序的必要效率。过于严格的标准不仅会导致申请人或者专利权人因撰写问题丧失专利保护，还会迫使其在申请时不厌其烦地详细阐述发明内容，增加申请成本，进而使得专利行政部门将过多的精力放在程序问题而不是实体性问题（如创造性）审查上。过于宽松的标准则不仅可能导致申请人或者专利权人在申请时不充分公开其发明，还会导致损害第三人的信赖利益和妨碍专利审查行政行为的必要效率。恰当的判断标准必须能够在灵活性、第三人的法律确定性和必要的行政效率之间保持平衡。⑱参见：朱理.专利文件修改基本问题研究：原理、标准与规则［J］.中国专利与商标，2015（2）.

根据上述原则，结合前述案例中所涉及的修改具体情况，可知在判断修改超范围问题时，区分不同的修改对象和修改方式予以区别和灵活处理是必要的。

（一）权利要求书的修改vs说明书的修改

前述案件的分析启示我们，判断修改是否超范围时，需要区分对权利要求书的修改和说明书的修改。在说明书直接公开和隐含公开的范围内，申请人完全可以修改权利要求书，以获得与其贡献相称的保护范围。因此，对于权利要求书的修改，在运用“直接、明确导出”标准时，应该采用相对宽松的“支持”标准。只要权利要求的修改获得了原说明书的支持，则修改不超范围。与权利要求的修改相比，说明书的修改更容易引入原说明书没有记载的新信息。因此，对于说明书的修改，在运用“直接、明确导出”标准时，应采取相对严格的判断尺度。但是，所谓相对严格的“直接、明确导出”并不意味着回归“直接、毫无疑义确定”标准，而是需要根据说明书修改的具体内容，考虑该修改是否导致原说明书记载的发明内容发生实质性改变。如果说明书修改后的内容没有使得原说明书公开的技术信息发生实质性改变，则不能认为该修改超范围。⑲美国法院也认为，修改不能使得原专利或者专利申请最初记载的发明创造发生改变。In re Oda， 443 F.2d 1200， 1203 （CCPA1971）.例如在曾关生案中，该案判决在评价将原权利要求书和说明书中的“两”换算为“克”时是否超范围时指出：中药领域技术人员结合该案专利申请的背景技术、发明内容以及本领域的常识，均能够确定在该案专利申请中的“两”与“克”的换算应当采用旧制；即使在以旧制进行换算时还存在以其他方式舍去尾数，或者不舍去尾数的情形，但尾数省略方式的不唯一性是由于中药配方领域的技术特点所决定的。不同的省略方式之间仅有细微区别，采用不同的省略方式并不会导致技术方案发生实质性的改变。可见，该案判决实际上认为，在将旧制的“两”换算成“新制”时，存在不同的换算方法且换算结果并不完全一致，只要这种换算后的修改不会导致原申请文件的技术方案发生实质性改变，则修改不超范围。

（二）涉及发明内容的修改vs不涉及发明内容的修改

考虑到修改超范围问题的目标是防止申请人对其申请日时未作出的发明内容不当获得先申请利益，区分修改的对象是否涉及发明内容是适当的。所谓发明内容，是指对于发明的技术方案的确定有意义的内容，例如发明所要解决的技术问题、所采取的技术手段以及所实现的效果等内容。只有涉及发明内容的修改才可能因增加新信息并给申请人或者专利权人带来在先的申请利益，因此需要对该种修改加以限制，相对严格地适用关于修改的限制规定。如果修改并非针对发明内容，则该类修改通常不会对发明内容增加新信息，不会给申请人或者专利权人带来不正当利益，对于该种修改可以采取宽松甚至放任态度，原则上不适用关于修改超范围的规定。例如，在连耀林案中，其在说明书最后一行增加“后一种方法更适合工业化生产”。这一修改似乎增加了对发明的技术效果的描述，但是结合具体的修改内容来看，这一修改只不过是笼统描述了3个实施例中哪一个在工业化生产上更有优势。修改后增加的这种技术效果与专利授权实质条件无关，并不涉及发明内容的修改，不会给申请人带来不正当的利益。因此，对于上述修改，认定其不超范围似乎更为恰当。此外，更为常见的不涉及发明目的的修改包括针对说明书摘要的修改和在说明书背景部分引入现有技术。这两种修改方式通常不涉及发明内容，各国均采取宽松态度，一般不认为这种修改超范围。⑳参见：朱理.专利文件修改基本问题研究：原理、标准与规则［J］.中国专利与商标，2015（2）.

（三）具有技术贡献的修改vs不具有技术贡献的修改

即使对于涉及发明内容的修改，也有必要进一步识别该修改是否对发明所要解决的技术问题有技术贡献。如果修改对于发明所要解决的技术问题有技术贡献，那么该修改会使申请人对该内容获得先申请的利益，同时也会损害社会公众对原专利文件公开的发明内容的信赖，因此必须严加限制。相反，如果修改对于发明所要解决的技术问题没有任何技术贡献，仅仅是为了专利范围更加清楚而进行补充说明，或者是为了将权利要求覆盖的特定客体排除出专利保护范围，那么申请人通常不会因为修改而对所增加的信息获得在先申请日的不当利益，对此种修改原则上可以网开一面。即使修改后的内容在原申请文件中没有提及，原则上也不能仅以此理由对该种修改予以绝对禁止。㉑参见：朱理.专利文件修改基本问题研究：原理、标准与规则［J］.中国专利与商标，2015（2）.“后换挡器支架”案中，该案判决曾经提及区分“发明点”的修改和“非发明点”的修改而予以不同处理，实际上已经意识到了区分具有技术贡献的修改和不具有技术贡献的修改的重要性。但遗憾的是，该案判决对于专利授权后不具有技术贡献的修改问题所提出的解决方案似乎并不可行。

四、修改超范围问题的救济方案

当修改仅涉及不具有技术贡献的内容时，如果被认定修改超范围导致专利申请无法获得专利权或者专利权被宣告无效，显然有违公平。正如“后换挡器支架”案判决指出：“如果仅仅因为专利申请文件中‘非发明点’的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围而无视整个发明创造对现有技术的贡献，最终使得确有创造性的发明创造难以取得专利权，专利申请人获得的利益与其对社会做出的贡献明显不相适应，不仅有违实质公平，也有悖于专利法第三十三条的立法本意，不利于创新激励和科技发展”。为此，“后换挡器支架”案判决提出了如下程序救济建议：专利行政机关在专利授权确权行政审查过程中设置相应的回复程序，允许申请人和专利权人放弃不符合《专利法》第33条的修改内容，将专利申请或者授权文本再修改回到申请日提交的原始文本状态。

这种程序性救济方式似不具有可操作性。在专利授权程序中，当事人可能对专利申请文件进行多次修改，回到原申请文件则意味着已经进行的审查程序将失去效力，专利行政机关需要根据原申请文件进行重新审查，过分迟滞审查效率。在专利确权程序中，由于专利权是根据修改后的专利申请文本审查授予的，如果允许专利权人再修改回申请日提交的原始文本，则需要对该申请是否符合专利授权条件进行重新审查，专利复审委员会无法承担这一任务。况且，允许修改回申请日提交的原始文本还可能扩大保护范围，进而危及社会公众的信赖利益。㉒参见：朱理.专利文件修改基本问题研究：原理、标准与规则［J］.中国专利与商标，2015（2）.

另有论者提出，可以通过程序设计的多元化对专利权人的失误予以补救，设计专门程序给予专利权人自我纠错的机会，以此解决因“非发明点”修改超范围所带来的权利失衡问题。㉓参见：任晓兰.“非发明点”修改超范围缺陷的救济——从（2013）行提字第21号谈起.来源于微信公众号：赋青春（2016年1月25日）。这一建议虽然有助于矫正我国专利授权后程序过于单一化的弊端，但对于修改超范围问题并无实质价值。原因在于，无论救济程序如何多样化，在任何程序中，专利文件的修改均不得超范围。因此，如果不解决修改超范围的实体标准问题，即使增加专门程序机制也于事无补。

这进一步说明，只有区分具有技术贡献的修改和不具有技术贡献的修改，对没有技术贡献的修改给予灵活处理，直接认定该修改应予允许，是唯一可行的解决方法。

五、结 语

专利文件修改超范围判断问题，绝非简单的形式判断问题，而是实质判断问题；绝非简单的事实判断问题，同时也是价值判断问题。修改超范围的判断标准，必须努力实现申请人/专利权人的利益与社会公众利益之间的平衡：一方面使申请人拥有修改和补正申请文件的机会，尽可能保证真正有创造性的发明创造能够取得授权和获得保护；另一方面又防止申请人对其在申请日时未公开的发明内容获得不正当利益，损害社会公众对原专利申请文件的信赖。与“直接、毫无疑义确定”标准和“信息确定”标准相比，“直接、明确导出”标准为实现上述利益平衡提供了一个更为合适的基点。妥善运用“直接、明确导出”标准，结合不同的修改对象和方式，针对具体问题进行灵活分析处理，才是解决修改超范围问题的正确出路。

*作者系最高人民法院知识产权审判庭法官。