浅谈对创造性审查意见的答复

候金伟唐 宇曹斌宏

浅谈对创造性审查意见的答复

候金伟★唐 宇★曹斌宏★

评判创造性过程中采用的“三步法”原则会不可避免地带入主观色彩，由此导致创造性的审查意见较难答复。本文提出申请人在进行此类答复时，可以借鉴“三步法”原则，并通过一个实际案例分析了应该如何运用“三步法”原则答复关于创造性的审查意见，最后针对如何撰写具体的意见陈述给出了参考性的建议。

创造性 审查意见 意见陈述 答复 “三步法”

一、引 言

《专利法》第22条第1款明确规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。”同时，目前的专利行政部门也是贯彻“以‘三性’为主线”的审查策略，而在“三性”中创造性是最具有争议的。《专利法》第22条第3款的规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。”因此，发明要满足具有“突出的实质性特点”和“显著的进步”两个条件，才能被认为具备创造性。

根据《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第2.2节的规定：“发明具有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。”也即，具有“突出的实质性特点”的判断标准，实际上就是要求发明具备“非显而易见性”。在判断发明是否具备创造性时，“三步法”原则是最普遍适用的原则，大部分关于创造性的审查意见都是采用“三步法”进行评述的。因此，本文重点讨论如何针对采用“三步法”评述创造性的审查意见作出答复。

二、如何理解与借鉴“三步法”原则

《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1节中指出判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。这就是我们所熟悉的“三步法”原则。并且，对于判断发明是否具有“实质性特点”和“进步”，以及是否“突出”和“显著”，都涉及程度问题，这也会不可避免地增加评判创造性的主观影响。众所周知，设置“三步法”原则的目的就是为了使创造性的评判标准尽可能客观和统一，不因人而异。

因此，笔者认为申请人在答复有关创造性的审查意见时，同样可以借鉴上述的“三步法”原则，来判断审查员的意见是否合理，从而在意见陈述中作出恰当的答复。笔者认为可以采取如下步骤：首先，判断审查员作为审查基础的对比文件是否公开了与该发明最接近的现有技术；其次，如果审查员作为审查基础的对比文件确实为与该发明最接近的现有技术，则应当找出权利要求与该对比文件存在区别的技术特征，分析这些区别特征带来了哪些技术效果、解决了哪些技术问题、对现有技术作出了哪些改进；最后，在确定了区别特征和实际解决的技术问题后，接下来就要判断权利要求限定的技术方案是否显而易见。

判断是否显而易见的具体方法是：查看审查员引用的另外一份或者多份对比文件是否给出了教导或启示。根据该教导或启示，本领域技术人员可以将该区别特征应用到该最接近的对比文件中，以解决该最接近的对比文件中存在的技术问题，获得该发明的技术效果，从而形成该申请权利要求中限定的技术方案。如果不存在这样的教导或启示，则权利要求限定的技术方案具备《专利法》规定的创造性，此时可以不对权利要求进行修改，但应当向审查员陈述具体意见，详细说明“三步法”中哪一步存在问题，论述支持自己观点的理由，必要时还可以争取与审查员会晤，努力纠正审查员错误的观点，使其接受申请人关于权利要求具备创造性的意见。如果经过分析发现审查员的理由较为充分，不对权利要求进行修改难以说服审查员时，就应当按照审查员的建议，或者根据该发明的实际情况，对权利要求进行修改。

三、由实际案例看“三步法”原则的运用

（一）如何正确运用“三步法”原则判断发明是否具备创造性

1.案情简介

申请号201110351740.6，发明名称变高度走行架梁机及架梁方法。该申请涉及一种变高度走行架梁机，现有技术中的门式起重机如图1所示，主要包括顶部的起重机本体1，起重机本体1由桁架和位于桁架上的可移动吊机构成，在起重机本体下部固定连接有底座11，在底座11下方固定连接有两上支撑腿8、9用于支撑和固定，整机装配后类似“门”字形。其缺点就是在复杂的地况下，支架无法找到着力点，无法实现变高度走行和架梁作业。该申请为了解决前述问题，如图2所示，将底座11延伸至起重机本体1前侧，并且在底座11前端还设置有伸缩式前支撑腿10。

图1 现有技术中门式起重机的结构示意图

图2 该申请的变高度走行架梁机示意图

该申请要求保护的权利要求1如下：

1.一种变度走行架梁机，包括底座（11）和位于底座（11）上的起重机本体（1），所述底座（11）下设置有支撑架，所述支撑架包括由后至前依次设置的后支撑腿（8）和中支撑腿（9），其特征在于：所述底座（11）延伸至起重机本体（1）前侧，所述支撑架还包括固定安装在底座（11）前端的伸缩式前支撑腿（10）；所述变高度走行架梁机工作时，先收起变高度走行架梁机的伸缩式前支撑腿（10），利用后支撑腿（8）和中支撑腿（9）走行至存梁区域，起吊梁体（3）；利用后支撑腿（8）和中支撑腿（9）走行至待架梁位置，伸出伸缩式前支撑腿（10）至支撑住地面；再利用后支撑腿（8）和伸缩式前支撑腿（10）走行至落梁位置架设梁体（3）。

该申请说明中记载的具体走行过程如下：先收起变高度走行架梁机的伸缩式前支撑腿（10），利用后支撑腿（8）和中支撑腿（9）走行至存梁区域，起吊梁体（3）；利用后支撑腿（8）和中支撑腿（9）走行至待架梁位置，伸出伸缩式前支撑腿（10）至支撑住地面；再利用后支撑腿（8）和伸缩式前支撑腿（10）走行至落梁位置架设梁体（3），具体可以参见图3。

2.对比文件简介

对比文件1为申请人在背景技术中提到的一份文件，也是一种门式起重机，如图4所示，在现有门式起重机的基础上在其底座上增设了第三个支架，三个支架处于同一平面上，位于最外侧的第三支架能够移动伸缩，该门式起重机可以复杂地况下始终保持起重机支撑平稳。

对比文件2是一种自由移动门座塔式起重机，图5是其可调高度支撑腿结构示意图，相邻两支支撑腿2.1高度固定、另相邻两支支撑腿2.2高度可以调节，可以调节高度支撑腿2.2由固定腿2.2.1、伸缩腿2.2.2、液压伸缩装置2.2.4和锁扣固定装置2.2.3组成，液压伸缩装置2.2.4顶升调整，高度调整级差为50mm、总调整量±300mm，确保起重机在倾斜地面工作时，如道路工作中，路面存在曲线超高的工况时上部结构的水平，水平度由司机室水平指示器指示；可变高度支撑腿使起重机适应两侧坡度较大（横坡）路面，及跨度调节装置调整轮组间的跨度适应不同路面宽度，使适应性得以提升。

图4 对比文件1门式起重机的结构示意图

图5 对比文件2可调高度支撑腿的结构示意图

3.实质审查阶段

原审查部门在“第一次审查意见通知书”中指出，权利要求1公开的门式起重机（相当于权利要求1中的架梁机），其包括桁架1，卷扬机4来回运动于桁架上，根据需要悬挂输送桥梁施工过程中所需要的梁段模架等结构件（桁架及其卷扬机相当于权利要求1中的起重机本体），第一支撑机构2（说明书附图公开了有两组第一支撑机构，相当于权利要求1中由后至前依次设置的后支撑腿和中支撑腿），第一支撑机构2和第二支撑机构3构成该门式起重机的支撑结构。权利要求1与对比文件1的区别特征在于：（1）所述支撑架还包括固定安装在底座前端的伸缩式前支撑腿；（2）该装置还包括底座且起重机本体位于底座上。基于前述特征，该申请实际解决的技术问题是如何提供一种可以变高度的走行架梁机以实现其在不同高度上的走行问题。然而，上述区别特征（1）已经被对比文件2所公开，对比文件2的可变高度支撑腿的高度可以调节，使起重机适应在两侧坡度较大的路面，以适应不同的路面宽度，其和该申请都涉及起重机械领域，其给出了通过可伸缩的支撑腿以适应起重机在不同坡度上走行的技术启示；而区别特征（2）则是本领域的常规技术手段。因此，权利要求1相对于对比文件1～2以及本领域的常规技术手段的结合不具备创造性。

申请人答复“第一次审查意见通知书”时在权利要求1中增加了技术特征“沿走行方向”。并且，申请人认为，该申请与对比文件1、2的核心区别在于其行进是采用走行的方式，而且是变高度走行，即通过伸缩式前支撑腿伸缩参与并实现变高度走行，说明书最后1页对其走行的方法和原理进行了描述；对比文件1、2其前进的方式均只采用轮子行走，对比文件1的3个支撑的分布方向与走行的方向垂直，最外侧的支撑只起支撑作用，不参与行走，对比文件2中支撑伸缩不是用于行走，其变高度只能用于适应高低不平的地面。因此，权利要求1具备创造性。

原审查部门在“第二次审查意见通知书”中坚持“第一次审查意见通知书”的审查意见，并且认为，不论是垂直于走行方向还是沿着走行方向都是本领域技术人员可以根据实际行走需要进行设定的。因此，权利要求1不具备创造性。

申请人在答复“第二次审查意见通知书”时将权利要求10中关于走行方式的限定补入到权利要求1中。并且，申请人认为，权利要求1中限定了变高度走行架梁机的动作方式，即：用后支撑腿和中支撑腿走行—用后支撑腿和前支撑腿走行—用后支撑腿和中支撑腿走行的变换过程；对比文件1其行走均靠一侧的支撑机构（第一支撑机构）走行，另一侧的支撑机构（第二支撑机构）不参与行走，而对比文件2其行走机构始终不变。因此，对比文件1～2无法获得该申请的有益技术效果。因此，权利要求1具备创造性。

原审查部门在“第三次审查意见通知书”时坚持“第二次审查意见通知书”的审查意见，并且，认为创造性的评价是针对权利要求限定的整体技术方案作出的，基于对比文件2公开的可伸缩支撑腿可行的作用，本领域技术人员容易想到利用后支撑腿和伸缩式前支撑腿走行至落梁位置后再固定。因此，权利要求1不具备创造性。

申请人在答复“第三次审查意见通知书”时没有修改专利申请文件，申请人坚持答复“第二次审查意见通知书”的意见陈述，并将该申请中描述走行过程的附图3粘贴在意见陈述中进行说明。

原审查部门在“第三次审查意见通知书”后作出驳回决定，决定中驳回理由和“第三次审查意见通知书”的意见相同，并且，针对申请人的意见陈述，原审查部门坚持认为不能孤立地看待对比文件1和2，出于对对比文件1中起重机不能适应不同高度地面的改进，审查员引入对比文件2加以结合，对比文件2公开了可变高度的支撑腿高度可以调节，以使起重机适应两侧坡度较大的路面。在面临对比文件1中起重机不能在不同高度地面行进的问题时，本领域技术人员有动机将其“第二支撑机构”改进为“可变高度的支撑腿”。

4.复审阶段

申请人对国家知识产权局的驳回决定不服，请求复审。提出复审请求时，申请人并未修改专利申请文件，申请人坚持对“第三次审查意见通知书”的意见陈述，认为权利要求1具备创造性。

专利复审委员会经合议后直接作出“撤销驳回决定”，决定中对对比文件1、2公开的事实表示认同，但是对于原审查部门认定的“桁梁1及其上回来运动的卷扬机4相当于该申请中的起重机本体”持不同意见。合议组认为，对比文件1和该申请的工作原理不同，理由如下：对比文件1的工作过程是“当桁梁1稳固后卷扬机4回来运动于桁梁1上，根据需要悬吊输送所需要构件”，也即在工作过程中通过卷扬机4回来运动于桁梁1来实现悬吊构件的输送；而该申请则是将起重机本体1固定在底座11上，起重机本体1在工作过程中不发生回来运动，其工作过程分为三步，“第一步，先收起变高度走行架梁机的伸缩式前支撑腿（10），利用后支撑腿（8）和中支撑腿（9）走行至存梁区域，起吊梁体（3）；第二步，利用后支撑腿（8）和中支撑腿（9）走行至待架梁位置，伸出伸缩式前支撑腿（10）至支撑住地面；第三步，再利用后支撑腿（8）和伸缩式前支撑腿（10）走行至落梁位置架设梁体（3）”。由此可见，对比文件1中通过卷扬机4在工作过程中回来运动于桁梁1来悬吊输送构件，其支撑机构在到达预定位置后并不存在“三步走行”的过程，而该申请通过前述的三步走行输送梁体，其起重机本体1在工作过程中不需要回来运动，这种工作过程的不同决定了两者在结构上的不同。因此，对比文件1并没有公开“利用后、中支撑腿走行至存梁区别，起吊梁本”，也没有公开“利用后、中支撑腿走行至待架梁位置并固定架梁机”。虽然对比文件2公开的可变高度支撑腿结构能够给出通过调节支撑腿的高度以适应于不同路面的技术启示，但在前述教导下得到的技术方案也只是将对比文件1的支撑机构设置成可变高度的支撑结构以适应起重机在不同坡度上保持水平的需求，这样的技术方案明显不同于权利要求1请求保护的技术方案，其工作过程与权利要求1中限定的具体过程也不同。并且，目前也没有证据表明该区别特征是本领域的公知常识，且该区别特征也取得了有益的技术效果。因此，权利要求1相对于对比文件1～2以及本领域公知常识的结合不具备创造性的驳回理由不成立。基于以上事实和理由，撤销原审查部门对该申请作出的驳回决定，由原审查部门继续对该申请进行审查。

（二）案例分析与小结

该案为国内大公司申请的专利，整体具有授权前景，权利要求包括两组，既保护产品又保护使用方法，从保护策略上讲也是较为成功的，但是面对相同的权利要求，该案在实质审查阶段以不具备创造性为由被驳回，而在复审阶段又以具备创造性被撤销驳回决定，出现两种截然不同的结果，原因何在？

笔者认为，一方面是实审审查员似乎对于“三步法”的掌握和运用过于表面化和机械化，对比文件1公开了前、中、后三条支撑腿，区别在于前支撑腿不能伸缩，对比文件2可调支撑腿能够伸缩，两者相结合得出包括前、中、后三条支撑腿且前支撑腿可伸缩的机构，这个逻辑表面上看是没有任何问题的，关键点就在于对比文件1的桁架及其上回来运动的卷扬机能否相当于该申请中的起重机本体，表面上看两者可以相当，但是实际上从工作过程来分析，两者完成不同。权利要求1通过三步走行实现输送构件，对比文件1桁梁固定后保持不动卷扬机回来运动其上悬吊输送构件，即对比文件1在输送构件过程中没有走行的必要和动机。如果强行将对比文件1、2相结合，也无法得出权利要求1请求保护的技术方案。另一方面则反映了申请人和专利代理人对创造性的意见答复针对性不强，仅罗列权利要求的技术特征和达到的技术效果，没有深度剖析对比文件，重点关注了是否给出结合启示却忽略了审查员采用的特征对比是否正确以及由此而得出的区别特征是否客观，其实该案与其说没有结合启示，不如说是特征对比错误更合适，审查员在错误的特征对比上得出的区别特征必然是不客观的，申请人和专利代理人与审查员争论的焦点集中到了是否有结合启示，忽略了最基本的特征对比。由于申请人和专利代理人与审查员都采取了错误的方式导致该申请被驳回，虽然复审阶段撤销了驳回决定，但是却延长了审批程序，浪费了行政资源。

专利代理人和审查员对于专利申请文件的理解有时会存在偏差，这就需要通过双方以审查意见通知书和意见陈述的方式进行双向的沟通，不断纠正自己的认知缺陷，最终达到或接近本领域技术人员的水平，从而客观公正地得出是否具备创造性的结论。

笔者认为，前述案例之所以实质审查阶段被驳回，原因就在于专利代理人或申请人没有正确运用“三步法”原则进行意见陈述，首先是权利要求与最接近的现有技术的特征对比错误，由此导致审查员与专利代理人或申请人的争议焦点发生变化，脱离了最基本的事实认定而得出结论显然也是错误的。其次，除了可以借鉴对于创造性评述的“三步法”原则之外，撰写意见陈述时还应当突出重点，要有针对性，应当尽可能地从技术方案本身出发。另外，必要时修改专利申请文件，做到修改和意见陈述相互对应，既要消除专利申请文件中确实存在的缺陷，又要为申请人争取尽可能大的保护范围。

四、建议和总结

创造性是一种社会意义上的概念，而不是一种简单的对与错的逻辑概念。①尹新天.中国专利法详解［M］.北京：知识产权出版社，2011：261-266.创造性的判断包含两个较为抽象的概念，对这两个概念内涵的确定是否得当，将对专利制度的正常运作、创新国家的建设以及经济社会的发展产生重要影响。申请人应当在答复有关创造性的通知书时提供有说服力的意见，促使审查员客观公正地作出恰如其分的评判。

而在撰写具体的意见陈述时，专利代理人则可以借鉴“三步法”原则，通过论据进行充分的阐释以说明发明的非显而易见性，没有论据支持只是一味简单地强调其发明是“具备创造性”的方式对审查结论的作出并没有任何实质性的帮助。还需要提醒的是，专利代理人可以对申请的一些形式缺陷、撰写格式等进行修改，但是对于涉及创造性的技术问题可以与发明人进行更多的讨论，发明人是实际从事科研工作的人员，他们最了解发明技术方案、技术背景，最能够准确地挖掘出其发明与对比文件之间的实质性区别，并能根据其对所属技术领域的了解阐释这种区别导致的技术方案、技术效果的差异，而这些内容正是在意见陈述书中最有说服力的论据。

专利申请能否被授权，针对审查意见通知书的答复是否得当起着至关重要的作用。每一个专利申请文件最初提交时都不可能是完美的，申请人或专利代理人应当仔细阅读审查意见通知书，并作出必要的修改和进行有效的意见陈述，做到有的放矢、有理有据，使审查员更容易理解申请的发明思路和申请人本意，澄清技术中的疑难之处。同时，审查员在运用“三步法”时也应当尽量客观、公正，不掺杂主观因素，站在“所属技术领域的技术人员”的角度上，对发明所属的技术领域、所要解决的技术问题和达到的技术效果有一个整体的把握，既保护申请人的合法权益，又不损害社会公众的利益，兼顾公平和效益。

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心。