外观设计的另类保护

许 凯

外观设计的另类保护

许 凯★

外观设计专利权终止后是否还能获得保护，如何进行保护，越来越受到权利人的重视；此外，如何理解外观设计专利权与发明、实用新型专利权的本质区别，人民法院对于《专利法》中“以技术公开换市场”的立法本意的理解，司法实践也存在不同种看法。笔者通过了几个案例，分析了造成该问题的原因，以及该问题在中国的保护现状。

外观设计专利权 著作权 权利终止

一、引 言

外观设计专利权作为专利权的一种，近年越来越受到中国企业的重视，2014年中国外观设计申请量达到56.5万件，①中华人民共和国国家知识产权局2014年度报告[R].国家知识产权局，2015.与此同时，关于如何有效保护权利，在中国如何充分行使外观设计权利等问题也逐步受到中外企业的关注。

其中，与笔者接触的企业逐步出现了外观设计专利权终止后，例如：专利权保护期限到期，或其他原因造成了专利权终止，他人利用终止后的专利权进行相同产品生产的实际问题。其实，对于专利权权利终止所带来的产品保护问题，不仅仅出现在外观设计专利权中，发明和实用新型专利也同样存在类似问题，但是其所涉及的问题的严重性，即对权利人所造成的冲击，发明和实用新型专利权期满所带来的影响远小于外观设计专利权。

其主要原因如下：无论发明还是实用新型专利权，其保护的客体实质均是技术方案，专利权人可以逐步对产品的技术进行改进从而持续产生改进技术方案，进而得到新的权利。而且这种技术改进通常具备更好的技术效果，例如更加环保、节能等，从而使改进后的技术较改进前的技术更具有竞争能力。

而外观设计专利保护的实质为一种工业设计，产品作为工业设计的承载物反映了申请人或权利人的设计水平以及美学观点。虽然一般认为随着工业设计水平提升，消费者对于产品审美也会发生相应的提升，即产品的外观设计也在随时代逐步改变，从而产生出新的外观设计权利；但由于外观设计专利权客观上并不能带来明显的技术效果，即如果仅仅从外观上改变而不从产品技术功能上改变将很难吸引消费者，特别是在一些设计相对成熟、技术相对稳定工业领域，例如：箱包、首饰、钟表、电动工具等领域，容易产生所谓“经典”设计。

在上述领域中，当权利人的外观设计权利到期后，会发现众多侵权厂商并未随权利人进行产品升级，而是钟情于仿冒过期外观设计专利权，使专利权人无权可用的尴尬局面。

二、权利终止后的外观设计的司法案例分析

对于外观设计专利权终止后的司法保护这一问题，目前在中国，主要以《著作权法》以及《反不正当竞争法》为中心进行了一些司法实践，出现了一些诉讼案件，笔者现将涉及该问题的几个案件进行归纳总结，希望为今后权利人应对类似案件给出一些有益启示。

（一）利用“著作权”对“终止后的外观设计”的产品进行直接保护

正是由于外观设计专利权的保护客体并非技术方案，其直接要求保护的对象为图片或照片中所显示的产品，因此当外观设计终止后，权利人很容易认为利用著作权可以对图片或照片进行继续保护，进而延伸至对产品的保护。

1.关于“著作权”与“外观设计专利权”的重叠保护②梅术文.著作权法：原理、规范和实例[M].北京：知识产权出版社，2014.

在中国的法学界有也人认为实用艺术作品（可授予外观设计专利权的著作权中的作品）保护有三种选择：“一是对实用艺术作品进行外观设计保护的同时，也进行著作权保护。二是在对实用艺术作品进行外观设计保护的同时，不再进行著作权保护。三是将实用艺术作品通过著作权法保护，而不适用专利法保护③李扬.知识产权法总论[M].北京：中国人民大学出版社，2008.”。

学界中列举了对于产品进行重叠保护的理论依据，现实中也存在对上述理论的司法实践。

【案例1】 在王三茂食品油脂有限公司（以下简称“三茂公司”）诉永隆商行侵犯其著作权一案④广东省深圳市中级人民法院（2004）深中法民三初字第670号民事判决书。中，王三茂以个人名义申请了“金唛”香麻油标贴的外观设计专利（ZL00304773.3）（参见图1），该专利的授权公告日期为2000年10月8日，2003年该专利权因未缴纳年费而终止。

图1 ZL00304773.3的主观图

三茂公司于2004年9月16日向深圳市中级人民法院起诉。深圳市中级人民法院认为：“三茂公司对涉案标贴作品拥有的著作权，因三茂公司选择了外观设计专利的保护，而外观设计已进入了公有领域，而成为任何人都可以使用的公众财富，从而失去了著作权的专有保护”，进而驳回了原告的诉讼请求。

原告不服向广东省高级人民法院提起上诉，在二审的判决⑤广东省高级人民法院（2005）粤高法民三终字第236号民事判决书。中，广东省高级人民法院支持了一审法院的判决，并认为：“永隆商行使用与该失效的外观设计专利相近似的包装标贴，使用方式与三茂公司失效的外观设计专利标贴使用方式相同，都是香麻油产品包装标贴，这属于对已经进入共有领域的公众财富的使用，没有侵犯三茂公司的专利权；同时，这种工业性使用也未侵犯三茂公司的著作权。”

显然，在上述案件中，广东高院认为不应对于产品进行重叠保护。

时代总是在进步，剧情也会反转，近期出现的一个类似判例中，另一高级法院给出了完全不同的观点。

【案例2】在北京特普丽装饰装帧材料有限公司（以下简称“特普丽”）诉常州淘米装饰材料有限公司侵犯其壁纸著作权⑥江苏高级人民法院（2015）苏知民终字第00037号民事判决书。一案中，也出现了外观设计专利权权利终止后，是否能认定侵权的问题。

2004年，特普丽公司设计人员设计了《莫奈》系列壁纸， 2007年3月30日，特普丽公司将前述壁纸申请外观设计专利，并获得外观设计专利权，专利号为ZL200730008065.1（参见图2）。后因未及时缴纳专利年费，该专利权于2010年3月30日终止。

一审法院（江苏省常州市中级人民法院）认为：在知识产权领域，一种客体上可以同时存在两种或两种以上的权利，涉案壁纸图片上同时承载了外观设计专利权与著作权两种不同种类的知识产权，该两种权利各自独立存在，其中一种权利的消灭并不必然导致另一种权利的消灭，原告可以对失效的涉案外观设计专利权主张著作权，且认定原告依涉案作品著作权人的权利让与而取得了涉案壁纸的著作财产权，被告侵权成立应予以赔偿。

在该案件中，法院认为外观设计专利权终止后不仅能够享有著作权的人身权也可以享有著作权财产权。被告向江苏省高级人民法院提起上诉。二审法院维持了一审法院的判决，并且在判决中对于专利法中“以技术公开换市场”的立法本意进行了阐释，该院认为：“专利权终止后，权利客体进入公有领域，公众可以自由使用，这一规则应该主要适用于我国《专利法》规定的发明专利和实用新型专利，因为这两种专利权的客体都是供工业应用的技术方案，一般不属于文学、艺术或科学作品，不会获得专利权之外的其他民事权利，故在其专利权终止后，成为公众可以自由使用的公共资源。而在作品基础上获得的外观设计专利，权利人同时拥有专利权和著作权，两种权利并行不悖，外观设计专利权保护期届满后，权利人丧失的仅仅是《专利法》保护的相关权利，而其享有的著作权依然存在，受到《著作权法》的保护。涉案专利权因特普丽公司未及时缴纳年费而提前终止，同样适用上述原则。”

虽然【案例1】与【案例2】的判决结果迥异，但毕竟【案例1】中所示案件为10多年前法院对于该问题的认识，而【案例2】中体现出的司法精神更值得我们学习，特别是该案中江苏省高级人民法院对于《专利法》立法本意的阐述，直接指出了外设计专利权与发明、实用新型专利权的重要区别，从而为实现产品多重保护提供了重要的理论依据。

2.外观设计专利权中的“制造”“销售”行为不能等同于著作权中“复制”行为

一般认为，我国著作权中的“复制”仅仅是同种复制，即以相同的形式再现作品。如从平面到平面的复制，从立体到立体的复制，作品和复制品完全相同。并不承认异种复制，即由平面到立体，根据建筑设计图施工、建造建筑物；根据设计图纸制造产品模型或产品。⑦赵海燕，田玉忠.著作权法热点难点问题研究[M].北京：法律出版社，2014.因此，对于在外观设计专利权中表现有产品的照片或图片的著作权意义中的复制权来说，仅仅是对于图片或照片本身的复制，而不能扩展至实际产品的复制权，即制造行为。

在震旦（中国）有限公司诉北京世纪京泰家具有限公司侵害著作权纠纷案⑧北京市第二中级人民法院（2012）二中初第11323号民事判决书。中，北京市第二中级人民法院以被告行为不属于《著作权法》中所规定的法定行为为由驳回了原告的诉讼请求。

在该案中震旦（中国）有限公司向国家知识产权局提交了外观设计专利申请并于2007年4月11日获得了后柜（EX-26）的外观设计专利权（ZL200630128455.8）（参见图3），但由于震旦（中国）有限公司未缴纳年费，该外观专利权于2010年1月20日终止。

图3 ZL200630128455.8的主观图

随后震旦（中国）有限公司发现北京世纪京泰家具有限公司销售类似产品，并于2012年将其诉至北京市第二中级人民法院。

北京市第二中级人民法院认为：震旦（中国）有限公司的涉案外观设计专利权终止后，因该外观设计专利的立体视图以及主视图属于我国《著作权法》中所称的图形作品，故震旦（中国）有限公司可以就该视图主张著作权。

北京市第二中级人民法院认为北京世纪京泰家具有限公司在涉案外观设计终止后，实施了按照该专利立体图以及主视图的制造、销售等行为，但上述行为不属于著作权性质的复制和使用，因此原告诉被告侵害其著作权的行为缺乏依据，不予支持。

判决后震旦（中国）有限公司不服向北京市高级人民法院上诉，北京高级人民法院作出判决，驳回上诉维持原判。

该案中虽然法院支持了到期外观设计专利权中视图仍然属于著作权的保护客体，但以制造销售行为不侵犯《著作权法》中规定的复制权为由驳回了原告诉讼请求。

（二）利用“著作权”针对的产品进行另类保护

在下述案件中体现了一种利用著作权间接保护产品的思想。

在联想（北京）有限公司诉深圳市元美达科技有限公司侵犯原告著作权纠纷⑨北京市海淀区人民法院（2001）海知初字第155号民事判决书。一案中，原告认为其投资开发完成计算机主板QDIP6I440BX/B2（参见图4），并已进行了生产和销售。

图4 计算机主板QDIP6I440BX/B2

原告认为被告在原告产品销售后，推出了设计思路、原理、解决方案相同，而且在主体部分实质性相似的产品。原告认为其拥有开发研制此产品中形成的全部技术成果，包括图纸和产品，享有著作权。被告的行为侵犯了原告的著作权。

经过法庭调查，原告、被告的控辩，法院认为被告侵权成立，在该案的判决书中，法官主要判决如下：著作权是法律赋予作者对其创作的作品所享有的专有权利。被告使用原告的设计图纸进行新的产品图纸设计，在这个过程中未取得原告的许可或向其付酬，其行为侵犯了原告的署名权、保护作品完整权、作品使用权和获得报酬权，据此被告应依法承担侵权责任。

上述案件虽然并没有直接涉及如何针对终止后外观设计进行保护这一问题，但是上述案件却与该问题有着密切的联系。原告同样期望利用著作权对其产品进行直接保护，法院同样未与支持，但由于原告同时主张了对产品的设计图纸享有著作权，最终得了法院支持，判决被告停止侵权。

对于某些产品而言，其产品自身与加工制造图纸具备相对紧密的对应性，产品外形相同或相近，能够基本推定出其加工设计图纸相同或实质性相同，权利人可以考虑将“产品”对“产品”的比较对象，转化为由“设计图纸”对“设计图纸”的比较对象，而且从“署名权、保护作品完整权、作品使用权和获得报酬权”的角度进行维权。由禁止对方使用“加工制造图纸”达到保护产品的目的。

在联想（北京）有限公司诉深圳市元美达科技有限公司侵犯原告著作权纠纷案中，原告恰恰利用该思路，实现了利用产品的加工设计图纸的著作权的保护延伸至对其产品的保护。

与上述案件类似，对于申请了的外观设计专利权的产品而言，其用于实际生产加工制造该产品的工业设计图纸属于著作权保护范畴，且享有著作权的保护期限，由于产品的外观设计专利权与加工制造该产品的设计图纸的著作权分属不同保护客体和权利，因此，即使该外观设计专利权期满，也丝毫不会影响与该外观设计专利权相对应的产品的设计图纸的著作权。

通过“产品”的相同推出“加工设计图纸”的相同或实质性相同，再过渡到以己方“加工设计图纸”诉对方“加工设计图纸”侵犯著作权的转换，也许能够实现利用“著作权”针对“终止后的外观设计”的产品的间接保护。

三、结 语

通过上述几个案例介绍可知，虽然外观设计专利权终止后，对产品外观进行保护的难度很大，但是存在一定的可能性，目前来看，当事人可以通过著作权（直接或间接）的途径来实现。而且，从司法实践的判决来看，将外观设计专利权与发明、实用新型相区别，承认其著作权的双重保护也许是一种发展方向，当然在目前的著作权法范围内，通过改变诉讼客体（由“产品侵权”变更成“产品图纸侵权”），也许能够带来意想不到的效果。

北京银龙知识产权代理有限公司。