从一个复审案例探讨国内专利申请的“清楚”问题

李 敏张占江魏 静

从一个复审案例探讨国内专利申请的“清楚”问题

李 敏★张占江★魏 静★

如何对国内申请人自己撰写的发明专利申请的“清楚”问题进行审查一直是审查员面临的难题。笔者通过对一个复审案例的实质审查过程以及复审过程中的问题和相关做法进行分析、探讨，并据此提出了针对此类申请的审查建议。

国内申请 复审案例 审查建议

一、前 言

《专利法》第26条第4款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。国内专利申请，尤其是申请人自己撰写的专利申请，由于部分申请人对《专利法》的理解和撰写水平有限，专利申请文件通常会有较多“不清楚”的缺陷，申请人收到审查意见通知书之后不清楚如何克服该类问题，修改后又引起了新的超范围等问题，使得专利申请不易被授权甚至被驳回，因此历来是专利审查的难点。本文以一个复审案例为例，对其实审和复审过程进行了详细剖析，探讨一下对这类专利申请“清楚”问题的审查。

二、案 例

（一）基本案情

发明名称为“一种低振动树叶吹吸机的改进”，申请号为201110146616.6，申请日为2011年5月24日，2012年1月6日进入实质审查，于2012年7月13日进行了主动补正，提交了经过修改的权利要求书，以下仅讨论独立权利要求1的审查，原始提交的权利要求1为：

1.一种低振动树叶吹吸机的改进，包含加装活动的辅助手柄，集尘袋支架及扎口的改进，大身上壳出尘口加柔和片，吹叶轮加刃口，电路加保险和双开关，及吹吸机内外加消声减振材料及蜂巢，滚轮改为可转向，以及把单伸出管改为多伸出管或柔性折叠管；所述的改进的低振动树叶吹吸机，由自攻螺钉（1），……，多伸出管（48）所组成；其特征是：所述的自攻螺钉（1）是……；……在所述的大身上壳（2）和大身底壳（24）的辅助手柄部位，依此装有……；所述的辅助手柄的辅助手把盖（40）上，设有……；所述的加有保险防护的安全电路，由……组成；所述的调速器（12）由……组成；在吹吸机内外及在吹吸机的多处加有减震消声材料，以及设多处减振消声蜂巢结构；改进的吹吸机的附件内加设……；所述的吹叶轮加设有刃口，含……；装配时用激光照准的工装，吹叶轮（16）作后处理，并测动平衡。

由于该专利申请的公布文本的权利要求1整整占满一页多，而且该专利申请的说明书附图也比较多，在此对权利要求1的内容进行了部分省略，并仅列出两幅具有代表性的附图，如图1和图2所示。

图1

图2

（二）审查过程

1.实质审查部分

2012年11月12日审查员发出“第一次审查意见通知书”，指出（仅列出与驳回相关的内容）：（1）权利要求1删除了“装配时用激光照准的工装，吹叶轮（16）作后处理，并测动平衡”，造成修改超范围。（2）权利要求1中“所述的加有保险防护的安全电路”等的描述不清楚。“第一次审查意见通知书”后，申请人对权利要求书进行了修改，把部分不清楚的技术特征直接删除，部分不清楚的缺陷并没有进行修改，另外进行了主动修改，导致出现新的不清楚的缺陷。

2012年12月14日审查员发出“第二次审查意见通知书”，指出：（1）权利要求1删除了“吹吸机内外加消声减振材料及蜂巢”等导致修改超范围。（2）权利要求1中“包含加装活动的辅助手柄，集尘袋支架及扎口的改进”的描述不清楚。“第二次审查意见通知书”后，申请人将因不清楚缺陷删除的技术特征予以恢复，但仍存在“第一次审查意见通知书”指出的“不清楚”的缺陷，同时没有针对审查员在“第二次审查意见通知书”中指出的“不清楚”进行修改。

2013年3月8日审查员发出“驳回决定”，指出：权利要求1中“在吹吸机内外加消声减振材料及蜂巢，及在吹吸机的多处加有减震消声材料，以及设多处减振消声蜂巢结构”的描述“不清楚”，导致该权利要求保护范围不能准确确定，因此不符合《专利法》第26条第4款的规定。

2.复审部分

2013年3月19日申请人提交了复审请求，同时对权利要求书进行了修改，又一次将“驳回决定”中指出的“不清楚”的技术特征“在吹吸机内外加消声减振材料及蜂巢，及在吹吸机的多处加有减震消声材料，以及设多处减振消声蜂巢结构”删除，同时克服了另一处技术特征“包含加装活动的辅助手柄，集尘袋支架及扎口的改进”的“不清楚”缺陷。

合议组总结了实质审查过程中体现出来的问题主要有：审查意见不够明确、修改建议不够全面和具体、沟通不够充分，以及申请人的修改态度不够认真等。鉴于上述原因，且考虑复审流程不宜过长，复审过程中合议组对该申请进行了全面的梳理和审查，采取了各种方法提高审查效率。

具体地，对修改“超范围”的原因进行了详细的说理，对申请人克服修改“超范围”的修改方向进行了建议，使得申请人可以一并克服“超范围”和“不清楚”的缺陷。对每一处“不清楚”的技术特征的位置进行了详细说明，并一一对“不清楚”的原因进行了更为详细的说理，并提出了具体的修改建议。

“复审通知书”采用如下表述例如：（1）修改后的权利要求1删除了……，而该申请所要解决的技术问题是：实现吹吸机的低振动性和低噪音，解决上述技术问题正是通过在吹吸机内外加消声减振材料及蜂巢，即删除的上述技术特征是实现该申请所要解决的技术问题所必不可少的。删除了上述技术特征导致所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，删除了上述技术特征后的技术方案并没有记载在原申请文件中，也不能根据原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定。因此，该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合《专利法》第33条的规定。建议将原始权利要求1第2～3行记载的技术特征“及吹吸机内外加消声减振材料及蜂巢”恢复即可克服修改“超范围”的缺陷，倒数第3～4行记载的技术特征与第2～3行记载的技术特征含义基本相同，因而倒数第3～4行记载的技术特征不必恢复……

为提醒申请人修改完全和避免出现新的主动修改，审查员还在“复审通知书”中提醒申请人对于“复审通知书”中指出的各种问题，应细心阅读并认真修改权利要求。最后，建议申请人对修改仍存在疑问时可致电合议组进行沟通或者在答复“复审通知书”时也留下准确的联系方式（电话或者电子邮箱）。

申请人答复“复审通知书”时，提交了新的权利要求书，一次性克服了“复审通知书”中指出的所有缺陷，合议组撤消了驳回决定，使得案件重新返回实质审查部门进行审查。

三、分析与总结

该案具有国内专利申请存在的一些典型问题：（1）权利要求书基本按照说明书的表达和篇幅进行撰写，几乎对吹吸机的全部零部件进行了罗列；（2）权利要求书中使用了较多的自造词汇和错别字，表达繁复冗长，存在多处“不清楚”，很难理顺权利要求的条理；（3）在认为申请日提交的申请文件还不完善的情况下，在非修改阶段对申请文件进行修改，使得专利申请文件修改“超范围”，提高了审查难度；（4）对于不能完全理解的审查意见，仅能克服部分缺陷，同时又进行了主动修改，且修改比较随意；（5）没有留下手机或电话的联系方式，无法进行高效沟通。

总结上述案例的实审和复审过程，浅谈一下关于国内申请人撰写的发明申请的不清楚问题的审查的几点体会：（1）需要结合说明书和附图对申请文件进行更为细致、深入的反复理解，这是对这类申请进行审查的基础，也是能对其作出全面和正确的审查的前提；（2）审查意见的理由需要书写得更加详细，最好指出存在缺陷的技术特征的具体位置，例如权利要求1第4行和第6行共2处，最好给出每处缺陷的修改建议，如果对这类申请的“不清楚”或“超范围”等问题把握不准，可以尝试多与别人讨论；（3）对申请人的修改态度进行适当提醒，有助于申请人重视对专利申请的修改，提高审查意见通知书的审查效率；（4）电话沟通的必要性，无论是在理解发明阶段还是发出审查意见通知书之后，均可以电话与申请人沟通，以避免因理解不到位或沟通不畅而发出错误的审查意见或决定，可以通过补正的方式减少发出审查意见通知书的次数，如果没有电话或手机联系方式，可以在“第一次审查意见通知书”中提出该沟通建议。

通过上述案例我们不难看出，实审审查员如果能与申请人进行更有效的沟通，该案件不会被驳回而进入一轮复审流程，可以节省申请人的时间、精力和财力，也可以节约国家的行政资源。当然由于部分国内申请人对于《专利法》的了解程度较低，即使发出正确、细致的“审查意见通知书”，申请人仍然可能不理解或者不按照审查意见对专利申请文件进行修改。审查员有责任去付出更多的耐心帮助国内申请人，尽量避免出现因形式问题而使发明得不到保护的情况，真正做到“善意审查”。通过对此复审案例中申请人、实审审查员、复审合议组的做法剖析，希望能够给专利代理人一点启迪，以便更好地提高专利撰写水平，提高国内专利申请的授权率。

以上只是笔者个人的一点拙见，不当之处，请批评指正。希望借此给类似案件的审查提供一些有价值的参考。

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心。