专利无效诉讼中的国家自由裁量权——评“礼来诉加拿大”案

李尊然

专利无效诉讼中的国家自由裁量权
——评“礼来诉加拿大”案

李尊然

为了应对化学、药品等领域的技术发展带来的专利申请中的权利要求过宽等问题，各国专利法强化了实用性要求。这受到外国投资者的挑战，被认为违反公平与公正待遇条款。但专利法的地域性、其固有的灵活性、专利授权程序固有的有条件性以及国际投资仲裁中作为审查公平公正待遇重要因素的外国投资者合理预期的认定标准日趋严格这一事实，都表明国际法赋予东道国在专利立法、司法和行政执法方面宽泛的国家自由裁量权。加拿大以“专利承诺原则”为由无效礼来公司专利的做法，属于其国家自由裁量权范畴，未违反公平与公正待遇条款。

国家自由裁量权 专利承诺原则 公平与公正待遇 合理预期

一、案件背景

各国的专利法对于授予专利权的标准基本上都是新颖性、创造性（或叫非显而易见性）和实用性（或叫有用性、可工业应用性），即“三性”。世界贸易组织《TRIPS协定》和北美自由贸易协定（NAFTA）以及加拿大专利法中都有类似的概括性规定。但这些规定特别是有关实用性要求的概括性或笼统性，引发了礼来公司诉加拿大政府国际投资仲裁案。目前该案正在由依据联合国贸易法委员会（UNCITRAL）仲裁规则设立的仲裁庭审理。a参见Eli Lilly and Company v. The Government of Canada, UNCITRAL, ICSID Case No. UNCT/14/2, at http://www.italaw.com/ cases/1625#sthash.RFJis1Fu.dpuf, last visited on 2016-08-18.

（一）案件起因

该案申请人美国著名药企礼来公司（Eli Lilly）曾于20世纪90年代获得两项加拿大专利，它们分别是治疗抑郁症的阿托西汀和奥氮平。该案被申请人是加拿大政府，案件起因是加拿大联邦法院分别于2011年和2012年无效掉了这两项专利。该法院的依据是其对专利法的最新解释，即专利的实用性应根据法院从专利说明书中推断出的“承诺”来评价。这被申请人概括为“专利实用性承诺原则”。

（二）礼来公司公司的请求及理由

礼来公司主张，自从2005年开始，加拿大联邦法院和联邦上诉法院在一系列的案件中才引入了“承诺原则”。据礼来公司统计，自2005年到2014年的9年当中，被加拿大专利局以缺乏实用性为由宣告无效的美国药企药品专利已经达到19项，而且此一时期被宣告无效的专利全部为药品专利，而此前的25年当中这一数字仅为2项，因此该原则的适用属于追溯适用。

另外，按照该原则，如果联邦法院从专利文件中没有推断出任何承诺，那么仅需按照立法条文，要求一个“极小的实用性”；但是如果法院推断出公开的专利文件中存在一种明确说明的或者隐含的“承诺”（比如治疗人类疾病的副作用更小），那么就要根据这一承诺来评价其实用性，专利申请人必须在提交专利申请时证明他已经展示或可靠地预测了其承诺的效果。特别是在药品领域，这种证明所需数据量的要求必须达到一个更高的水平，即使病人的人体临床数据也可能不足以证明这一点；即使经加拿大卫生部认可为安全有效的药品也可能因不具有“有用性”而被无效；即使礼来公司的这两项药品专利已经有了众多的加拿大消费者，但仍然因缺乏实用性而被加拿大专利局宣告无效。总之，礼来公司认为，这一非立法性的司法原则在其它国家特别是发达国家的法律体系中并不存在，与其他NAFTA缔约国的做法也不一致，其行为是专断的。

因此，礼来公司于2013年11月根据NAFTA仲裁条款以加拿大政府为被申请人提出了仲裁申请。礼来公司认为，加拿大追溯适用其授权涉案专利时尚不存在的司法原则，无效两项涉案专利的做法与其它NAFTA缔约国关于专利实用性的标准不一致，也背离了当时的加拿大法律，违反了该公司对于其投资待遇的合理预期。这种行为违反了NAFTA第11章“投资”部分的第1110条“征收及其补偿”和第1105条“公平与公正待遇”条款，构成了对其知识产权的间接征收和对公平与公正待遇的违反，礼来公司寻求5亿美元的补偿。b礼来公司的请求及理由参见Eli Lilly v. Can., UNCITRAL, Notice of Arbitration (Sept. 12, 2013), available at http://italaw.com/sites/default/ f les/case-documents/italaw1582.pdf, last visited on 2016-08-18.

（三）加拿大政府的初步答辩意见

加拿大政府在其答辩书中指出了申请人“仲裁通知”中的错误和不准确之处。首先是关于加拿大法律中关于专利实用性的规则是长期一贯的。对于所谓的“承诺原则”，其实联邦法院1959年在归纳20世纪以来的判例法时就曾指出，发明必须依说明是有用的，并非2005年才开始引入这一原则。对于在说明书中没有承诺的发明，法院会假定它们具有了“最低的”或者“仅仅是极少的”有用性，并会依此进行判定。

至于两项被宣布无效的专利，加拿大认为第一项专利是关于已知的化合物的新用途，其所宣称该化合物的新的和非显而易见的用途是该发明的精华，其中包含了特定的承诺。在这种情况下，实现所宣称的实用性是在专利授权的核心当中完成这一“交易”最为重要的部分。第二项专利是一种“选择专利”，即已有专利在一个较大类别的化合物的范围内获得了授权，申请人可以寻求在一个次级品种的范围内申请第二个专利，依据是他发现这个次级品种（“选择”）相对于该大类其它成员具有意料不到的和非显而易见的优点。这种意料不到的优点或特定用途是发明的核心，必须得到证实并公布才能使专利得到保护。否则原有的大类专利申请人就会通过同样的次级品种的子专利“常青”其原有的专利垄断。而实际上，申请人礼来公司并未实现这些承诺。c加拿大政府的初步答辩意见参见Eli Lilly and Company v. Government of Canada, Statement of Defence of the Government of Canada, June 30, 2014.

可以看出，该案的实质是东道国根据国际投资协定所负有的义务（主要是征收补偿义务和公平与公正待遇义务）与国内法院、专利行政部门甚至立法机构对专利法的适用、解释和修改的权力之间的张力问题。d因篇幅所限，本文不探讨加拿大的行为是否构成征收这一问题。我们借用欧洲人权法院判例法中的 “国家自由裁量权”（National Marginof Appreciation）”这一概念来描述这种权力的界限。e参见李尊然：《欧洲人权公约体制下的“管制性征收”述评》，载《国际经济法学刊》第14卷第4期，北京大学出版社2008年3月版，第87页。欧洲人权法院将其定义为“欧洲人权机构在判定缔约国的行为违反公约或构成对公约所保护权利的限制时所允许的各缔约国立法、执法、行政或司法机构服从或背离公约的自由度”。fSee Howard Charles Yourow, The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence, Kluwer Law International, 1996, pp.13~15.具体到专利法领域，国家自由裁量权是指国际投资协定和知识产权条约赋予国内立法、司法与行政机构法院适用、解释和发展专利法的限度，亦即保证国内专利法稳定的限度。就该案而言，这最终直接体现在国际投资仲裁庭在多大程度上尊重加拿大国内法院的裁决。

据此，本文第二部分将描述各国专利法在实用性要求（特别是与加拿大法中的“承诺原则”相关的内容）的严格化倾向；第三部分分别评述国际投资条约和知识产权条约在这方面赋予各国的国家自由裁量权；第四部分从专利法本身固有的灵活性特点和专利授权的有条件性来解释这种自由裁量权的基础；第五部分则以国家自由裁量权的视角简要分析该案具体情况并得出结论。

二、各国专利法中实用性要求的严格化趋势

通过搜寻各国专利法文献，我们有两个发现：一是在过去一个较长时期内，各国专利法对实用性的要求都比较低。首先，各国专利法规定的实用性标准较低。如《美国专利法》规定，发明只要有用即可（第101条）；《德国专利法》规定的专利授权标准是“可工业实用”（第1条第1款）；《欧洲专利公约》规定的是“能够产业上的应用性”（第52条第1款）。这些规定总体上较为笼统，按照一般的理解，只需要具有在工业（产业）中被制造或应用的可能性，而不需要实际上制造或应用。

二是一些国家在晚近时期已经开始强调专利的实用性要求，特别是针对一些特定的行业中的专利。在晚近时期，随着化学和生物技术的发展，由于化学、药品、基因序列以及计算机程序等技术巨大的潜在商业价值，有关公司便企图通过申请基因专利来控制相关产业。而这些主题领域原创性的发明极少，专利申请人便倾向于在实用性上做出过度承诺或提出过宽的权利要求，以避免在非显而易见性方面可能受到的挑战。gE. Richard Gold & Michael Short, The Promise of the Patent in Canada and Around the World, 30 CANADIAN INTELL. PROP. REV. 35 (2014).各国为应对这种倾向，避免过宽和过度承诺的专利申请带来的阻止创新研发和产生不合理的经济成本，便纷纷通过判例法或者直接立法严格实用性标准。如美国联邦最高法院在1966年的曼森案中推翻了关税与专利上诉法院的判决，认为申请不存在任何已知的用途或仅在“可能是科学研究对象”这一意义上具有实用性，不能满足专利实用性要求。该案所涉类固醇的研究属于不可预知的技术领域，而曼森的研究处于初级阶段，只有当该方法在当时可获得的形式下存在具体的使用价值时，才能满足实质的可专利性的实用性标准。hBremmer v. Nanson, 383 U. S. 519(1966).美国专利商标局（USPTO）在2001年颁发的《专利审查指南》中，将该案所确立的标准概括为“具体的、实质的和可信的”实用性标准。iUSPTO, Utility Examination Guidelines, 66 Fed. Reg. 1092, 1098(Jan. 5, 2001).到2005年，美国联邦巡回上诉法院在In re Fisher案中再次确认了曼森标准。法院在该案中依据此标准维持了USPTO专利上诉与冲突委员会做出的驳回5种玉米植物基因表达序列标签编码蛋白质和蛋白质片段专利申请的决定。jIn re Fisher, 421 F. 3d 1365(Fed. Cir. 2005).同年，USPTO在其《专利审查手册》中将实用性标准确定为“具体的和实质性的实用性”。kManual Pat. Examining P. § 2107.01(A).另外，为了应对过宽的权利要求问题，美国联邦最高法院还不停地提高非显而易见性标准，直到最近还宣布一些分离或纯化DNA的专利申请无效。lAssoc. for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, 133 S. Ct. 2107 (2013)［该法院认为在实验室里分离的人工合成DNA（简称cDNA）专利无效，原因是这些DNA片段在分离之前已经在自然界出现。］在其它方面，也存在实用性的严格化倾向，如专家认为，美国最高法院会继续驳回不少依赖计算机程序的商业方法专利。mJerome H. Reichman, Compliance of Canada’s Utility Doctrine with International Minimum Standards of Patent Protection, 2014 issue of the Proceedings of the 108th Annual Meeting of the American Society of International Law.

同样，欧洲专利局（EPO）也采用类似的做法，独特地将“解决技术问题”与“产业上的应用性”的实用性标准结合起来，其结果是要求申请人必须证明他已经取得了某种相当于产业上应用的技术效果或方案，这意味着专利产品必须展示出超越现有药品的实际治疗效果以实现法律上的垄断。nGold & Short, supra note 7, at 44.

我们也可以看到，印度2005年《专利法》也在这方面有所发展。该法第3条d项做出了类似的规定，目的是以不构成发明为由排除那些缺乏强化治疗效果的药物衍生物。oThe Patent (Amendment) Act, 2005, No 15 sec. 3(d), Acts of Parliament 2005 (India).而澳大利亚1990年《专利法》第7A条，采取了同美国专利指南完全相同的措辞，即具体的, 实质性的和可信的用途。

由于我国《专利法》订立较晚，因此一直采用较高的实用性标准，不仅要求能够在产业上制造或者使用，而且还应能够产生积极的效果（第22条第4款）。只是至今并未在化学、药品、基因序列计算机程序等领域有明确的拔高标准。

由此来看，加拿大从1959年起在司法实践中已经有了“依说明书的有用性”要求，而且后来不断地提高这一标准，也就不足为奇了，这是符合实用性标准发展趋势的。这些国家的目的都是为了防止申请人就其不成熟的发明提出申请，避免其不适当地获得主观性的权利要求而阻碍进一步的研发和提高经济成本。虽然加拿大以“承诺原则”来解释有用性的做法非常独特，但是这种解释也是与这种专利政策相一致的。如果申请人承诺了某种特定用途，那么只有当其为此承诺而充分公开时，才能认为是有用的。关于经济成本，加拿大最高法院在Apotex案中的分析最有道理。法院认为，如果没有“承诺原则”，大型制药企业就会为了其所需但尚未实现的各种目的，用“霰弹枪”的申请方式获得整个类别的化合物专利，希望特定比例的化合物像中彩票一样侥幸具有所请求的用途。pApotex Inc. v. Wellcome Foundation, Ltd., [2002] 4 S.C.R. 153, para. 80 (Can.).总之，加拿大的这一“承诺原则”，本质上并没有与其他国家的专利实用性要求有什么区别，都是在专利法的实施过程中在实用性方面对专利申请和授权所施加的一种趋势性限制，并非专断的、不可预期的或明显主观的做法。

三、国际条约项下宽泛的国家自由裁量权

专利法强烈的地域性致使国际条约仅对各国规定了最低的知识产权保护义务，对投资者依据合理预期挑战东道国的知识产权法律、政策稳定性的做法施加严格的限制，赋予国家在专利立法、司法和行政执法方面宽泛的自由裁量权。

（一）国际条约项下缔约国在知识产权法方面宽泛的国家自由裁量权

《巴黎公约》作为《TRIPS协定》之前最为重要的保护专利和商标权的实体性国际条约，主要是提供一个工业产权国际保护的合作平台，解决优先权的日期问题，并在国内与国外申请人之间实现公平的待遇。

《TRIPS协定》则比《巴黎公约》稍微前进了一步，它规定了一个最低保护范围标准，即包括专利等七种知识产权；具体针对专利的第27条如同NAFTA第1790条第1款的翻版，仅规定了“新的、涉及某种创造性步骤以及可工业应用”三项可专利性要求，q《TRIPS协定》第27条。但却没有对这些条款做进一步的定义，而是留给成员方自行决定。另外，该条脚注将上述“可工业应用”解释为“有用性”的同义词。这种对来自两个不同法律制度的概念的并列使用的做法也被认为是WTO协定考虑到了签订《TRIPS协定》时各国专利法在实用性的具体叫法和含义方面存在一定的差别，并予以容忍，因此没有制定一个全球统一标准之意图的表现。rGold & Short, Supra Note 7, at 27.《TRIPS协定》以来实体性知识产权公约一直无甚进展也证明了各国认为该协议并非为各方规定一个统一的关于“三性”的要求。比如，在药品专利方面，对于礼来公司案所涉及的某种已知化合物的新用途的专利保护方面，各缔约国完全可以以《TRIPS协定》未做定义为由否定其可专利性。WTO成员方印度专利法便做了如此规定。sThe Patents (Amendment) Act, 2005, No. 15, § 3(d), Acts of Parliament, 2005 (India).

跨太平洋伙伴关系协定（TPP）虽然在“可专利的主题事项”当中同样使用了“可工业应用”一词，并且在脚注中同样将其解释为“有用”的同义词。而且TPP对“新药品”做了一个宽松的定义，即“不包含（或未使用）以前被该缔约方批准过的化学个体的新药品”，而且没有对各缔约方管理新药专利提出严格的要求，t参见TPP第18.37条第1款及其注释、第18.53条、18.50条“保护未披露的实验或其他数据” 第1款。这体现了对缔约方审批新药自主权的尊重。

在此还需指出的是，NAFTA第1110条第7款却规定，征收条款不适用东道国与NAFTA专利条款相一致的“对知识产权的无效（撤销）、限制或创设”行为。这其实否定了礼来公司公司提出的加拿大无效其专利权的行为构成征收的主张，也是本文并未专门探讨加拿大的行为是否构成征收的原因之一。

总的来说，这些条约都仍然遵循的一个重要原则，即知识产权地域性原则。该原则仍然统领着国际知识产权法，即在授予专利权方面赋予各主权国家较为宽泛的自由裁量权，对于各国在专利授权时的实用性要求，并不存在一个明确的实体性国际最低标准。

（二）国际投资协定及其实践中东道国宽泛的国家自由裁量权

在国际投资法实践中，与国家自由裁量权有关的条款一般有两类。一类是东道国在立法或与外国公司的特许协议中明确规定确保本国未来立法或政策的变化不会损害外国投资者权益的“稳定条款”。如科威特政府与美国独立石油公司公司（Aminoil）之间的特许协议中规定：“除非依据本协议第11条，酋长不得通过一般或特别立法或行政措施或任何其他行为废止本协议……。”东道国如果已经做出明确承诺，必然应当承担相应的义务。该案加拿大与美国之间的投资协定并不存在此类条款。

另一类是如NAFTA规定的“公平与公正待遇”条款所隐含的投资者对于东道国专利法保持稳定不变的“合理预期”。与该案有关的主要是东道国专利法的稳定性问题。如Sempra案仲裁庭所指出的，“重要的是最终确保法律的稳定性……义务，从而保证条约所寻求的保护目的。”uSempra v. Argentina, ICSID Case No. ARB 02/16, Award of 28 September 2007, para. 300.这也是该案申请人礼来公司提出的核心主张。

不过，目前投资仲裁庭在“合理预期”本身对于公平与公正待遇标准是否具有意义以及哪些预期是合理的或者是需要保护的，哪些预期不该予以保护等问题上仍存在较大分歧。在第一个问题上，Saluka案仲裁庭认为：“公平与公正待遇标准与作为该标准支配性要素的合理预期这一概念密切相关。由于第3条第1款中规定了该标准，捷克应承担避免破坏投资者合法与合理预期的义务。”vSaluka v. Czech, PCA, Partial Award, 17 March 2006, para. 302.但还有一些被撤销的案件，其仲裁庭质疑合理预期对于公平与公正待遇标准有任何重要意义。wMTD Equity Sdn Bhd and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile, Decision on Annulment, 21 March 2007, paras. 66-78; CMS Gas Transmission v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/8, Decision on Annulment, 25 September 2007, para. 89; White Industries Australia Limited v. India, UNCITRAL Final Award, 30 November 2011, para. 10.3.5.其他案件的仲裁庭在这一问题上态度都处在这两种观点之间，不过大多数还是将合理预期作为审查公平与公正待遇标准的重要因素之一。在第二个问题上，从国际投资仲裁实践可以发现，越来越多的判例对应予保护的合理预期的认定提出了更为严格的要求，如据以投资的承诺必须确定，xContinental Casualty v. Argentina, ICSID Case No. ARB 03/9, Award of September 5, 2008, para. 261.合理、合法，必须是基于投资的预期、必须考虑所有因素。yDuke Energy et al. v. Ecuador, ICSID Case No. ARB/04/19, Award of August 18, 2008, para. 320; Bayindir v. Pakistan, ICSID Case No. ARB/03/29, Award of August 27, 2009, para. 193（该案仲裁庭认为应当考虑东道国巴基斯坦政治条件的易变性）.同时，还要求投资者也需要做到适当勤勉，其合理预期才能得到保护。zParkerings v. Lithuania, 11 September 2007, para. 333.

由此可见，国际投资协定及其实践存在着对外国投资者合理预期认定的一种趋严限制，这反过来就是对东道国国家自由裁量权的放宽。具体到该案，在判断加拿大是否违反公平与公正待遇时，就需要拿出加拿大曾经有过对礼来公司等外国投资者明确承诺保持其实用性规则稳定性方面的证据，从而认定礼来公司据以投资的预期是合理、合法的。

四、专利无效诉讼中东道国拥有宽泛的国家自由裁量权

除了专利法的地域性之外，专利法所固有的灵活性和专利授权固有的有条件性，还赋予国家在专利立法、司法和行政执法方面宽泛的自由裁量权。

（一）专利法固有的灵活性要求

以上所述条约所给予国家宽泛的自由裁量权背后最本质的理由是专利法本身所固有的灵活性。众所周知，专利法本身具有反竞争性质。进一步说，这种反竞争必定有利于该国公共利益，因为长远来讲，它会激发创新。问题的关键在于不同的经济体必须有与其相适应的不同的专利法，而且随着一个国家经济的发展和变化，专利保护制度也需要不断进行相应调整。如有的国家由于劳动力技能较低，可能更适合于在生产便宜的已知产品或基础设施方面进行创新，可能为解决疾病问题而鼓励已知药品的可获得性，比如允许开出未经实验证明的药品的药方。因此就可能排除“已知药物新用途”的可专利性，或者施加更为严格的授权标准。前者如印度，后者如加拿大。另外，有的国家可能希望科学家或企业家从海外带来新技术，因此选择以“当地新颖性标准”或者“相对新颖性标准”来授予专利权。前者如新西兰，后者如中国。两国分别在2014年和2008年才根据本国经济发展状况，放弃了这种当地或半当地新颖性标准，改为绝对新颖性标准。@7参见我国《专利法》第22条第1款；新西兰2013年《专利法》第6条。

同时，由于创新效果评价的模糊性，目前尚无科学的证据证明对专利的何种保护标准能导致最佳的创新效果。因此，在这种不确定的情况下，与其强行为各国规定一个统一的保护标准，不如让各国根据自身的国情和偏好自行决定保护的标准。

（二）专利授权固有的有条件性

专利法还有一个重要特点，即专利授权都是有条件的，而且虽然经过长达20年的有效期，但经常会被法院或准司法机构撤销（或宣告无效）。专利申请的审查一般由专门的行政机构负责。审查员要对照现有技术审查申请发明的新颖性、创造性／非显而易见性和有用性／可工业应用性，要审查申请文件的清楚性和一致性，还有各种时限和格式要求，内容极其繁杂。虽然审查员经过法律和技术领域的训练，但其得出的授权结论仍会经常被法院撤销或宣告无效。这一撤销或无效程序的必要性体现在两个方面：一是清除审查员很可能会犯的错误；二是过滤掉大量存在的伪劣专利。但是要仔细审查这些专利需要很长的时间和很高的成本，因此各国专利法都允许在专利的整个有效期内对此类专利予以撤销或宣告无效。同时，在挑战专利权的诉讼中，各方支付的诉讼费用也可弥补或抵消专利审查的成本。这种“交易”的后果就是使专利局的专利授权都是有条件的。@8仅以美国为例，美国专利商标局2014年发布的《专利专员事后再审申请数据》显示，自从1981年开始至发布日期进入再审或撤销请求的专利共约13, 000多件，其中超过11, 000件的请求得到支持，比例高达92%。

该案中，加拿大法院从一个较低的“仅仅极小的实用性”审查标准，拔高到一个在申请当时申请人要得到授权就需要用充分的证据予以证明在专利说明书中对实用性的承诺，因此关键的问题是法院设置的这种条件是否超过了可被允许的限度，即是否属于专断行为。下面我们将从国家自由裁量权的角度对此进行简要分析。

五、对该案国家自由裁量权的分析与结论

国家自由裁量权体现在投资者对东道国专利法保持稳定的合理预期的限度，对于分析国家专利立法、司法和行政执法权限范围方面的国际诉讼具有特别的意义。联系到该案，这种所谓的合理预期的一端就是投资者所主张的保持专利法不变，已经授予的专利权不被撤销或无效。如前所论，专利法本身应当与时俱进，根据变化了的经济形势调整申请审批和撤销或无效规则。同时，专利授权本身预设了撤销或无效程序，因此这种绝对稳定性显然是不会被支持的。总之，该案问题的关键是东道国适用、解释和修改专利法的自由裁量权边界在哪里，也就是说，礼来公司作为投资者对东道国加拿大专利法稳定性的预期在何种情况下是合理的。进一步来说，在对该案这种合理预期进行判断时，应当考虑如下因素：（1）专利法固有的灵活性；（2）国际条约对专利实体规则的不可定义性；（3）实用性等标准的宽泛性和与时俱进性；（4）法院或准司法机构拥有宽泛的解释和发展专利法的权力；（5）当然还要考虑，一个理性的投资者对上述问题特别是对专利法本身特点的合理认知。

具体考察加拿大出台“承诺原则”行为是否具有专断性和因此违反礼来公司据以投资的合理预期时，首先我们发现尚无证据显示加拿大给予礼来公司以明确而具体的承诺，从而带给礼来公司合理、合法的投资预期；其次，NAFTA第1709条第8款具体规定，各国可以在“存在有理由不授予专利权的依据”时撤销或无效该项专利。按照这一“存在依据”条款，可以认为，缔约国不得以一个之前从未有过的新依据而只能以修改“现有依据”的方式来撤销或无效某项专利。这一规定其实就是防止东道国“专断地”撤销或无效专利。如前所述，礼来公司认为，加拿大的“承诺原则”是一种全新的实用性要求；但加拿大提交的答辩证据表明，加拿大法院虽然修订并追溯适用了专利实用性标准，但这一“依说明书有用性”的要求或依据是长期存在的。加拿大只不过是新纳入了一项“承诺原则”，而且这一原则也只不过是对现有依据中的一种解释而已，不具有专断性，没有损害礼来公司据以投资的预期。

综上所论，我们认为，东道国拥有一个对专利法适用、解释、修改的宽泛的国家自由裁量权。而加拿大法院纳入并适用“承诺原则”撤销或无效礼来公司公司两项专利权的行为既符合专利法国际发展趋势，与其自身已有的专利法律相比又具有相当的一致性或一贯性，与其它主要国家的相关专利政策也无实质性差异，未超出其国家自由裁量权范围，没有违反NAFTA公平与公正待遇条款。

In coping with wider scope of patent claims as a result of technological development in chemistry, medicine, and other f elds, many countries including Canada are imposing stringent regulations on the requirement of practical applicability for granting a patent, which is challenged by foreign investors as violating fair and equitable treatment. But the territoriality of patent law, the inherent flexibility requirement of patent law, the conditionality of patent grant procedure, and the fact that the standard of determining the legitimate expectation of foreign investors, as an important factor for reviewing the fair and equitable treatment standard, has been more and more strict in the practice of international investment arbitration, all indicate that international law confer host states a wide range of national discretion. In the case of Lilly v. Canada, Canada’s invalidation of Lilly’s two patents on the basis of Patent Promise Doctrine is exercising its national discretion and does not violate NAFTA’s fair and equitable treatment clause.

national discretion; promise of the patent doctrine; fair and equitable treatment; legitimate expectation

李尊然，中原工学院法学院／知识产权学院／知识产权研究中心副教授，法学博士，硕士生导师

本文系作者主持的国家社科基金项目“国际投资争端解决中的补偿计算研究”（12BFX141）的研究成果。