论无效程序中权利要求书修改的最小单元

石必胜

论无效程序中权利要求书修改的最小单元

石必胜

在无效程序中，修改权利要求书时是否允许修改技术特征，是司法实践面临的重要问题。为了保护相关公众的信赖利益，激励专利申请人谨慎撰写权利要求书，不宜允许修改有缺陷的单个技术特征。但是，考虑到权利要求书具有模糊性，我国专利代理水平较低，我国知识产权司法政策的导向，应当允许专利权人修改有缺陷的单个技术特征。为了防止恶意不当得利，不宜允许实用新型专利权人修改有缺陷的技术特征。

专利文件 权利要求书 无效程序 技术特征

《专利审查指南》规定，无效程序中权利要求书的修改方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式。①2006年《审查指南》第4部分第3章第4.6节及《专利审查指南2010》第4部分第3章第4.6节。在专利审查实践中，专利复审委员会基本上不允许三种方式之外的修改方式。在司法实践中，专利复审委员会的做法受到了质疑。2011年，最高人民法院在江苏先声案即“氨氯地平、厄贝沙坦复方制剂”发明专利权无效行政纠纷案中认为，授权公告权利要求书中的数值范围1：10-30虽然并不对应并列技术方案，但仍然可以修改为1：30。②见最高人民法院（2011）知行字第17号行政裁定书。该案表明，最高人民法院认为权利要求的修改不应限于《专利审查指南》规定的三种方式。2014年，北京市高级人民法院在杜邦案即“氟化烃的恒沸组合物”发明专利权无效行政纠纷案中明确表示，无效程序中权利要求的修改并不仅限于上述三种方式。③见北京市高级人民法院（2012）高行终字第1909号行政判决书。在专利无效程序和专利授权行政诉讼程序中，应当对无效程序中权利要求书的修改确定什么样的规则，是否允许权利要求书在上述三种方式之外进行修改，围绕司法实践中的上述问题，本文拟对无效程序中权利要求书的修改规则进行研究，以期能为上述问题的解决提供帮助。

一、专利文件修改的基本前提和主要问题

（一）专利文件修改的基本前提

在无效程序中，权利要求书的性质属于专利文件，因此在研究无效程序中权利要求书的修改规则时需要首先讨论专利文件的修改规则。在讨论专利文件的具体修改规则时，首先应当明确专利文件修改的基本前提。在我国，专利文件的修改应当注意以下基本前提。

首先，应当遵守《专利法》和《专利法实施细则》中有关专利文件修改的规定。在我国，专利文件的修改只能在专利无效程序中进行。1984年和1992年《专利法》及相应的《专利法实施细则》均未规定专利权人在专利权无效宣告请求审查过程中有权修改专利文件，但在2000年《专利法》基础上修订的2002年《专利法实施细则》第68条规定，“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。”在2008年《专利法》基础上修订的2010年《专利法实施细则》，将原来的《专利法实施细则》第68条调整为第69条，但内容没有变化。由此可见，2001年以来历次修订的《专利法实施细则》，均明确赋予发明或者实用新型专利权人在专利权无效宣告请求审查过程中修改专利文件的权利，但是同时对修改专利文件作出了明确限制，即不得修改专利说明书和附图，且对权利要求书的修改不得扩大原专利的保护范围。

其次，应当区分专利文件与专利申请文件。专利申请文件与专利文件的法律性质不同，相应的修改规则也不完全相同。在专利授权公告之前，说明书和权利要求书都属于专利申请文件，而专利授权公告之后，说明书和权利要求书则变成了专利文件。与之对应的是，在专利授权公告之后，专利申请人也变成了专利权人。专利授权公告之前，说明书和权利要求书还处于审查阶段，还没有产生排他性的专利权，权利要求书的修改不会直接损害他人的信赖利益。在授权公告之后，权利要求书具有公示性和排他性，权利要求书的修改可能损害他人的信赖利益。专利文件的修改除了要遵守《专利法》第33条所隐含的先申请原则之外，还要遵守不得扩大原专利保护范围的限制条件。在专利审查和专利审判实践中，应当注意区分专利申请文件的修改和专利文件的修改。④石必胜：《技术贡献视角下的专利申请文件修改》，载《中国知识产权》2014年第8期，第25页。

再者，应当区分专利文件中的权利要求书与说明书。说明书与权利要求书的法律地位和作用不同，修改规则也不相同。权利要求书与说明书的区别有多个方面，其中以下两个方面对二者在无效程序中的修改规则有重要影响：第一，权利要求书与说明书的任务不相同。说明书的主要任务是对发明创造作出清楚、完整的说明，权利要求书的主要任务是界定专利权保护范围。第二，权利要求书与说明书的内容不相同。发明人公开在原始申请文件中的技术贡献并不一定都体现在权利要求书中，权利要求书要求保护的技术方案并不一定都能够体现发明人的技术贡献。正如瑞奇（Rich）法官所说，“不要再说权利要求定义了发明创造。”⑤Janice M. Mueller, A Rich Legacy, 81 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 755, 758-759(1999).由于权利要求书与说明书的上述区别，二者修改产生的法律后果也不完全相同，因此二者在无效程序中的修改规则也不相同。2002年修订的《专利法实施细则》第68条和2010年修订的《专利法实施细则》第69条第1款规定，在无效宣告请求的审查过程中不得修改专利说明书，因此，专利文件的修改在我国只涉及到无效程序中权利要求书的修改，不涉及说明书的修改。

（二）无效程序中权利要求书修改的主要问题

在司法实践中，无效程序中权利要求书的修改涉及的主要问题是，《专利审查指南》规定权利要求书修改限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除，除了这三种修改方式外，是否还有其他修改方式。目前专利复审委员会和法院对此问题的意见并不相同。为了讨论这个问题，可以对权利要求书的结构进行分析。根据范围大小，权利要求书的组成单元可以分为三个层次：权利要求、技术方案、技术特征。权利要求书可能由一个或多个权利要求组成，权利要求可能由一个或多个技术方案组成，技术方案由多个技术特征组成，因此，技术特征是权利要求书中的最小单元。《专利审查指南》规定权利要求书修改只能有三种方式，权利要求的删除和技术方案的删除只涉及到技术方案的减少，不涉及技术特征的修改。权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。⑥《专利审查指南》第4部分第3章第4.6.2节。在此情况下，所合并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。权利要求的合并也不涉及单个技术特征的修改，只涉及技术方案的修改。因此，《专利审查指南》实质上是将权利要求修改的最小单元限定为技术方案，即虽然可以修改技术方案，但不能修改其中的单个技术特征。

根据修改的最小单元不同，无效程序中权利要求书的修改在逻辑上可能有两种方案：方案一，最小修改单元为技术方案，但不能修改其中的单个技术特征。如果技术方案有缺陷，可以通过技术方案的删除、合并来克服相应缺陷，但不能修改技术方案中的单个技术特征来克服缺陷。如果技术方案中的单个技术特征有瑕疵，不能修改该技术特征，技术方案在整体上应当被宣告无效。《专利审查指南》基本上采用了此方案。方案二，最小修改单元为技术特征。如果技术方案中的单个技术特征有缺陷，可以通过修改该技术特征来克服相应缺陷。哪一种方案才是符合专利法立法目的和价值取向的合理方案，正是我国专利确权司法实践中面临的主要问题。

二、信赖利益保护视角下的最小修改单元

（一）信赖利益保护原则

为了深入分析无效程序中权利要求书修改的最小单元这个司法实践中的重要问题，应当考虑专利文件修改的基本原则。专利文件的修改应当遵守先申请原则、技术贡献匹配原则、信赖利益保护原则和利益平衡原则，其中，信赖利益保护原则对权利要求最小修改单元有重要影响。自授权公告之日起，发明和实用新型的权利要求书所确定的保护范围就正式地产生了排除他人进入的法律效果。与已经授权的专利利益相关的公众，不得不信赖已经授权公告的权利要求是有效的，因此对于授权公告之后的权利要求书进行修改时，不能损害相关公众的信赖利益。对相关公众信赖利益的保护，主要着落在对无效程序中权利要求书修改的限制上，即对权利要求书的修改不得扩大原专利权的保护范围。从逻辑上来讲，相关公众对授权公告权利要求书的以下两个方面的信赖利益应当受到保护：

第一，不侵权的信赖利益，即不进入专利权保护范围、不构成侵权的安全性。权利要求书没有要求保护的范围是可以随意进入的，因此不允许专利权人修改权利要求时扩大保护范围又将其纳入保护范围，避免信赖授权公告权利要求的相关公众由不侵权变成了侵权。欧洲专利局明确阐述了为什么不允许在专利授权之后扩大权利要求的保护范围。《欧洲专利公约》第123条第3项规定，“欧洲专利不能通过修改来扩大保护范围。”欧洲专利局在其《专利审查指南》中认为，此项规定的目的在于，防止扩大已经授权的专利权保护范围，从而将原本不属于侵权的行为变成侵权行为。即使这样，扩大范围的修改能够得到原专利申请文件的支持。⑦2013年欧洲专利局申诉委员会《案例法（第七版）》第II部分第E章第2节。欧洲专利局认为，《欧洲专利公约》第123条第3项所述的不得扩大保护范围，是指修改后的保护范围在整体上与修改前的保护范围相比较，只要没有扩大即可。只要修改之后的所有权利要求的保护范围没有超出修改前的所有权利要求的保护范围就是允许的。⑧同注释⑦ 。

第二，不走弯路的信赖利益，即不因为专利权人的“不当得利”而绕弯路的信赖利益。相关公众相信，授权公告的权利要求书是有效的，是与专利权人的技术贡献相匹配的。但专利权人之所以要修改权利要求书，缩小专利权保护范围，原因就是无效程序中发现授权公告权利要求要求保护的全部或部分范围不应当得到保护。在上述情形下，专利权人实际上获得了“不当得利”。允许专利权人缩小保护范围，实质上就是允许专利权人将“不当得利”排除在专利权外，回到合理的保护范围之中。那么，信赖专利权的保护范围进而绕路行走的相关公众，因为“不当得利”走了冤枉路，由此承担走弯路的机会成本，实质上也是信赖利益受到了损害。换一个角度来看，允许专利权人缩小专利权保护范围，实质上就是在某种程度上允许其“不当得利”，并损害相关公众不走弯路的信赖利益。

（二）信赖利益保护原则对最小修改单元的影响

无论最小修改单元为技术方案还是技术特征，在不得扩大保护范围的前提下，都不会损害不侵权的信赖利益，但最小修改单元的选择可能会对不走弯路的信赖利益产生不同的影响。如果最小修改单元是技术方案，意味着一旦技术方案中的单个技术特征有缺陷，专利权人无法通过修改该技术特征来克服该缺陷，只能放弃包含该技术特征的整个技术方案。这样的修改规则将会激励专利申请人更加谨慎地选择合适的技术特征，尽量使技术特征与其公开在原始申请文件中的技术贡献相匹配。这样一来，能够有效避免因为单个技术特征与技术贡献不匹配而产生的“不当得利”，也能够有效地保护相关公众不走弯路的信赖利益。如果最小修改单元是技术特征，意味着虽然技术方案中包含了有缺陷的单个技术特征，专利权人也有机会在无效程序中通过修改该技术特征来克服相应缺陷。这样的修改规则相对于前述的修改规则不利于激励专利申请人谨慎、合理地确定技术特征的保护范围。相对于最小修改单元为技术特征的规则，最小修改单元为技术方案的规则更有利于保护相关公众不走弯路的信赖利益。从这个角度来看，《专利审查指南》规定最小修改单元为技术方案具有一定的合理性。

三、撰写激励视角下的最小修改单元

（一）激励分析方法的必要性

司法裁判的激励分析方法是建立在经济学的理论基础之上的案件裁判方法，可以普遍适用于知识产权案件的审判实践。⑨石必胜：《网络不正当竞争纠纷裁判规则的激励分析》，载《电子知识产权》2014年第11期，第51页。经济学的基本原理之一是，由于人们通过比较成本与利益作出决策，所以，当成本或利益变动时，人们的行为也会改变。这就是说，人们会对激励作出反应。经济学提供了一个科学的理论来预测法律规则对行为的效应。对经济学家来说，法律规则就像是价格，人们对法律规则的反应就像是对价格的反应一样。在前述理论基础上，经济学家可能用数学化的精确理论（价格理论和博弈论）和经验式的可靠方法（统计学和数量经济学）来分析法律规则对行为的效应。⑩［美］罗伯特·D·考特、托罗斯·S·尤伦著：《法和经济学（第三版）》，施少华、姜建强等译，上海财经大学出版社2002年版，第3页。由于法律规则包括的裁判规则可能会改变人们面临的成本或利益，从而改变人们的行为，因此经济学提供了预测人们如何对裁判规则作出反应的理论基础。法律经济学家据此提出了事前分析研究方法，或者说激励分析研究方法。相对于传统法学研究侧重于对案例的事后研究，激励分析方法侧重于对行为的预测研究。

无效程序中权利要求书的修改规则，必然会对专利申请人撰写权利要求书产生引导和激励，因此确定授权后权利要求书的修改规则时，不仅仅要考察个案中当事人之间的利益之间是否平衡，个案正义是否得到申张，更要注意在个案中确定的裁判规则将会对其他潜在当事人产生什么样的激励作用。①石必胜：《隐含特征在权利要求解释中的作用》，载《中国知识产权》2013年第12期，第25页。如果在个案中只是关注裁判结果对个案的影响，而忽略相应裁判规则对其他人的激励作用，则可能会产生不好的法律和社会效果。例如，在个案中如果仅仅依据行为人扶起了摔倒在地的老人，就初步推定行为人将老人撞倒，将会导致其他人不去扶起摔倒的老人。在讨论授权后权利要求书的修改规则是否合理时，有必要从激励权利要求书撰写的视角来分析无效程序中权利要求书修改的最小单元。

（二）最小修改单元对权利要求书撰写的激励后果

最小修改单元为技术特征，将会对权利要求书的撰写产生消极激励后果。专利申请人将可能在撰写时选用外延大于其技术贡献的技术特征，因为这样做可能收益大于成本。首先，实用新型专利不需要经过实质审查，这样做不容易被发现。其次，即使对发明专利，这样做也不容易导致包含该技术特征的技术方案被宣告无效。因为如果有人针对该技术特征存在的缺陷提出无效宣告请求，专利权人有机会修改该技术特征，使其与技术贡献相匹配从而克服相应缺陷。例如，专利申请人虽然明知与其技术贡献匹配的技术特征是1-10，但可能会故意撰写成1-20。一旦有人提出无效宣告请求，专利权人还可以通过修改该技术特征将其缩写成1-10。最小修改单元为技术特征，可能会激励专利申请人选择外延大于其技术贡献的技术特征，使其获得与技术贡献不匹配的“不当得利”，因此最小修改单元为技术特征会对权利要求书的撰写产生消极激励后果。

相对而言，最小修改单元为技术方案，将会对权利要求书的撰写产生积极激励后果。最小修改单元为技术方案意味着，如果技术特征中包含了坏点，技术方案整体上就应当被宣告无效，这样有利于激励专利申请人更加谨慎地选择与其技术贡献相匹配的技术特征，避免因为某个技术特征与技术贡献不匹配而导致整体技术方案被宣告无效。前面的分析表明，最小修改单元为技术方案更有利于激励专利申请人更加谨慎地选择与其技术贡献相匹配的技术特征，更加合理地确定保护范围，更有利于避免损害相关公众的合法权益，提高专利撰写质量。因此，从有利于激励专利申请人撰写的角度来看，应当不允许专利权人在无效程序中修改有缺陷的单个技术特征。从这个角度来看，《专利审查指南》的现有规定具有一定的合理性。

四、权利要求书不准确性视角下的最小修改单元

（一）权利要求书的不准确性

在确定无效程序中权利要求书修改规则的时候，必须考虑权利要求书天然具有的不准确性。权利要求书的不准确性是指由于各种因素的影响，权利要求所要求保护的专利权范围具有不确定性和模糊性。权利要求书不准确性的主要原因有：第一，专利申请人难以准确认识到其作出的技术贡献。很多发明创造与现有技术的差异是定性的而不是定量的，定性的差异使得专利申请人在主观上很难准确界定要求保护的范围。第二，文字与物的不完全对应性。文字是记录语言的符号，语言与客观事物的准确对应是一个永恒的难题。而且，技术方案可能涉及到很多二维、三维的技术信息，而文字更多地适合描述一维的信息，因此，文字对技术信息的描述具有天然的局限性。第三，汉字的模糊性。自然语言具有精确性和模糊性的双重属性。从字的生成和构造来看，汉语的语义不准确性更容易产生，因此，使用合适的汉字来准确表述技术信息难度更大。第四，撰写能力的局限性和差异性。专利代理人撰写能力的局限性和差异性容易导致权利要求的文字表达不能够准确表述专利申请人意图要求保护的范围。

（二）权利要求书不准确性的考量

权利要求书的不准确性是权利要求书自身性质决定的，是客观难题，难以避免。权利要求书的不准确性对专利授权确权审判实践和专利侵权审判实践判均具有重要的影响。例如，专利侵权判定规则中的等同侵权就是基于权利要求书不准确性产生的。虽然理论上来说应当严格按照权利要求的内容来确定专利权保护范围，但是各国的司法实践都表明，如果过分拘泥于权利要求的文字，则不能为专利权人提供有效的专利保护。②尹新天：《专利权的保护（第2版）》，知识产权出版社2005年版，第374页。在世界知识产权组织2001年以来讨论《专利法实体条约》的过程中，各国基本上同意在条约中采纳等同侵权规则，表明多数国家都承认权利要求书不准确性这一客观事实。

如果说只要专利申请人在主观上愿意准确表述保护范围，在客观上就能够实现该目的，那么对权利要求书的撰写应当确立比较严格的评价标准，一旦发现权利要求中存在有缺陷的技术特征，就可以否定其有效性。这样的评价规则不会损害善意专利申请人的合法权益，也有利于保护相关公众的利益。但在前面所述的权利要求书撰写的多种难题及多种不确定因素下，考虑到专利申请人很难一次性准确确定合适的技术特征，不仅仅应当允许专利申请人在专利申请程序中对有缺陷的技术特征进行纠错，也应当允许专利权人在专利无效程序中对有缺陷的技术特征进行纠错。各国专利制度一般都允许专利申请人和专利权人在专利授权前后对专利权保护范围进行调整，给予专利申请人和专利权人对技术特征和技术方案进行纠错的机会。技术方案和技术特征的准确性在专利审查程序和专利无效程序中不断被检视和纠正，技术方案和技术特征的修改和完善是一个过程。综上，权利要求书的不准确性是允许专利权人修改有缺陷的单个技术特征的重要理由。从权利要求书不准确性的视角来看，无效程序中权利要求修改的最小单元更宜确定为技术特征而非技术方案。

五、司法政策视角下的最小修改单元

（一）专利代理实际情况的考量

“法律是实践的，是要解决问题的，是要解决我们的问题的，是要解决我们眼下的问题的。”③苏力：《送法下乡——中国基层司法制度研究》，中国政法大学出版社2000年版，第12页。在当前讨论我国无效程序中权利要求书的修改规则，不能不考虑当前我国专利代理行业的现实情况。我国专利制度建立时间不长，专利代理行业的发展时间较短。虽然在近年来发展迅速，但我国专利代理从业人员数量与服务质量存在双重匮乏的问题。④林小爱、朱宇：《专利代理机制存在的问题及对策研究》，载《知识产权》2011年第5期，第 48 页。在当前，专利申请人普遍舍不得在专利申请阶段花钱，大量专利申请文件由没有专利代理人资格的人撰写。如果对专利撰写水平要求过高，客观上会影响确实有技术贡献但撰写有瑕疵的发明创造的有效性。⑤孔祥俊：《知识产权保护的新思维——知识产权司法前沿问题》，中国法制出版社2013年版，第10页。因此，在现实情况下似乎应当考虑适用对专利权人相对宽松的权利要求书修改规则，允许对单个技术特征进行修改。

有些司法判例也表明，法院在评价专利权有效性时考虑了专利代理人的实际撰写能力。北京市高级人民法院在第一三共株式会社案，即“用于治疗或预防高血压症的药物组合物的制备方法”发明专利权无效行政纠纷案中认为，“众所周知，在专利文件撰写及专利审查过程中，无论专利申请人还是审查员，只能在特定范围内检索现有技术的内容。由于现有技术范围广泛，任何人均不可能检索到所有的现有技术。如果将授权后的马库什权利要求视为一个整体技术方案而不允许删除任一变量的任一选择项，那么专利权人获得的专利权势必难以抵挡他人提出的无效请求。”⑥见北京市高级人民法院（2012）高行终字第833号行政判决书。在该案中，法院认为，在无效程序中应当对专利权人修改权利要求给予适度的宽容。本文不探讨该案涉及的具体规则是否合理，但该案中法院基于撰写的客观局限性给予专利权人修改权利要求更宽松的条件是符合我国当前实际情况的。

（二）司法政策的考量

仅仅立足于固定的概念或者法律标准，那是一种技术性思维，在法律适用中是不够的。只有植入价值和政策，用价值和政策指导法律的适用，法律适用才不是僵硬的和冷冰冰的，才能充满活力。⑦孔祥俊：《商标法适用的基本问题》，中国法制出版社2012年版，第94页。无效程序中权利要求修改应当确定什么样的具体规则，最终取决于价值选择和政策考量。无效程序中权利要求的具体修改规则是如何涉及到利益平衡，从而涉及到价值选择和政策考量的呢？虽然对有缺陷的技术特征的修改是以缩小专利权保护范围为前提，但是，在专利授权之日至专利权人通过修改限缩保护范围之日，相关公众不能进入通过修改而排除在外的那一部分保护范围。通过修改而排除在外的保护范围实际上是专利权人本来就不应当获得的保护范围，但在专利授权公告之日至修改被接受之日，事实上起到了排除相关公众进入的效果。被排除在外的保护范围相对于专利权人而言，是“不当得利”。专利权人通过修改限缩保护范围，就是将“不当得利”返还给相关公众。在最小修改单元为技术方案的规则之下，专利权人要对“不当得利”付出代价，即放弃部分技术方案，但在最小修改单元为技术特征的规则之下，专利权人不会对“不当得利”付出代价，因为有缺陷的技术方案可以通过单个技术特征的修改继续有效。因此，相对于最小修改单元为技术方案的规则，最小修改单元为技术特征的规则，虽然会最大限度地保护专利权人的利益，但却会损害相关公众的利益。而最小修改单元为技术方案的规则，虽然会更有效防止损害相关公众的利益，但却对专利申请人的撰写水平提出了更高的要求。如何在专利权人与相关公众的利益冲突之间选择，是无效程序中权利要求具体修改规则的核心问题。

我国当前的知识产权基本司法政策对于这个核心问题的处理具有重要的导向作用。在《最高人民法院关于充分发挥审判职能作用为深化科技体制改革和加快国家创新体系建设提供司法保障的意见》中，最高人民法院表示，“充分考虑专利文件撰写的客观局限，在专利申请文件公开的范围内，尽可能保证确有创造性的发明创造取得专利权，实现专利申请人所获得的权利与其技术贡献相匹配，最大限度地提升科技支撑引领经济社会发展的能力。”该意见可以解读为，对于确实有技术贡献的发明创造，应适度容忍其撰写上的瑕疵。基于这样的司法政策，似乎应当允许专利权人在无效程序中修改有缺陷的技术特征。

最高人民法院在相关判例中也体现出类似的政策倾向。在“氨氯地平、厄贝沙坦复方制剂”发明专利权无效行政纠纷案中，专利权人在无效程序中将权利要求1中的某药物成分的比例“1：10-30”修改为“1：30”。专利权人在无效程序中的上述修改实际上就是对有缺陷的单个技术特征的修改。专利复审委员会认为，无效程序中修改权利要求书时不能修改有缺陷的单个技术特征，依据《审查指南2006》第4部分第3章第4.6.2节的规定，认为该修改不应接受。最高人民法院在该案中认为，专利权人对权利要求1的修改应当予以允许，《审查指南》的相关规定过于机械。最高人民法院在该案中的意见似乎更倾向于保护专利权人通过修改有缺陷的单个技术特征而挽救专利权的机会。因此，按照当前的司法政策，无效程序中权利要求修改的最小单元应当确定为技术特征而非技术方案，即在不扩大原专利权保护范围的前提下，应当允许专利权人在无效程序中修改有缺陷的技术特征。

六、发明与实用新型区分视角下的最小单元修改

（一）发明与实用新型的区分

值得讨论的是，发明与实用新型的授权程序并不相同，为了更有效保护相关公众不走弯路的信赖利益，发明与实用新型的权利要求书在无效程序中的修改规则是否应当有所区别。发明专利经过了实质审查，即使发明人意图使用大于其技术贡献的技术特征，理论上讲专利审查员也会予以限制。因此，经过专利审查员在实质审查后的专利权保护范围，即使有“不当得利”，也必然是不明显的，而且也不能认为是专利申请人恶意获得的。从这个角度来讲，发明专利权人即使在授权公告的权利要求中获得了“不当得利”，也属于“善意不当得利”。但是，实用新型专利不同于发明专利，实用新型专利申请不需要经过实质审查，专利权保护范围没有经过专利审查员的确认，专利申请人在提出申请时故意要求保护与其技术贡献不匹配的“不当得利”，不会受到专利审查程序的限制，因此，实用新型专利权人有机会获得“恶意不当得利”。实用新型专利权自授权公告之日起生效，一旦生效，就产生了排除他人进入保护范围的效力。除非通过较为复杂和漫长的专利无效程序，实用新型专利申请人的“恶意不当得利”难以消除。因此，对于实用新型专利，如果在无效程序中的最小修改单元是技术特征，专利权人可以通过修改单个技术特征放弃“不当得利”，后退到与其实际技术贡献相匹配的技术特征，专利权人损害相关公众不走弯路的信赖利益只需要承担较小的代价。相反，如果实用新型专利的权利要求书在无效程序中最小修改单元是技术方案，意味着一旦某个技术特征与技术贡献不匹配，整个技术方案就会被宣告无效，实用新型专利申请人在撰写时就会尽量避免“恶意不当得利”。

理想的无效程序权利要求书修改规则应当允许 “善意不当得利”，防止“恶意不当得利”。鉴于发明专利与实用新型专利在审查程序上的区别，无效程序中权利要求修改的理想方案是，发明专利权人在无效程序中可以修改有缺陷的单个技术特征，而实用新型专利权在无效程序中不能修改有缺陷的单个技术特征。但从宏观上来看，是避免实用新型专利申请人可能的“恶意不当得利”，保护相关公众的利益更为迫切和重要，还是保护实用新型专利权人通过修改克服单个技术特征的缺陷从而挽救专利权人的利益更为迫切和重要，还需要更进一步讨论。

（二）比较法的考察

在无效程序中允许专利权人修改权利要求时修改有缺陷的单个技术特征也能够得到比较法的支持。欧洲专利局在《专利审查指南》中表示，《欧洲专利公约》第123条第3项的规定表明，修改授权后的权利要求书时，可以重写、修正或删除部分或全部权利要求中的技术特征，并不受到授权公告的权利要求书中的具体技术特征的限制，只要修改后的权利要求书符合《欧洲专利公约》第123条第2项的规定即没有超出原申请文件的范围，并且没有超出授权的权利要求书所确定的保护范围。⑧同注释⑦ 。上述规定中所说的对技术特征的重写、修改或删除实质上就是允许修改有缺陷的单个技术特征。美国有再颁（reissue）程序，在再颁程序中允许专利权人修改单个技术特征。美国和欧洲专利局对于专利授权之后权利要求书的修改都允许对单个技术特征的修改，因此从比较法的角度来看，应当允许专利授权之后修改单个技术特征。但需要注意的是，美国和欧洲专利局并不授予实用新型专利，在发明专利授权之前都要进行实质审查，因此不用担心专利申请人在不承担风险的情况下故意使用大于技术贡献的技术特征以获取“不当得利”。比较法只是支持在发明专利无效程序中允许修改有缺陷的单个技术特征，并不支持实用新型专利无效程序中允许修改有缺陷的单个技术特征。

结 语

即使要采用最小修改单元为技术特征的无效程序权利要求修改规则，也不意味着所有有缺陷的单个技术特征都可以进行任意修改。单个技术特征的修改将会涉及到很多问题，也需要设定一些限制条件，例如，技术特征的修改是否必须以限缩该技术特征的方式进行，技术特征的修改是否必须以实施例为依据，是否可以在权利要求中增加技术特征。对最小修改单元为技术特征的修改规则设定哪些具体限定条件，还需要结合法律规定和专利法基本原理进一步深入研究。

本文的分析表明，在确定专利文件修改规则时，首先要区分专利申请文件与专利文件，要区分说明书与权利要求书。为了深入分析无效程序中权利要求书修改的最小单元这个司法实践中的重要问题，应当考虑专利文件修改的基本原则，包括先申请原则、技术贡献匹配原则、信赖利益保护原则和利益平衡原则，其中，信赖利益保护原则对无效程序中权利要求的修改规则有重要影响。为了有效保护相关公众的信赖利益，激励专利申请人合理确定保护范围，不宜允许专利权人修改有缺陷的单个技术特征。但是，考虑到权利要求书的不准确性，应当给予专利权人更为宽松的修改规则。考虑到我国专利代理行业的实际情况以及我国当前的知识产权基本司法政策，对专利权人在无效程序中修改有缺陷的技术特征应当较为宽容。但是，实用新型专利不需要经过实质审查，允许专利权人在无效程序中修改有缺陷的单个技术特征可能弊大于利，因此可以考虑对发明和实用新型分别适用不同的修改规则，不允许实用新型专利权人在无效程序中修改有缺陷的单个技术特征。

There exists an important question whether patentee can be allowed to modify technical characteristics when amending claims in patent invalidation procedure. In order to protect reliance interest of relevant public and motivate patent applicants to write claims carefully， it should not be allowed to modify single technical feature which is defective. However， taking into account the vagueness of claims and the low level of patent agent， it is advised to allow patentee to to modify single technical feature which is defective through intellectual property judicial policy. However， utility model is the exception， in order to avoid illegal profi t.

patent documents； claims； invalidation procedure； technical characteristics

石必胜，华东政法大学博士后研究人员，北京市高级人民法院法官