专利权评价报告的法律属性及建议分析

倪新洁，刘 谦

（1.南京三宝科技股份有限公司，江苏南京 210049；2.中国政法大学，北京 100088）

0 引言

为了使国内企业充分利用好专利制度，保护创新，加快经济转型，专利法于2008年进行了第三次修改。新《专利法》（简称“《08版专利法》”）第61条第2款、新《实施细则》（简称“《10版细则》”）第56条至57对于之前的检索报告制度做出了重要调整。为了配合新专利法和实施细则，国家知识产权局（简称“国知局”）将原《审查指南》（简称“《06版指南》”）中的“检索报告”制度修改并扩充为新《审查指南》（简称“《10版指南》”）独立的第五部分第十章的专利权评价报告，使得“检索报告”制度在法律属性上有很大变化。

为了使国内企业充分利用好发明高度较低的实用新型和外观设计专利制度，促进企业市场竞争力，稳定各方法律预期，保护创新、打击投机行为，专利复审委员会需要在其出具的无效决定中对与专利权评价报告中相关内容的相反意见给予充分说明，人民法院可以参考专利权评价报告的相关内容对侵权行为予以相关认定。

1 案情介绍及问题引出

下面作者介绍一个曾经代理的无效案例来引出实用新型专利权评价报告的法律属性及其产生的相关问题。

浙江公司于2012年7月向武汉市中级人民法院提出武汉公司侵犯其专利中的第1-2项专利权。武汉公司于2013年1月向专利复审委员会提出无效宣告请求，其无效理由为：本专利权利要求1、2不具备创造性，并提交了相关对比文件1。专利权人于2013年3月提交了意见陈述书和国家知识产权局出具的《实用新型专利检索报告》，并据此认为：上述对比文件1是本实用新型背景技术部分提到的现有技术，本专利正是针对对比文件1中新的改进方案；进一步地，《检索报告》已检索到对比文件1，并在此基础上认为本专利权利要求1、2相对于对比文件1及其他现有技术具备创造性。

经合议组审理后认为：在对比文件1的基础上结合本领域技术人员的公知常识，对对比文件1中的温控器的具体部件略加替换，部件位置略微调整从而得到本专利权利要去1请求保护的技术方案是显而易见的，且其效果可以预期，因而本专利权利要去1相对于对比文件1和本领域公知常识的结合不具备创造性；权利要求2引用权利要求1，在对比文件1的基础上，结合本领域公知常识，选择特定芯片作为微控制器芯片，对于本领域技术人员而言是容易想到的，其效果是可以预期的，因而本专利权利要去2相对于对比文件1和本领域公知常识的结合不具备创造性。据此，合议组于2013年07月25日作出决定，宣告该专利中的第1-2项专利权无效。

然而，在此之前，尽管武汉公司在一审庭审中依据对比文件1主张公知技术抗辩，然而最终武汉市中级人民法院仍就武汉公司侵犯浙江公司的专利权第1、2项做出了侵权成立的判决。

那么，就本案来看，作者存在如下疑问：（1）对于专利复审委员会而言，当作出与检索报告结论不同的决定时，检索报告的权威性便受到了极大的挑战，那么对于这一矛盾究竟如何处理才能兼顾公平性和权威性？（2）检索报告的法律意义就在于增加权利的稳定性，而对于经无效程序生效后相关专利中保存下来的未被无效的专利权的法律效力而言，专利复审委员会与检索报告出具单位相左的意见无疑会形成巨大影响，对此专利复审委员会是否有义务对未被无效的专利权进行相应评价，或者，进行其他弥补性工作，以稳定专利权及检索报告的权威性？

以上疑问源于检索报告的法律地位和效力规定得不够明确而存在不同理解所导致。要理解和处理以上疑问，就需要进一步探讨实用新型检索报告（新专利法称为“专利权评价报告”）的法律属性及其产生的相关问题，以便梳理出对于相关问题如何进行处理的对策建议。

2 专利权评价报告的法律属性分析

由于专利法修改在前而有关司法解释还未及时跟进，为了便于分析讨论，当下文中提到相关法条中的“检索报告”时，就是用于讨论和分析“专利权评价报告”法律属性的相关问题。2.1 从《08版专利法》角度看专利权评价报告的法律属性

根据《08版专利法》第61条第2款规定可知，专利权评价报告是国知局根据专利权人或者利害关系人的请求，在实用新型或者外观设计被授予专利权后对相关实用新型或外观设计专利进行检索，并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价，做出专利权评价报告。因此，专利权评价报告是一种行政机关做出的具有权威性的专利质量评价意见，仅用作审理、处理专利侵权纠纷的证据。但是，对于作为证据使用的由国家专利主管部门出具的专利权评价报告是否具有可诉性，新专利法似乎有意回避，仍旧没有明确。2.2 从《10版指南》角度看专利权评价报告的法律属性

针对《08版专利法》第61条第2款的规定，《10版指南》又进一步解释了专利权评价报告的含义。国知局从自身角度重申了专利权评价报告不是行政决定，是一种证据形式或证明文件，当人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷时，人民法院或者管理专利工作的部门据此可以确定是否需要中止相关程序，一般在上述涉及“程序中止”事务时，需要提交专利权评价报告。

虽然与检索报告制度相比，专利权评价报告在做出程序上基本相同，也都需要经过请求人提出请求、国知局受理、形式审查、作出、发出以及自行更正或请求更正等步骤，但是将名称变更为“专利权评价报告”增强了专利行政管理部门在报告制作过程中的作用和主动性。尤为重要的是，国知局通过自身制定的行政规章首次明确了新专利法有意回避的对于作为证据使用专利权评价报告是否具有可诉性问题，其给出的结论是：专利权评价报告仅作为证据使用，但不具有可诉性。

2.3 从现行司法解释角度看专利权评价报告的法律属性

根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（简称“专利纠纷若干规定”）第8条第1款、第2款规定，以及最高人民法院《关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请示的答复》可知，专利权评价报告仅作为人民法院判断是否中止诉讼的证据，并非用于判断是否立案的必要证据。因此，《08版专利法》的规定是与现行相关司法解释对于检索报告在侵权诉讼中所起作用的规定相一致的，从而形成平稳过渡和有效衔接。

2.4 从行政法角度看专利权评价报告的法律属性

根据行政法原来可知，行政行为可以分为行政法律行为和行政事实行为。行政法律行为，是指行政主体运用行政权决定、变更或者消灭特定或不特定相对人权利义务的行政作用，包括：行政立法行为、行政创制性文件、行政解释性文件、具体行政行为和行政合同。行政事实行为，是指行政主体运用行政权实现行政目的，但并没有产生相应法律效果的行政作用，因此被定义为，是指行政主体以不产生法律约束力，而以影响或改变事实状态为目的实施的一种行政活动。因此，从定义来看，专利权评价报告应对被理解为是一种行政事实行为，而不是具体行政行为，也不是其他行政行为。

尽管行政事实行为没有法律上的约束力，但它毕竟是一种基于行政职权的行为，可能产生侵犯行政相对人合法权益的情形，因此具有可诉性。专利权评价报告是可以作为人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷的证据，以便于确定是否需要中止相关程序，又由于中止相关程序可能对当事人的现实利益产生负面影响，这实际上还是会对行政相对人的权利义务产生实际影响，因此应当属于行政可诉范围。因此，国知局做出的具有唯一性的专利权评价报告是一种行政事实行为，对于该行为需要配置相应的救济程序，例如包括行政复议和行政诉讼。

2.5 从民法角度看专利权评价报告的法律属性

专利契约论认为，专利权获取过程就是申请人与社会公众之间就该项技术订立的契约。国知局作为授权机关代表社会公众对申请专利的技术方案进行审查并给予相应专利权。根据《民法通则》第63条第2款规定可知，专利权评价报告由作为社会公众代理人的国知局出具，并且用于对专利权的合法性进行补充说明。如果专利权的建立是申请人与社会公众之间的一种契约，那么专利权评价报告可以视为基于专利权契约的补充协议。在补充协议的订立过程中，只由专利权人或者利害关系人发起程序，作为代理人的国知局单方面签署补充协议并使之生效，无论是专利权人，还是社会公众，都没有参与该程序的渠道，更没有与国知局进行协商的途径。

3 基于上述分析的建议

虽然《08版专利法》及《10版指南》对专利权评价报告的法律属性进行了新的解释和明确定位，但是仍然会造成实践中的混乱。就本案来看，基于上述专利权评价报告的法律属性的分析，笔者提供如下建议：（1）考虑当专利复审委员会作出与专利权评价报告结论不同的决定时，需要在其出具的无效决定中对与专利权评价报告中相关内容的相反意见给予充分说明。（2）考虑在专利复审委员会出具的无效决定中对专利权评价报告中无效请求人未依据的内容给予进一步地审查并给出有效与否的意见，从而兼顾专利权评价报告的权威性。（3）考虑在专利复审委员会出具的无效决定中对于经无效程序生效后相关专利中保存下来的未被无效的专利权的法律效力给予进一步地审查并给出有效与否的意见，从而稳定公众预期。（4）考虑进一步明确专利权评价报告作为专利侵权判断的证据。如果在侵权诉讼中，被告并未启动专利权无效宣告程序，人民法院可以参考专利权评价报告的相关内容对侵权行为予以相关认定。如果被告启动无效宣告程序，人民法院应当中止诉讼等待无效程序的最终生效法律裁判。

[1]国家知识产权局.审查指南[M].北京：知识产权出版社，2006.

[2]姜明安.行政法与行政诉讼法[M].5版.北京：北京大学出版社，2011.

[3]魏振灜.民法[M].1 版.北京：北京大学出版社，2000.