商标反向混淆的危害与对策

彭志强，姜 渝，陈 隽

(1.重庆理工大学知识产权学院，重庆 400054;2.重庆松龙建筑(集团)有限公司营销部，重庆 401147;3.重庆大学计划财务处，重庆 400044)

一、引言

(一)反向混淆的内涵

反向混淆是美国商标法中的概念，是20世纪70年代由美国法院通过一系列相关案例提炼而来的。它与正向混淆是相对的，两者的法理基础都是混淆。商标的正向混淆是在后商标使用者让消费者产生错误印象，以为其商品或服务来源于在先商标使用人。在正向混淆侵权中，在后商标使用者利用了在先商标使用人的商誉［1］。而商标的反向混淆是指，在后商标使用者容易使消费者不能区别相同或者近似商标下的商品，容易让消费者误认为在先商标使用者的商品来源于在后商标使用者，或者认为两者之间存在某种联系。可见，反向混淆不同于正向混淆，是一种新型的商标混淆侵权模式，并且反向混淆的侵权方式、适用的标准与正向混淆也不同。

反向混淆与正向混淆的区别在于:(1)在正向混淆中，消费者会认为在后商标使用者的商品或服务来源于在先商标使用者;(2)在反向混淆中，消费者混淆的方向恰恰是相反的，会认为在先商标使用者的商品或者服务来源于在后商标使用者。可见，在反向混淆侵权中，由于在后商标使用者的经济实力和市场地位要优于在先商标使用者，并通过一系列的宣传活动，能使消费者认为在先商标使用者的商品来源于在后商标使用者，从而造成反向混淆。

(二)反向混淆的由来

反向混淆一词最早是在1918年由美国的霍尔姆斯法官在国际社诉美联社案中随案发布的一份赞同法律意见中提到的:“在一般的商标案件，通常是被告假冒原告产品。而与此相反，导致人们误认为原告产品源于被告的行为也存在同样的罪过。只不过，后一种情形更加微妙，造成的危害也更为隐蔽。但在我看来，适用于其中一种情形的原则也同样适用于另外一种。”［2］

让反向混淆问题正式摆在美国法官面前的是1964年美国西部汽车制造商诉讼福特公司的侵权案。在该案中，原告西部汽车制造公司在其制造的拖拉机和越野车上悬挂有“野马(Mustang)”商标，并且该商标已经获得联邦注册。而在1962年福特公司使用“野马”作为其试制汽车的商标，于1964年4月开始大量生产和销售“野马”牌汽车，并投入了巨额广告费用宣传自己的商品。西部汽车制造公司在得知福特未经允许的情况下在他们的商品上悬挂自己公司的商标，要求福特公司立即停止使用该商标，但福特公司认为自己并不存在侵权，自己所生产的商品与西部汽车制造公司生产的商品并不相类似，并不存在西部公司口中的商标侵权。最终西部汽车制造公司将福特公司一纸状书告上法庭。西部汽车制造公司认为福特公司在1964年4月开始大量生产和销售“野马”牌汽车，并花费巨额广告费宣传自己的商品，引导消费者误认为西部汽车制造公司的汽车来源于福特公司，福特公司利用其强势地位和经济实力强行取得了“野马”商标的实际控制权。美国联邦第七巡回法院受理此案并判决“原告并不拥有强势商标，因而无侵权可言”。此判决一出在美国立即引起了强烈的反响，并有学者评论道:福特公司在明知西部汽车制造公司拥有“野马(Mustang)”商标的情况下，仍旧强行使用“野马”商标，其“过错在先”是显而易见的，但由于原被告双方的经济实力和市场地位等方面的悬殊，侵权的后果与一般的商标侵权具有差异，即没有形成正向混淆，而是形成了反向混淆，被告的一系列广告宣传使消费者误以为原告的商品来源于被告，而法院的判决无异于在鼓励弱肉强食，以大欺小。

而1977年的“BigO”案，则促使法院对反向混淆及其侵权方式做出了认定，奠定了反向混淆做为商标侵权案件的法律基础［3］。在该案中，双方当事人“BigO”与“固特异”都从事轮胎的生产和销售业务。1974年2月开始，原告“BigO”就在轮胎产品上使用“BIG FOOT”商标，同年7月被告“固特异”也在其生产的同类商品上使用该商标。其间，被告曾派代表与原告洽谈该商标转让事宜，但遭到原告拒绝。但被告不顾原告的反对，仍旧继续在其轮胎销售和广告宣传中大量频繁地使用“BIG FOOT”商标，截至1975年8月31日，被告在大规模的广告战中投入了近千万美元的资金。在本案的诉讼中，双方争论的焦点就在于，当原告既未主张也没有任何证据表明，被告企图利用原告商誉或者将其产品假冒为原告产品时，原告是否有权提起商标侵权之诉。美国联邦第十巡回法院认定，证人在看过固特异公司的广告片后，误以为原告销售的轮胎源于固特异公司，可见，被告的行为造成了消费者的反向混淆，应予禁止［4］。

部分参与此类诉讼案件的法官的观点基本一致，即放任反向混淆无异于向市场竞争主体昭示，大型企业可以名正言顺地侵占中小微企业的在先商标，凭借其强大的经济实力，通过系列的广告宣传活动提高其产品的市场知名度和认知度，使得消费者误认为在先商标使用的中小微企业反而是侵权者，最终将此商标据为己有。随着类似商标反向混淆案件的陆续出现，美国法院也逐渐认识到了传统商标侵权判断依据的局限性和危害性。

二、反向混淆的危害

(一)是否存在危害的争论

学术界和司法界对正向混淆的危害了解较反向混淆多一些，正向混淆中在后商标使用者占用在先商标使用者积累的商誉，侵害在先商标使用者的利益，欺骗消费者，使消费者在商品选择的过程中受到了干扰。我国商标法中并未明确规定“反向混淆”的构成要件和判定准则等，近年来学术界对此也仅有零星的论及。而在司法实践中，由于该类案件纷繁复杂，法院在处理商标侵权诉讼时不可避免地逐步触及到了利用传统商标混淆理论所不能解决的问题。因此，此类案件的陆续出现在司法界引起了一些思考，例如“反向混淆”能否作为认定商标侵权的一种依据?现行的商标混淆能否向“反向混淆”扩张等等?这一系列的疑问为商标法的研究提出了新的挑战，也带来新的机遇［5］。

反向混淆的特征与正向混淆存在差异，社会上对禁止反向混淆的正当性的呼声也并不是一致的。部分学者反对禁止反向混淆，认为:在后商标使用者不存在“搭便车”的行为，因为在先商标使用者的商标并不知名，所以不论从主观意识还是客观事实上都不存在在后商标使用者侵害了商标持有人的商誉，而且在商标持有人持有的商标不知名的情况下，在后商标使用者通过自己的一系列劳动使消费者知道了这个商标，使此商标有了一定的知名度和商誉，提升了商品和服务提供者的综合品质［6］。可见，对于反向混淆的危害存在争议也恰好说明反向混淆的危害具有极强的隐蔽性。

(二)对商标持有人造成的危害

只要存在混淆侵权，就必定会对商标持有人的权利带来危害，需要注意的是，反向混淆对商标持有人的危害相比正向混淆而言，其过程更隐蔽而其危害却更强烈。例如在美国“亚美技术案”中，美国第六上诉巡回法院就反向混淆对商标持有人的危害有一段描述:“反向混淆有着不同于传统混淆的诉求，在后商标使用者的用意不是通过占用在先使用者的商誉获利，而是用相似的商标充斥整个市场从而淹没在先使用者使得公众认为在先使用者的产品来自于在后使用者或者前者同后者有某种关联，结果导致在先使用者丧失了自主商标的价值，丧失了对于自身商誉和声望的控制，丧失了进入新市场的能力。”［7］可见，在反向混淆中，商标持有人比正向混淆中受到的危害更为严重。

(三)对消费者造成的危害

反向混淆不仅仅对商标持有人造成危害，同样也会对消费者造成危害，因为反向混淆模糊了消费者的选择，消费者应该享有区分商品和选择商品的权利，反向混淆本身就是一种扰乱市场秩序稳定的违法行为，所以最终受害的还是广大消费者。

三、iPad案之评析

(一)iPad案之概览

“iPad商标侵权案”是深圳唯冠科技有限公司起诉美国苹果公司侵犯其“iPad”商标权案件。该案件经过3次开庭，最终判定苹果侵权。2012年2月，唯冠要求在上海地区禁售iPad的听证会结束，苹果提请驳回禁售令。2012年6月，广东省高院通报，苹果支付6 000万美元一揽子解决iPad商标纠纷。本案中，有人指出，商标侵权的构成有一个必要条件就是“容易使公众对商品的来源产生误认”，但在本案中，由于苹果公司被大家所熟知，而且其iPad产品在中国的销量之火爆为众人所知，所以iPad在中国的知名度很高，而唯冠在中国却不为人所知，其iPad产品也不为很多人所知道，所以有学者认为消费者不会将苹果公司的iPad误认为是深圳唯冠生产的产品，所以不会造成混淆，也不会对深圳唯冠带来利益损失，因此认为苹果公司不构成侵权［8］。根据《商标法》第五十二条规定:“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属侵犯注册商标专用权。”根据我国知识产权界著名学者陶鑫良教授的观点，正是由于唯冠先行在中国注册“iPad”商标，苹果公司才会在中国陷入了被指侵犯唯冠商标权的窘困境地［9］。而根据《商标国际注册马德里协定》，苹果公司只有在国际上先注册，并将其商标权延伸至中国，方能在中国也享有“iPad”的商标权。

现有研究的评述从法理和市场利益权衡来看均有其道理所在，另外，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条也表达了类似的观点，但笔者认为仍有两个问题需要学界思考:(1)苹果公司的商标与深圳唯冠的商标(均为iPad)是否相同还是近似?中国人民共和国最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中的第6点规定:“在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，除构成正当合理使用的情形外，认定侵权行为时不需要考虑混淆因素。”也就是说，如果苹果公司的商标与深圳唯冠的商标被判定注册商标相同，则苹果公司是否构成商标反向混淆就不用深入分析。(2)是否存在“反向混淆”这个问题?在这个案子里，很明显反映出了反向混淆的问题，虽然消费者不会将苹果公司的iPad产品误认为是深圳唯冠的产品，但由于苹果公司强大的市场地位和其产品的市场知名度，却会使消费者将深圳唯冠的产品误认为是苹果公司的产品，从而使消费者产生了反向混淆。

(二)iPad案之评析

“反向混淆”的概念在美国的司法界和学术界被普遍接受，而在中国的商标法律法规中却并没有类似规定，因此学术界、司法界对该概念均不能普遍接受。而浙江省高级人民法院对“蓝色风暴”一案所作的判决似乎在预示着，“反向混淆”的概念对中国法院来说也是可以接受的，并且会随着类似案件的增多逐步被各界承认并重视。

据笔者所知，唯冠公司的iPad产品全名为Internet Personal Acess Device，中文名为联网器，定位于一款网络终端设备，是唯冠IFAMILY系列产品之一，这一系列产品唯冠曾投入超3 000万美金开发。2000年iPad正式对外发布，2003年唯冠开始研发新一代iPad。此外，iPad曾在欧洲和美国销售，其中因为没有拿到美国的商标，于是以OEM的形式卖给HP(惠普)公司，在墨西哥把iPad做学生电脑，在巴西给电信部门。唯冠公司的iPad产品可以说是遍布全世界，尤其在美国，虽然没有在美国注册到商标，但唯冠公司以OEM的形式卖给HP公司，通过HP公司在美国市场上销售其研发的iPad产品，所以苹果公司在明知市场上已经有了iPad这个商标的存在，依旧发布其自己的iPad产品，就已经构成了商标的侵权。但由于唯冠公司的iPad产品主要针对的是国际市场，不为国人所熟知，所以当苹果公司在中国市场上发布销售其iPad产品，使消费者错误的认为iPad就是苹果公司的商标，产生了混淆，。所以笔者个人认为苹果公司的iPad产品已经对唯冠公司构成商标的反向混淆侵权，苹果想要在中国大陆使用该商标只能通过让唯冠公司转让iPad商标或者得到唯冠公司许可等方式方能继续进行销售。

四、完善我国商标法中反向混淆的建议

我国关于反向混淆的研究立法比较缺失，但是在现实实践中却不断出现反向混淆的案件，例如“蓝色风暴”案经过两次审判，虽然法院判决蓝野公司胜诉，但是和中国发生的其他反向混淆案件一样，它的论述过程不够清晰。美国是世界上最早研究反向混淆的国家，理论体系相当完善，对我国研究反向混淆问题具有非常好的借鉴意义。本文引入的一些美国案例就是为了吸收借鉴美国的理论，促进我国对反向混淆的立法完善。

(一)确定反向混淆的侵权性

反向混淆的危害性相比于正向混淆的危害性更为隐蔽，对商标持有人以及消费者造成的危害也更大，而且反向混淆会严重扰乱市场秩序的稳定性，所以为了保护商标持有人的既有商业利益以及对商标的控制权，以及为了维护消费者自由选择商品的合法权益，更重要的是为了维护市场秩序的稳定，应该在《商标法》中修改完善反向混淆侵权的判定准则和执行措施，给企业(在先商标使用者)及消费者提供法律保护。

(二)明确反向混淆的含义

在我国现行的《商标法》中并没有对混淆的概念做出明确的定义，从“蓝色风暴”案可以看出，我国对反向混淆这一新型的侵权模式并不排斥。美国从一开始的不接受反向混淆到接受反向混淆，美国法庭也一直在拓宽反向混淆的范围。所以，我国可以参考美国有关反向混淆的法律理论和司法实践，对我国的反向混淆做出明确的定义。

(三)制定反向混淆的认定标准

我国对于如何判定反向混淆的标准还没有明确，虽然在“蓝色风暴”案中最后判定百事公司存在反向混淆侵权，但是法院对判定的论述过程不清晰。我国没有一个明确的认定标准，法院就没有可供参考的标准，所以我国亟待明确反向混淆的认定标准。我国在制定反向混淆的认定标准时可以参考美国的Polaroid八要素判定，包括:①原告商标的市场认知度;② 原、被告商标之间的相似度;③ 原、被告产品的相似度;④进入市场的可能性;⑤实际混淆的证据;⑥被告在采用原告商标时的善意(主观意图);⑦产品或服务的质量;⑧ 购买者辨别水平［1］。

(四)完善反向混淆的归责及赔偿问题

在反向混淆案件中，在确认归责问题的时候不管被告是主观意识上的侵权还是非主观意识上的侵权，事实是被告基于自己的经济实力以及社会影响，对原告的利益，商誉以及市场的开拓上都产生了不可避免的影响，所以不管是否存在主观意识上的差异，被告都应该承担起侵权的责任。在赔偿的问题上，应该根据被告对原告造成的实际危害，进行相应的赔偿。

［1］王海英.商标侵权中的反向混淆［J］.福建师范大学学报:哲学社会科学版，2008(6):47－51+57.

［2］夏朝羡.美国商标反向混淆理论与实践及对我国的借鉴［J］.中华商标，2011(1):45－47.

［3］彭学龙.商标反向混淆探微——以“‘蓝色风暴’商标侵权案”为切入点［J］.法商研究，2007(5):140－147.

［4］彭学龙，张奕峰.“蓝色风暴”考量“反向混淆”［J］.中华商标，2006(11):23－26.

［5］倪晔.iPad商标侵权案的法律猜想［N］.第一财经日报，2012－02－21.

［6］朱俊.试论商标侵权中“反向混淆”的司法判定［D］.上海:复旦大学.2009.

［7］贾虹.论商标混淆［D］.重庆:重庆大学，2011.

［8］曹清.商标反向混淆法律问题探析［J］.法制与社会，2013(6):277－278.

［9］吴立鼎.商标侵权的反向混淆及应对策略［J］.中华商标，2013(3):62－64.